益思科技法律事務所 顏雅倫律師 is-law.com 二○○四年三月二十四日

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1 益思科技法律事務所 www.is-law.com 顏雅倫律師 Ellen @ is-law.com 二○○四年三月二十四日
挖角、競業禁止 與營業祕密之保護 益思科技法律事務所 顏雅倫律師 is-law.com 二○○四年三月二十四日

2 智慧財產權之保護與管理 在知識經濟時代，攸關企業競爭力之「知識」與「智慧資本」之創新、開發與運用，有很大一部份取決於企業與其所雇用之「知識工作者」間的互動關係。 知識的累積、技術的研發與創新等無形資產的開發，若未配合良好的法律控管，企業往往不能確定、終局且無後顧之憂地享受這些無形資產所帶來的豐沛效益。為確保這些寶貴的無形資產不會被人中途劫取或竊用，一些契約上的安排以及配套的智慧財產權與營業秘密之保護與管理措施，就非常重要。

3 智慧財產權之歸屬 智慧財產權由於涉及人類精神活動的創造，因此常常會發生權利歸屬不明確的情形，尤其當研究發展經費並不是研發人員自行支付時，這時候就容易產生研發成果權利歸屬的爭議。而在知識經濟下，如果沒有事先確認知識的使用權，企業即無法安心使用特定的智慧財產，並以此發展企業的競爭力。 目前我國相關的智慧財產權法規中，不論是專利法、著作權法、營業祕密法等，均允許以契約約定專利權、著作權或營業秘密之歸屬，若契約未約定者，則 出資（聘用）關係：屬於受聘人但出資人得利用或實施 僱傭關係：受僱人在職務上所完成之創作屬於雇用人。

4 營業秘密之保護方式 於確定智慧財產權之歸屬後，應注意如何保護屬於雇用人所有之智慧財產權。
若該智慧財產權為專利權或著作權等，現行專利法與著作權法已有明確的民、刑事救濟途徑，較無爭議。 惟營業秘密的保護雖亦是整體智慧財產權保護法制的一環，但是我國目前對營業秘密的保護卻仍留有許多改善與討論的空間。再加上營業祕密一旦洩露其損害即屬不可回復，因此除了營業祕密法、公平交易法等法律救濟途徑外，實務上多更進一步透過保密約款或競業禁止的約定來保護營業祕密。

5 我國營業秘密之保護法制 營業秘密法 公平交易法
規範營業秘密保護要件、歸屬與利用、讓與及授權、營業秘密之共有、營業秘密侵害態樣、侵害之排除、損害賠償之認定、訴訟程序之特別規定等事項。 公平交易法 公平交易法第十九條第五款：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之︰……五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。」 違反之法律責任，除民事責任外，尚有行政責任與刑事責任。 公平交易法第四十一條之命停止、改正或採取必要更正措施之處分如何運用？ 公平交易法第十九條第五款與營業秘密法間之適用或競合關係？ 營業秘密法與公平交易法其他規定之互動關係？

6 我國營業秘密之保護法制 刑法 於營業秘密法不另設刑事救濟途徑，其立法意旨係將侵害營業秘密之刑事責任委由現行刑法中的竊盜、侵占、背信、詐欺、洩露工商秘密罪等規定加以規範。 刑法中關於竊盜、侵占等財產犯罪，是針對一般財產權的保護，並未對無體的財產權或利益為特別處理；而洩露工商秘密罪在構成要件上限制又相當嚴格。 刑法修正對營業秘密保護之影響 侵占營業秘密之電磁記錄不構成竊盜、侵占罪 無故取得營業秘密之電磁記錄 刑法第三百五十九條：「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。」

7 我國營業秘密之保護法制 訴訟法 營業秘密法第十四條、新修訂之民事訴訟法第一百九十五條之一（不公開審判）、第二百四十二條第三項（文書限制閱覽）、第五百三十八條（假處分）、刑事訴訟法改採交互詰問制度後的影響。 民法 侵權行為：民法第一百八十四條 債務不履行 不當得利

8 我國營業秘密之保護法制 保密協議與競業禁止約款之運用
目前我國法院實務上關於營業秘密的爭訟案例，有很大一部份都是涉及離職員工自行創業與原雇主競爭或者是投靠原雇主之競爭對手，而使原雇主起而控訴該離職員工侵害其營業秘密。此也為近年高科技產業、金融服務業甚至仲介業盛行與員工簽訂競業禁止約款的原因。 原雇主營業秘密的保護、員工選擇工作之自由以及相關判決對社會的整體外溢影響。 營業秘密法與勞動法規之互動。 競業禁止與保密條款之效力與功能，將深刻影響企業未來在保護自身營業秘密的對策選擇。

9 法院實務對營業秘密的認定 營業祕密法第二條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者： 一 非一般涉及該類資訊之人所知者。 二 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。 三 所有人已採取合理之保密措施者。」 目前法院判決實務中有關營業秘密保護要件的判斷，以所有人是否已採取合理之保密措施的判決最為豐富。 客戶名單或相關資料是否屬於營業秘密？

10 營業秘密侵害類型之分析 營業秘密法第十條： 「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。 一、以不正當方法取得營業秘密者。
二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。 三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。 四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。 五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。 前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」

11 營業秘密侵害類型之分析 我國現行實務判決上最常出現的行為類型，即是營業祕密法第十條第一項「以不正當方式取得營業祕密」，與同條第二項「知悉或因重大過失而不知其為前款之營業祕密」。而上述兩種行為類型，多半是離職員工另行創業或至原雇主競爭對手處任職所引發。 民事途徑 在營業祕密法通過之前，在民事訴訟中，營業祕密所有人最常援引的請求權基礎乃為民法第一百八十四條第一項(前段或後段)以及著作權法第八十八條第一項（侵害著作權之損害賠償責任）等規定。

12 營業秘密侵害類型之分析 營業秘密民事判決的趨勢
必須證明其所主張之營業祕密符合營業秘密法所規範的要件、有營業秘密的侵害行為、產生實質損害的結果、損害的發生與營業秘密侵害行為具有相當因果關係等。 損害賠償額計算：營業秘密法第十三條第一項 在侵害行為與損害之發生的因果關係證明上，除非事證相當明確，否則若僅有間接性的證據，例如他人取得原屬營業祕密所有人之客戶的訂單等，也不容易取得有利的認定 。法院也常會以個案所涉之產業或領域之經營風險、競爭優勢取得有眾多因素、大環境的變動或鼓勵競爭 等等理由，認為營業祕密所有人之損害與個案所涉之營業祕密侵害行為並無因果關係存在。

13 營業秘密侵害類型之分析 營業秘密侵害民事判決的趨勢
以契約諸如保密契約、僱傭契約或離職後競業禁止條款作為請求依據，營業祕密所有人亦需證明該契約乃是有效成立、有違約事實發生、產生實質損害的結果、損害的發生與違約行為具有相當因果關係等，若無法舉證仍會遭遇敗訴判決 。 違約金之約定。 實務上或許是基於保護勞工的立場，在雇主與離職員工間關於違反保密契約、僱傭契約或離職後競業禁止條款的爭議中，對於各該條款關於違約事由的文義，均傾向嚴格解釋 。

14 營業秘密侵害類型之分析 刑事判決的趨勢 涉及營業祕密侵害之刑事判決，常常必須自個案細部事實進行犯罪構成要件的涵射，此時一些相關的資訊就成為構築判決之基石，例如 被告之學識經驗 被告所擔任之職位是否確為可能接觸該係爭營業祕密及所接觸的範圍與程度 檢察官所搜查之物證多寡 被告離職或所籌設、受僱或經營之事業的成立時點與其實際參與情形 被告所涉行為之惡性程度 被告離職經過與交接過程 相關智慧財產權(包括營業祕密)之歸屬

15 營業秘密侵害類型之分析 刑事判決的趨勢 目前所蒐集之實務判決仍以無罪判決居多。
但在少數具體個案中，因為檢察官自被告處搜索所得而顯涉及營業祕密之資料物證，數量眾多、體積龐大，法官即認為顯屬於大規模、有計畫之營業祕密竊取行為 。 若被告能提出可證明其係獨立開發之研發過程資料 或提出其合法技術來源 時，將有助於法院對被告形成有利心證。

16 營業秘密侵害類型之分析 鑑定結果的重要性 從相關實務判決中，不分民、刑事，均可以發現鑑定意見常常是訴訟勝敗的關鍵原因，只要鑑定結果認定原告(營業祕密所有人)與被告所使用之技術方式與內容有不同而非僅有小部分改造(即使有部分理論、概念與基本技術相同)，或兩造所製造之產品在構造、性能上有所不同，法官多半即會依據此一結果認為無營業祕密侵害行為存在 。 但在少數的個案中，仍認為即令被告之新雇主所製造之產品的原理、結構功效及特徵相同，但是此或許是因該新雇主自行設計或其他熟悉該項產品者予以技術指導，而不能即推測有營業祕密洩露情事，或有採取所謂獨立開發之抗辯的傾向 。

17 離職後的競業禁止約款 離職後競業禁止約款的定義 離職後競業禁止約款之規範
事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭的優勢，要求特定人與其約定於離職後一定期間、區域內，不得經營、受僱或經營與其相同或類似之業務工作。 離職後競業禁止約款之規範 我國現行勞動法規並未有明文規範，委由實務個案認定。 目前法院實務一般以為，只要競業禁止的約定期間、內容合理，且雇主確實有保障營業秘密的必要時，這樣的競業禁止條款都是有效的，並不會違背憲法保障工作權的意旨。

18 競業禁止約款有效性審查標準 目前法院實務在審酌競業禁止約款之合理性與有效性時，多會考慮下列五大因素：
企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在 勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位。 限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇。 有無填補勞工之代償措施。 離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著違反誠信原則。

19 競業禁止約款有效性審查標準 企業或雇主有無應受保護之利益的判斷
員工於受僱期間正當累積之知識、技能與經驗 v.s. 原雇主所擁有之特殊知識及營業秘密 假若離職員工係以其本身已具有之一般性知識而受僱於新雇主 ，或離職員工習得相關技術之管道不限於原雇主，原雇主對該等相關技術並無專屬之營業秘密 ，即無違競業禁止之義務。 若競業禁止約款，係依不同層級之人而有不同之約定，並非所有職員均須簽訂，即難認該競業禁止之約定係適用公司所有人員之定型化契約，而有違反誠信原則之情形，亦難以此即認該競業禁止之約定無效。

20 競業禁止約款有效性審查標準 限制的合理性 行業與區域
就限制離職員工之就業對象而論，如限制之範圍係從事相同或類似之行業，對於「相同或類似之行業」以外的工作並無限制，此部分的合理性較不容易受到法院的質疑 。 多數判決是透過公司登記的所營事業項目來判決離職員工赴任的新公司是否屬禁止範圍內。 公司法修正後？ 就競業禁止限制的區域而言，在個案認定上則有相當大的差距，須視該個案公司所從事業務的性質 、該員工所從事業務的範圍等因素定之。

21 競業禁止約款有效性審查標準 限制的合理性 離職後競業禁止期間
歷年來經法院審理案例中，競業禁止條款約定之期間有三個月、六個月、一年 、二年或三年，目前較為常見且為法院所接受且認為限制尚稱合理的期限為二年以下 ，諸如三個月 、六個月 、八個月 、一年 、一年半或兩年 。但是在極少數的個案中，亦曾出現法院認為兩年以上之禁止期間為合理的情形。

22 競業禁止約款有效性審查標準 如果未有代償措施之安排或約定，該競業禁止約款是否均當然無效？
有判決以為，原雇主為競業禁止約定，雖未予離職員工特別之補償，但對價並非契約之效力要件，競業禁止之約定仍然有效，惟法院於審酌違約金時，得將其列為考慮因素 。 但亦有判決以欠缺代償措施為主要理由認為競業禁止約款無效者 。 整體而論，多數判決均僅是將欠缺代償措施一事，作為個案認定競業禁止約款是否逾越合理範圍而無效的因素之一。

23 競業禁止約款有效性審查標準 離職員工競業行為之背信性
已有判決明確指出，「顯著背信性」之標準，應係在個案中先行肯認競業禁止之約定為有效後，根據個案勞工之競業行為是否具有顯著背信性而為斟酌，並非審認競業禁止約定是否無效之前提 。 然就法院實務判決的趨勢觀察可知，若該離職員工之競業行為確實具有顯著的背信性或顯然違反誠信原則，則法院均傾向形成該離職員工應受競業禁止約款拘束的心證。

24 競業禁止約款有效性審查標準 離職員工之離職理由是否會影響競業禁止約款之效力？
如員工之離職原因係不可歸責於原雇主(特別是可歸責於該離職員工或該員工自願離職時)，此較無爭議，法院實務一般均以為競業禁止約款之效力並不因此受影響，員工仍受合理之競業禁止約款的拘束。 惟若員工之離職原因係可歸責於雇主者，態度則較為分歧。 有判決以為此與離職員工是否應受競業禁止約款之拘束無關 。 但亦有判決以為，競業禁止約款中所稱之離職後，應係指可歸責於該離職員工之原因而離開職務，並不包括該離職員工遭原雇主違法解聘之情形。

25 競業禁止約款與保密約款 在競業禁止約款與營業祕密侵害的相關案例中，亦有部分的請求依據為雇主與離職員工於其在職期間所簽訂之保密契約。
原則上法院均肯認保密契約係為保障原雇主之經濟利益，未違反本國現行法令規定，且按其情節又無重大不公平之情狀，並不違反憲法保障工作權的規定，應為有效，而並未特別審酌該保密約款有無約定一定期限以及其期限的合理性問題 。 然實務上也曾有將保密約款與競業禁止約款相混淆的判決，將單純的保密條款亦認為具有競業禁止性質，並為合理性的審認 。

26 挖角應注意之法律風險 挖角者：應事先調查擬挖角之員工與原雇主間曾簽訂之聘僱合約之內容，並認定其是否曾簽訂競業禁止約款或保密約款。
惡性挖角的追訴依據： 營業秘密第十條第一項第二款 公平交易法第十九條第五款 公平交易法第十九條第三款：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：…..三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭之交易相對人與自己交易之行為。」 國巨 v.s. 華新科