智財商業手段簡介 專利授權與讓與之定義與個案探討 專利訴訟之定義與個案探討 專利拍賣之定義與企業併購之專利戰略 專利授權公司之定義與個案探討

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2 智財商業手段簡介 專利授權與讓與之定義與個案探討 專利訴訟之定義與個案探討 專利拍賣之定義與企業併購之專利戰略 專利授權公司之定義與個案探討
Chapter 2 智財商業手段簡介 專利授權與讓與之定義與個案探討 專利訴訟之定義與個案探討 專利拍賣之定義與企業併購之專利戰略 專利授權公司之定義與個案探討 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

3 章首個案 1/3 問題 專利流氓(Patent troll)是指自身並未從事產品製造但卻擁有相關專利，並藉由訴訟獲取侵權損害賠償金，或是透過專利授權取得權利金之企業。 專利流氓亦被稱為Non-Practicing Entities (NPE)。 NPE其核心業務是專門蒐購專利並對從事產品製造或銷售為主的企業提出授權請求或侵權控訴以獲取利益。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

4 章首個案 2/3 若從商業角度來看，NPE是將無形資產如智慧財產、專利轉換成現金利益。
從成本效益論，不論是原告或被告，進行一場美國專利訴訟費一年要100萬到150萬美金。 若提訴之前，聲稱我方侵害該NPE的專利，並要求支付每個專利10萬美金之權利金，此時企業該選擇進行和解或訴訟？ 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

5 章首個案 3/3 結語 制定面對NPE的攻防策略 正視不同專利訴訟風險並進行分類，包括自有產品的競爭對手與專利授權公司；
除了建立專利訴訟資料庫外，也需留意相關專利權移轉資訊； 針對相關專利授權公司建立標準因應機制與程序(Standard operation procedures, SOP)； 聘請專業專利情報檢索或專利分析公司，協助企業監視可能會產生的訴訟風險，並即時因應。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

6 2.1 專利授權與讓與之定義與個案探討 1/14 專利權人可以自行利用其專利，將專利製成獨特商品，他人無法複製銷售而獲利。
2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 1/14 專利權人可以自行利用其專利，將專利製成獨特商品，他人無法複製銷售而獲利。 也可以將專利授權予他人，取得授權利益；亦可除了自行製作之外，同時授權予他人進行生產銷售。 授權內容可包括製造、販賣、進口、使用或者其中的部分商業行為，視個別的契約內容而定。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

7 2.1 專利授權與讓與之定義與個案探討 2/14 授權範圍，可為時間上的限制、地區上的限制或使用態樣的限制等，譬如：
2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 2/14 授權範圍，可為時間上的限制、地區上的限制或使用態樣的限制等，譬如： 對代理商可只授權販賣及進口；對製造商可以只授權製造或使用。 對經銷商僅授權在台灣地區販賣；對某製造商授權只能於大陸製造。 針對專利授權時，需明訂書面契約並至智慧局辦理專利權授權登記，如無登記則不得對抗第三人。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

8 專利授權的方式 「獨家授權契約」，授權人僅授權被授權人一人在授權範圍內單獨享有行使專利權的權利與地位。
「非獨家授權契約」，授權人就相同授權範圍仍保留再授權他人行使的權利。 「限制授權期間」，授權人可限制授權期間，也可以將授權期間約定至專利權期間屆滿為止。 「限制授權區域」，授權人可在授權契約中限制授權區域，譬如授權只能在台灣使用專利權內容。 「授權專利權中的部分內容」如授權某工廠製造，但不能販賣。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

9 專利授權的優點有 1/2 使專利成為實際財富：對授權人而言，獲得權利金是授權的目的。
擴大專利的使用：除了權利金的收取外，授權給他人也同時有擴大市場版圖的功能。 降低生產成本：透過與低度開發國家或開發中國家的合作可以充分運用當地廉價的勞工及物資資源以降低生產成本。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

10 專利授權的優點有 2/2 獲取衍生技術：就技術發展的角度而言，若採取回饋授權(Grant-back license)，授權人更可因此獲取改良技術而節省自己研發獲得成本。 擴展應用範圍：就技術應用範圍而言，授權給不同技術應用範圍的廠商，可使該技術應用於新的領域，從而加速了研發成本的回收。 打破貿易障礙：以國際貿易角度而言，目前尚有多數未開發或開發中國家仍存在保護本身企業的貿易障礙存在。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

11 專利授權缺點 如果市場沒有擴增時，將專利授權出去將會造成強烈競爭性；造成利潤空間的壓縮。
評估專利授權對象的適當與否，將直接影響到專利使用的廣泛程度，並將專利價值有效發揮。 在選擇授權對象的考慮因素應包括具備創造與推展市場的能力與具有製造、銷售的能力。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

12 專利權的讓與(Patent assignment) 1/2
係指專利權人將其專利權全部移轉讓與他人，原權利人即喪失其權利，而由受讓人取得專利權人的地位。 專利權讓與需訂定書面的讓與契約，並至智慧局辦理專利權移轉登記及換發專利證書。 進行專利權讓與時，宜在專業律師的協助完成相關契約簽定等手續。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

13 專利權的讓與(Patent assignment) 2/2
從專利價值的策略而言，專利權人可在商品化之前先將專利權讓與（賣斷）他人，如此一來專利權人不須再投入成本實現專利權之內容成為市場販售之商品。 可馬上獲得利潤，其投入的研發成本可先行得到回收，且不必負擔商品化失敗的風險。 但其缺點是對於確具有龐大市場價值的專利而言，一開始就賣斷會使專利權人之獲利空間變得有限。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

14 2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 10/14 全球最大汽車及工業用玻璃製造廠商Guardian Industries Corp.，在2001年併購 Optical Imaging Systems公司時，取得該公司先進液晶延遲膜技術的智慧財產權。 2003年Guardian在美國控告Sharp、Sanyo、Tottori、Misubishi、NEC、Samsung等廠商專利侵害，2004年這些被告公司都以和解並支付專利授權金妥協。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

15 2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 11/14 2005年3月Guardian更將奇美電子(CMO)以及瀚宇彩晶(Hannstar Display)列入被告名單中。 2005年5月奇美電子與Guardian宣布雙方簽署液晶顯示器(LCD)所使用的延遲膜(Retarda-tion film)技術專利授權協定，該項協定換取Guardian撤回對奇美電的告訴。 奇美電子取得Honeywell可提高液晶顯示器產品影像亮度與降低干擾的專利技術。 奇美電子透過與領先公司進行技術授權，取得進入產業鏈的商機。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

16 2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 12/14 2005年台灣積體電路製造股份有限公司(TSMC)宣布和美商伊士曼柯達(Eastman Kodak)簽訂技術專利授權合約，進行新世代高階互補金屬氧化半導體影像感測器 (CMOS Image Sensor, CIS) 的製造。 技術專利授權，可以確保所有台積電CIS客戶在進行新一世代CIS晶片設計、製造時，擁有最具競爭力的平台。以因應數位相機及照相手機等消費型產品的市場快速成長。 進一步強化台積電於CIS Wafer製造領域的領導地位，確保其CIS製造的全球最大佔有率。 此Case對應投影片2-11所述之授權對象的選擇 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

17 2.1 專利授權與讓與之定義與個案探討 13/14 我國面板廠友達光電在2005年曾經取得IBM約170件TFT-LCD美國專利。
2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 13/14 我國面板廠友達光電在2005年曾經取得IBM約170件TFT-LCD美國專利。 透過專利讓與取得IBM的重要基礎專利，是台灣首次「永久」取得數量龐大的TFT-LCD相關專利，大幅提昇友達在平面顯示器產業專利權戰略優勢。 IBM除了讓與170件美國專利外，並包括此170件美國專利於日本、韓國、台灣與其他地區的對應專利，也就是說IBM幾乎將所擁有的TFT-LCD專利全部出售，並宣布完全退出TFT- LCD產業。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

18 2.1 專利授權與讓與之定義與個案探討 14/14 專利讓與的代價
2.1　專利授權與讓與之定義與個案探討 14/14 專利讓與的代價 以友達與IBM的成交金額為新台幣12億計算，並且估計之實際讓與專利數目約為250件（包括170件的專利家族）計算，平均一件專利售價為480萬。 若比較工研院進行OLED專屬授權每件專利的價格平均每件專利專屬授權價格為200萬新台幣。 LG曾經花費2000萬歐元購買某關鍵專利，該關鍵專利幾乎會讓所有競爭廠商遭遇侵權。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

19 2.2　專利訴訟之定義與個案探討 1/9 專利是國家所賦予專利權人一個合法壟斷的權利。若未經專利權人的授權或符合法律的規定而實施專利內容時，即侵犯專利權人的專屬權利。 若雙方無法達成授權協議或和解，即可能導致專利訴訟(Patent litigation)的發生。 當判定被告屬於惡意侵權後，原告可依照損失的三倍要求被告賠償外，被告還必須支付原告所花費的律師費。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

20 美國專利侵權訴訟主要程序 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

21 2.2　專利訴訟之定義與個案探討 3/9 當侵權爭議發生時，除了主要的訴訟程序外，還可以申請禁制令(Injunction)，可快速阻止侵權行為發生更嚴重的損失後果。 若要禁制令發布，原告則需提交擔保金，其目的在於：(1)足以補償被告可能發生的損害賠償。(2)實際金額由法院決定。(3)要求以現金作為擔保。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

22 訴訟損害 包括五點 其一為實際損害（侵權者因侵權行為所獲得之利益是計算的合理依據）。
其二為合理的權利金（權利金的被要求給付，需要對相同技術予以授權）。 其三為侵權者的淨利（侵權者的總銷售額×每件產品的預估利潤）。 其四為法院會考慮其他意見判定損害範圍。 其五為有沒有故意或懲罰性的損害。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

23 專利侵權訴訟的原告策略 確保侵權證據的安全。 確認專利的合法性，並檢視各國專利。 寄送警告信函，特別是發生在專利權登記前發生的侵權事件。
救濟方式選擇，包括民事訴訟、刑事處分與確認專利範圍的審判。 挑選對自己有利的法庭。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

24 專利訴訟的被告方策略 「無侵權主張」，被告否認侵權，也就是主張侵權物不落入系爭專利之全要件原則。提出被控侵權之產品或程序未落入申請專利範圍的證明。 「專利無效性主張」，提出專利無效判決。讓被告證明先前技術的使用，舉發系爭專利的無效性。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

25 美國專利侵權訴訟策略 USPTO再審查(Reexamination)，要求申請人具體指明請求再審查的每一個專利權項，並詳細解釋引用的先前技術資料（專利前案或公開文獻）與每一個專利權項的相關性以及適用性。 美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)第337條款調查程序，要求申請人具體指明進口產品侵害美國本土產業之專利或商標權利。 我國廠商常因337條款，以致出口之貨品在美國被擋關無法交貨，使得產品無法進入美國市場。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

26 友達CASE 反壟斷訴訟，私人和政府反壟斷涉及訂立限制競爭的協議、水平聯合操控價格Cartel、壟斷行為、謀求壟斷的行為、不當排他性的交易和搭售行為、捆綁專利、專利持有人拒絕交易及技術標準設定等。 反壟斷訴訟程序複雜，可能會持續幾年才能判決，該程序沒有具體時限，往往需要雙方進行長達數年的反覆舉證。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

27 億光更一審勝訴日亞化 本案始於2005年4月25日日亞化(Nichia)控告億光(Everlight)侵犯了其中華民國新式樣專利，爭議產品主要應用在手機等行動設備，作為液晶螢幕背光源的LED產品。 2009年7月29日板橋地院作出一審判決：億光LED產品侵犯日亞化的專利，且億光需付出新台幣8,000萬元的損害賠償，億光不服繼續上訴。 台灣智慧財產法院於2010年7月22日判決億光更一審勝訴，億光將不用賠償日亞化高達新台幣8,000萬元的損害賠償。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

28 2.3　專利拍賣與企業併購之專利戰略 1/4 專利拍賣是把專利技術通過市場競價交易的方式來實現專利權的轉移，改變了過去一對一的轉讓方式，具有覆蓋面廣、公平競價、合理出售等特點。 在2011年史上最大規模專利拍賣，加拿大北電網路(Nortel Networks)破產後進行其專利競標拍賣。 拍賣結果的最後贏家是蘋果、微軟、RIM等六家組成的聯盟團隊（擊敗Google與英特爾），以45億美元搶下北電標售的6,000餘項專利資產。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

29 2.3　專利拍賣與企業併購之專利戰略 2/4 先前微軟宣稱已持有北電專利在全球的「使用權」，就專利權運用策略而言，有使用權僅能自保，無法拿來作為攻擊的要件。 隨著行動通訊時代來臨，以個人裝置（PC或手機）起家的後進大廠，若要搶入4G行動通訊市場，的確需要擁有專利當做智財保護攻防的基礎。 若能擁有相關性專利，才能避免營收被嗜血的專利訴訟所侵蝕。 蘋果同意支付 5 億歐元及每支手機支付 4 歐元權利金給諾基亞(Nokia)解決專利爭議，即是一個明證。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

30 2.3 專利拍賣與企業併購之專利戰略 3/4 企業有時採取併購之擴張方式會比自內部逐漸擴張之方式更加省時快速，更能在第一時間掌握市場的脈動。
2.3　專利拍賣與企業併購之專利戰略 3/4 企業有時採取併購之擴張方式會比自內部逐漸擴張之方式更加省時快速，更能在第一時間掌握市場的脈動。 Google競標失利後持續在企業併購、專利智財擴充上尋求機會。 它於2011年8月15日宣布以125億美元收購摩托羅拉移動(Motorola Mobility)，藉由該收購案強化Android手機陣營的專利攻防實力。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

31 智慧型手機專利戰爭 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

32 2.4　專利授權公司之定義與個案探討 1/4 專利授權公司組織(Non-Practicing Entities, NPE)不進行生產製造或產品銷售，而是經由獨立研發或專利轉讓取得專利權，並以授權談判及專利訴訟為主要手段，向從事生產或製造公司收取權利金或賠償金為其營利目標。 NPE在美國的專利訴訟集中在資通訊(ICT)產業，依訴訟案件統計，半導體業有690件居冠，依序為軟體應用業、通訊設備業。 NPE基於低投資高獲利的考量，常瞄準對大公司進行侵權訴訟或權力主張。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

33 2.4 專利授權公司之定義與個案探討 2/4 面對來勢洶洶的NPE，該如何因應呢？ 法則一：在產品開發之前做好專利檢索，避開可能之爭議。
2.4　專利授權公司之定義與個案探討 2/4 面對來勢洶洶的NPE，該如何因應呢？ 法則一：在產品開發之前做好專利檢索，避開可能之爭議。 法則二：建立專利地圖，加強公司內部的專利權管理與品質數量上的提升。 法則三：專利法務人員需與研發工程師密切合作，確保具有競爭力的產品能在早期就取得主要市場的專利權。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

34 2.4　專利授權公司之定義與個案探討 3/4 Rambus是一家高速晶片設計的公司，也是以技術授權為主的NPE，在2009年1.13億美元的營收中就有96%來自技術授權。 三星與Rambus專利爭議於2010年1月19日達成和解，根據和解協議，三星初期須先支付2億美元給Rambus。 且未來五年期間按季支付大約2,500萬美元，同時購入2億美元的Rambus股票，總計金額價值約9億美元。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介

35 2.4　專利授權公司之定義與個案探討 4/4 另一戰績為2008年11月4日Rambus指控NVIDIA的產品侵害該公司9項專利，並向美國國際貿易委員會(ITC)申請調查。 最後此案於2010年7月26日ITC作出判決通知，ITC發出有限禁制令(LEO)，禁止侵權產品進口，同時也發出暫停及停止銷售禁止令。 禁止先前已進口至美國的侵權產品在美販售；但前提是必須繳交進口總額2.65%的金額作為保證金。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 02 智財商業手段簡介