涉及A26.4审查意见案例探讨 于秀兰 IBM中国知识产权法律部 2011年7月8日 Prepared by IBM Attorney

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1 涉及A26.4审查意见案例探讨 于秀兰 IBM中国知识产权法律部 2011年7月8日 Prepared by IBM Attorney
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2 目录 涉及A26.4的得不到说明书支持的案例分析 案例要讨论的问题 案例介绍 收到的A26.4通知书及答复探讨
相关规定 可以合并的涉及A26.4的多次通知书 可以通过电话会晤避免的通知书 可以合并的涉及A26.4和A22的通知书 涉及A26.4的通知书可以合并的案子-来自IBM公司内部调查情况 对专利局的建议 Prepared by IBM Attorney

3 独权要求保护分支情况的一个分支，审查员认为另一分支应该补充到独权中
案例要讨论的问题 独权要求保护分支情况的一个分支，审查员认为另一分支应该补充到独权中 审查时，审查员既可以发R20.2缺少必要技术特征，也可以发A26.4得不到说明书的支持； A26.4得不到说明书支持的审查意见答复方式探讨； 分支情况撰写时如何避免收到A26.4得不到说明书支持的审查意见。 答复： 如果审查员认为某个特征应该补充到独立权利要求中，审查员既可以发A26.4得不到说明书的支持，也可以发R20.2缺少必要技术特征，针对R20.2的审查意见，可以通过证明不包括该特征也能实现本发明的发明目的来争辩；针对A26.4的审查意见，则还需要正面答复概括合理。 Prepared by IBM Attorney

4 案例介绍（1） 申请号：200810166371.1 讨论的权利要求： 2. 根据权利要求1的方法，还包括：
1. 一种在数据处理系统中的用于动态地平衡与所述数据处理系统相连的多个端点之间的数据处理系统前端总线带宽的方法，所述方法包括： 设置在预定时间段内可以发生的错误数的阈值； 判定给定端点是否超过所述阈值； 响应于所述给定端点超过所述阈值，判定所述前端总线是否以其最大数据速率运行；以及 如果所述前端总线未以其最大数据速率运行，则增大所述给定端点的一个或多个数据速率设置。 2. 根据权利要求1的方法，还包括： 如果所述前端总线以其最大数据速率运行，查询所有端点以确定哪些端点处于活动状态。 3. 根据权利要求2的方法，还包括： 响应于存在至少一个活动端点，判定任何活动端点是否具有低于所述给定端点的优先级。 4. 根据权利要求3的方法，还包括 如果所述前端总线以其最大数据速率运行，则降低至少一个优先级低于所述给定端点的活动端点的一个或多个数据速率设置。 5. 根据权利要求4的方法，还包括： 增大所述给定端点的一个或多个数据速率设置。 PCI前端总线的带宽为4GB,连接多个通信端点,长时间连续传输大量数据期间，端点可能会遇到问题，这种情况会被认为错误，如果错误经常发生，就可以动态平衡带宽，就增大该端点速率 显然，权1和权4及5是一个判断语句的两个分支，本发明独立权利要求的技术方案要求保护分支中的一个 Prepared by IBM Attorney

5 案例介绍（2） 条件 第二实施例（A+B3） 第一实施例（A+B2) 非最大数据速率运行 最大数据速率运行 技术特征A 技术特征B1 权4
说明书中 技术特征B2 技术特征B3 权4+权5 权1 会以动画方式演示 Prepared by IBM Attorney

6 二通涉及A26.4的审查意见 二通审查意见要点 权1概括了一个较宽的保护范围，其概括了“如果所述前端总线以其最大数据速率运行，执行任意操作”的实现方式； 但是在说明书中给出的实施例中仅给出了对应于A+B2的实施方式以及A+B3的实施方式； 依据本申请文件记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该特征所概括的除本申请实施例之外的所有方式均能解决其技术问题，如果不采用实施例中的实现方式，则会导致所有端点最终出现障碍或者使所有端点以最大级别结束，进而不可能动态地平衡与所述数据处理系统相连的多个端点之间的数据处理系统前端总线带宽。 因此，权利要求1得不到说明书支持。 分析： 审查意见要求把独立权利要求的保护范围限定在包括技术特征（A+B2+B3）的技术方案 对于上述审查员的评述， 认为权1仅仅包含了左边的分支，概括了 “如果所述前端总线以其最大数据速率运行，执行任意操作”的实现方式，我们有一些困惑，这样解释权利要求的保护范围是否合适？如果我们有一种方法，保护一种排队的方法，要解决的是人多的时候如何排队，是否一定要写人少的时候如何排队？希望下面的专家提供意见或讨论，审查员这样的审查意见是否合适？ 在我们内部，也进行了广泛的讨论，这里针对如何答复这样的审查意见提供一些参考意见。 Prepared by IBM Attorney

7 几种争辩方式（1） 从如何解释权利要求的保护范围争辩
申请人认为，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，但是权利要求中如果完全没有提到或限定的某项技术特征，则不能认为权利要求概括了针对该未提到的特征的所有实施方式。 当前权利要求1中仅限定在“前端总线未以其最大速率运行时”这种特定情况下的具体操作。因此，判断当前权利要求1能否得到说明书的支持，也必须在说明书中所公开的针对“前端总线未以其最大速率运行时”这种特定语境下的内容来判断。显然，权利要求1所限定的技术方案在说明书中有明确记载，因此可以得到说明书的支持。至于说明书中所公开的另一种情况下的实施方式——“前端总线以其最大速率运行时”，不应作为判断权利要求1是否得到说明书支持的依据，因为权利要求1中不存在任何文字上的内容试图概括该情况下的实施方案。 以下提供了若干种从不同的角度争辩的方式，这些方式中，可以采用多种争辩方式进行组合，来使争辩更有说服力，但是，并非所有的争辩都是可以组合的，只有相同前提条件的争辩是可以组合的。 如果认为审查员的评述权1概括了“如果所述前端总线以其最大数据速率运行，执行任意操作”的实现方式是不合适的，可以采用本页提供的从权利要求的范围的争辩方式来争辩 Prepared by IBM Attorney

8 从权1的技术方案可以从实施例中概括得出争辩
几种争辩方式（2） 从权1的技术方案可以从实施例中概括得出争辩 从本发明公开的实施例（A+B2）以及（A+B3）可以得到在前端总线以最大速率运行时的3种技术方案：分别包含B1，B2和B3的技术方案，通过这3种技术方案本领域技术人员可以合理概括出：如果前端总线未以最大速率运行时，执行包含A的技术方案，在前端总线以最大速率运行时，执行不影响本发明的发明目的的任何操作，都可以实现本发明的发明目的，因此，单独包含A的技术方案作为独立权利要求是从实施例中概括得出的，并且概括合理，可以得到说明书的支持。 虽然认为审查员的评述权1概括了“如果所述前端总线以其最大数据速率运行，执行任意操作”的实现方式不一定合适，但是觉得既然已经收到这样的审查意见，就顺着审查员的思路来进行争辩也不失为一种争辩方式。 Prepared by IBM Attorney

9 从权利要求的技术方案为多个实施例的合理预测争辩
几种争辩方式（3） 从权利要求的技术方案为多个实施例的合理预测争辩 从本发明公开的实施例（A+B2）以及（A+B3）可以得到在前端总线以最大速率运行时的3种技术方案：分别包含B1，B2和B3的技术方案，通过这3种技术方案本领域技术人员可以得到：单独有A的技术方案，在前端总线以非最大速率运行时可以平衡前端总线带宽；本领域技术人员还可以合理预测：即使没有B1，B2或B3，平衡前端总线带宽的技术效果依然存在，因此，单独有A的技术方案是本领域技术人员根据实施例的合理预测，是可以得到说明书的实质支持。 Prepared by IBM Attorney

10 几种争辩方式（4） 从权1的技术方案可以从实施例中得出争辩
审查指南中明确指出，实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明，技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书从分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。本发明公开了A+B2的实施例，本领域技术人员能够从该实施例中中发现A和B2是可以分开的，从而得到单独包含A的技术方案，单独包含A的技术方案与包含B2的技术方案也不矛盾，并且单独包含A的技术方案也是完整的，因此，单独包含A是可以得到说明书的支持的。 Prepared by IBM Attorney

11 几种争辩方式（5） 从独权的技术方案已经解决技术问题，达到发明目的，不缺少必要技术特征争辩
本发明所要解决的技术问题是“通过I/O集线器或交换机与CPU复合体连接的I/O抽屉内的一组PCI-Express适配器卡的总体可能带宽远远超过I/O集线器、交换机和/或前端总线的能力”，发明目的是平衡前端总线带宽，本发明中，只要某些情况下平衡，就认为已经解决了该技术问题，并非要求所有的情况下都平衡前端总线带宽。本发明中，单独包含A的技术方案已经可以实现在前端总线未以非最大速率运行时平衡带宽，因此已经可以解决该技术问题，达到发明目的。 结合要解决的技术问题和发明目的来看，其它特征可以进一步平衡前端总线带宽，是优选的实施方式，但不是必要技术特征。因此，权利要求1不缺少必要技术特征； 权利要求的技术方案已经可以解决技术问题，并且不缺少必要技术特征，因此可以得到说明书支持。 Prepared by IBM Attorney

12 几种争辩方式（6） 从某些场景不需要另一分支的技术方案争辩
在某些场景下，只存在前端总线未以其最大速率运行得情况，例如，与前端总线相连的端点的个数有限，并且每个端点即使都采用规定的最大速率，总体的带宽需求也小于总线带宽，因此，前端总线带宽一直未以其最大速率运行。在这样的场景下，当某一端点经常出现错误，只需要单独包含A的技术方案，不需要前端总线的带宽以其最大速率运行时平衡带宽的技术方案。因此，不应该将该分支的技术方案加入到独立权利要求中，限制本发明的保护范围。 Prepared by IBM Attorney

13 几种争辩方式（7） 从审查员的错误推论争辩 当前端总线以其最大速率运行时，不采取实施例中的实现方式，因为不会进一步增大端点的速率，不会导致所有端点最终出现障碍或者使所有端点以最大级别结束，因此，不会出现审查意见指出的不可能动态地平衡与所述数据处理系统相连的多个端点之间的数据处理系统前端总线带宽的问题。 Prepared by IBM Attorney

14 从独权的技术方案可以从实施例中概括得出争辩 从权利要求的技术方案为多个实施例的合理预测争辩 从独权的技术方案可以从实施例中得出争辩
几种争辩方式-总结 从如何解释权利要求的保护范围争辩 从独权的技术方案可以从实施例中概括得出争辩 从权利要求的技术方案为多个实施例的合理预测争辩 从独权的技术方案可以从实施例中得出争辩 从独权已经解决技术问题，达到发明目的，不缺少必要技术特征争辩 从某些场景不需要另一分支的技术方案争辩 从审查员的错误推论争辩 Prepared by IBM Attorney

15 撰写中如何避免A26.4的审查意见 对于要解决的技术问题和发明目的的提出要慎重，不要使得审查员认为仅独立权利要求的技术方案不能解决该技术问题，不能达到发明目的； 权利要求和说明书的撰写都要尽量减少分支判断的情况，如果某一分支为本发明的发明点，则将该分支作为单独的实施例； 不仅仅权利要求要设定保护层次，说明书本身也需要按照一定的层次撰写，不推荐只写了一种最优的实施例，而权利要求书全部是从该实施例概括出来的写法，独立权利要求的实施例不要和从属权利要求的实施例交织在一起； 提供足够多的实施例，并且多个实施例要反映不同的情况，这样才容易概括更宽的保护范围； 对于从属权利要求的实施方式，要避免使用敏感的描述，使得审查员觉得仅独立权利要求的技术特征还不足以实现发明目的。 Prepared by IBM Attorney

16 目录 涉及A26.4的得不到说明书支持的案例分析 案例要讨论的问题 案例介绍 收到的R20.2通知书及答复探讨
相关规定 可以合并的涉及A26.4的多次通知书 可以通过电话会晤避免的通知书 可以合并的涉及A26.4和A22的通知书 涉及A26.4的通知书可以合并的案子-来自IBM公司内部调查情况 对专利局的建议 Prepared by IBM Attorney

17 相关规定（1） 审查指南第二部分第八章第2.2节 (3)程序节约原则
在对发明专利申请进行实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之，审查员要设法尽早地结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。 Prepared by IBM Attorney

18 相关规定（2） 审查指南第二部分第八章4.7.1 一般情况下，在确定申请的主题不属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形，符合专利法第二条第二款的规定，具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性，且说明书充分公开了请求保护的主题后，应当对权利要求书进行下述审查。 (1)按照本部分第三章和第四章的规定审查独立权利要求是否具备新颖性和创造性。……如果经审查认为独立权利要求具备新颖性和创造性，或者虽然独立权利要求不具备新颖性或创造性，但是从属权利要求具备新颖性和创造性，则该申请有被授予专利权的前景，审查员应当遵循程序节约的原则，对权利要求书进行下述第(2)至第(7) 项的审查。 (2)审查权利要求书中的全部权利要求是否得到说明书(及其附图) 的支持，以及是否清楚、简要地限定要求专利保护的范围。…… 需要说明的是，对于某些申请，由于存在例如权利要求不清楚等问题，而导致审查员无法先审查该申请权利要求的新颖性和创造性，则应当先就这些问题进行审查。同时审查员也可以根据对说明书的理解，就说明书中的技术方案给出有关新颖性或创造性的审查意见，供申请人参考。 Prepared by IBM Attorney

19 可以合并的涉及A26.4的多次通知书——案例1 权利要求1、6、8不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。
申请号： 法律状态：实审中，未授权，已发三通及三通后一次电话会晤 一通：创造性。 二通： 权利要求1、6、8不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。 二通答复：根据审查意见进行了修改。 三通：权利要求5、以及权利要求6的与二通不同的地方（并且不是因为修改造成的）以及权利要求7不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。 Prepared by IBM Attorney

20 可以合并的涉及A26.4的多次通知书——案例1 权利要求6： 根据权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：
如果检测到差错，则向所述最终用户回送一个包含了特定于易出错实例的参数以及分别的预期参数的请求，以及一个指示所述最终用户输入所述特定于易出错实例参数的正确值的提示。 二通中与权利要求6相关的审查意见为 权利要求6中首次出现了“最终用户”，因而“所述最终用户”引用无基础，未能清楚地限定出权利要求的保护范围。 权利要求6中的“分别的预期参数”，其中“分别的”不能确定相对于那些主体是分别的，从而使得所在的语句不通顺，含义不明确。 三通中与权利要求6相关的审查意见为 权利要求6-7中均出现了“如果检测到差错”，却未能明确在哪个步骤检测到差错，以及该差错为何种差错，从而未能清楚地限定出权利要求的保护范围。 建议：使用一次通知书就可以代替二通和三通，从而可以节约一次通知书 权1： 1．一种由应用服务器（19）执行以用于在将应用部件部署于网络的过程中对所述应用部件进行配置的方法，其中所述网络预备将要由远程客户端应用通过网络协议访问， 其中应用服务器对多个应用组件进行处理，其特征在于下列步骤： a）接收（710）关于所述应用部件的部署请求，其中所述请求包括对于所述应用部件的实例特定的配置参数， b）从所述请求中提取所述实例特定的配置参数， c）从可供所述应用服务器访问的数据存储对象中自动检索与所述应用部件相关联的其他配置参数， d）整合所述实例特定的配置参数以及所述其他配置参数， e）通过插入所述整合的配置参数来预备（720）数据对象， f）从数据存储对象中检索（730）当前部署在所述应用服务器中的应用实例的配置参数， g）将所述配置参数插入（740）所述数据对象中， h）调用（750）基于数据挖掘的偏差检测算法，以便传递所述数据对象， i）接收该偏差检测算法的输出， j）如果（760）至少一个与所述应用部件相关联的配置参数被标记为偏差，则向用户发布（780）指示， k）否则，创建一个应用部件实例，并且将该应用部件实例的描述以及所述应用部件实例的配置参数存储在所述数据存储对象中。 Prepared by IBM Attorney

21 可以通过电话会晤避免的通知书——案例2 申请号：200810081315.8 法律状态：实审中，已发三通，未授权
一通关于新颖性、创造性和单一性；二通关于单一性； 三通中只有与权利要求23相关的审查意见 权利要求23中的“SC-1”不是常用的科学术语，导致不能确定其为何种物质，因此该权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定 权利要求及说明书内容： 权利要求23：如权利要求22所述的方法，其中使用SC-1和水中的一个清洁所述半导体结构。 说明书原文：例如，可以使用包含H2O-NH4OH-H2O2（SC-1清洁）的第一溶液去除有机污染物和颗粒。 分析： 说明书中已经对SC-1有记载； 通过百度搜索可知：SC-1是本领域技术人员熟知的硅片清洁技术的词汇。 审查员完全可以通过电话会晤的方式与申请人沟通，从而避免该次通知书。 建议：对于简单的不确定问题，审查员可以通过电话会晤与申请人沟通，从而避免不必要的通知书。 Prepared by IBM Attorney

22 可以合并的涉及A26.4和A22的通知书——案例3 申请号： 200710126874.1 法律状态：实审中，已发三通，未授权 一通：
包括1项审查意见：权利要求4、9、11不符合专利法实施细则第20条第1款的规定（权利要求不清楚，即当前的专利法第26条第4款）。对于权利要求4和11，审查员建议将“和/”删除以克服缺陷；对于权利要求9，审查员建议将“则”删除以克服缺陷。 一通答复中，申请人按照审查员建议进行修改。 二通： 包括一项审查意见：检索到两篇对比文件，并指出权利要求1-4、8-11、15不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。 二通答复中，没有修改权利要求，只作了意见陈述。 三通：包括一项审查意见：继续坚持不具备创造性审查意见。 建议：一通中提出的A26.4问题并不影响审查员审查新颖性和创造性，一通与二通可以合并成为一次通知书。 Prepared by IBM Attorney

23 涉及A26.4的可以合并通知书的案子-来自IBM公司内部调查情况
三通 四通 五-六通 总数 百分比 案件数量 71 22 4 97  100% 可以合并的涉及A26.4的多次通知书 17 9 2 28 29% 可以通过电话会晤避免的通知书 5 1 7 7.2% 可以合并的涉及A26.4和A22的通知书 9.3% Prepared by IBM Attorney

24 对专利局的建议 专利局发一次通知书的社会成本 申请人：文件转达费用，代理费 代理公司：文件转达工作，根据申请人需要答复
专利局：通知书发放，审查员阅读 三者的内部管理、纸张、打印…… 通过相关规定，促进审查员在合适的情况下减少通知书的次数 鼓励在一次通知书中解决所有 A26.4问题 就仅涉及A26.4的简单形式问题鼓励进行电话会晤 在质检中关注审查顺序，鼓励在不影响技术方案理解的前提下，首先审查实质性问题，在具备授权前景时同时或进一步审查A26.4的问题 Prepared by IBM Attorney

25 谢谢! Prepared by IBM Attorney