益思科技法律事務所 賴文智律師 2005/11/27@南台科技大學 企業如何因應智慧財產權訴訟 益思科技法律事務所 賴文智律師 2005/11/27@南台科技大學.

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1 益思科技法律事務所 賴文智律師 2005/11/27@南台科技大學
企業如何因應智慧財產權訴訟 益思科技法律事務所 賴文智律師

2 智權訴訟的類型 內國訴訟 外國訴訟 刑事訴訟（商標、著作權的侵害；與智慧財產權相關的電腦犯罪或背信等刑事案件）
民事訴訟（專利、商標、著作權的侵害；智慧財產權侵害所衍生的違約糾紛） 行政訴訟（海關查扣、光碟條例等） 外國訴訟 依各國智慧財產權相關保護措施的訴訟程序決定，主要為民、刑事訴訟及邊境保護措施

3 智權爭訟的類型 專利訴訟 著作權爭訟 專利權侵害 專利舉發撤銷（無效） 專利授權爭議 著作權侵害 著作個別授權爭議
著作權仲介團體的集體授權爭議

4 智權爭訟的類型 商標權爭訟 營業秘密訴訟 其他 商標權侵害訴訟 網域名稱爭議處理 背信、侵害、洩露工商秘密等刑事訴訟 營業秘密侵害民事訴訟
不公平競爭 邊境保護措施

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6 主動進行智權訴訟的情形 進行智慧財產權訴訟的目的 阻礙競爭對手 停止智權侵害行為 獲取賠償 爭取合作機會
須考量手段的適法性，避免違反公平交易法 假處分、假扣押、海關扣押等程序的利用 停止智權侵害行為 獲取賠償 以刑逼民雖不當，但確實有效 爭取合作機會 透過智慧財產權訴訟強化合作談判的可能性

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8 主動進行智權訴訟的情形 評估智權訴訟的後續效應 己方之智慧財產權是否乾淨、堅強 訴訟粽串風險的承受 同業關係及客戶關係的維持
通常面臨競爭對手的智慧財產權訴訟，直覺的反應就是「反擊」，反擊可能是對於標的智慧財產權（專利、商標、著作權等）進行無效、撤銷的程序，亦可能是以其他智慧財產權另行提起訴訟 訴訟粽串風險的承受 刑事訴訟可能會有誣告的風險 無論是民、刑事都可能衍生多個訴訟 同業關係及客戶關係的維持

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11 著作爭議案件處理程序 確認是否利用他人著作 確認主張權利之人是否擁有著作權 確認利用他人著作行為是否構成合理使用 研究進行和解或被動進行訴訟
授權之權利人是否確有合法權限授權？ 員工是否因一時便利而使用來源不明著作？ 確認主張權利之人是否擁有著作權 在著作上標明姓名之人推定其有著作權 確認該作品是否為受著作權法保護之客體 確認利用他人著作行為是否構成合理使用 合理使用之抗辯均有其風險 研究進行和解或被動進行訴訟 對應負最終責任之人進行損害賠償的追索

12 著作權訴訟可能抗辯方向 原告之著作不受著作權法保護 被告之著作屬於平行創作 被告之著作利用行為屬於合理使用 被告無侵害著作權之故意
不具創作性(抄襲他人著作) 保護期間已超過(須注意加入WTO回溯保護規定) 被告之著作屬於平行創作 被告未曾接觸原告之著作(目前除特殊個案外，極難成立) 被告之著作與原告類似之點為「思想」，就「表達」而言，則完全不同 被告之著作利用行為屬於合理使用 所有著作權爭議都會涉及是否屬合理使用，但最終決定者為法院，並非律師 被告無侵害著作權之故意 刑事處罰以故意侵害為原則，應儘量避免刑事責任

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14 專利爭議案件處理程序 確認權利人所主張之權利範圍 確認是否使用或觸及他人專利？ 確認他人專利是否有得撤銷或無效之事由？
是否屬於明顯侵害的狀況？ 是否有事前進行專利迴避設計？ 確認他人專利是否有得撤銷或無效之事由？ 確認利用他人專利行為是否可能免責？ 研究發展、實驗？

15 專利爭議案件處理程序 研究因應策略： 進行和解、洽談技術授權 主動進行專利撤銷 被動進行訴訟、主動進行訴訟 訴訟成本的評估 迂迴生產、銷售
與第三人合作 取得第三人智慧財產權

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18 商標爭議案件處理程序 確認權利人所主張之權利範圍 確認是否有侵害他人商標之可能性？ 評估是否有使用他人商標例外的情形？
是否屬於明顯侵害的狀況？ 評估是否有使用他人商標例外的情形？ 評估是否應採取停止使用有爭議之商標？ 涉及刑事責任的問題 研究因應策略： 進行和解 被動進行訴訟、主動進行訴訟 訴訟風險的防免

19 營業秘密爭議案件處理程序 確認營業秘密擁有人主張之營業秘密，公司是否以合法方式取得
先前是否存在授權或其他技術合作關係 是否有僱用他人離職員工 是否有取得來源不明之技術 確認營業秘密擁有人主張之營業秘密，是否符合營業秘密法的保護要件 確認是否有可能涉及刑事責任 評估營業秘密案件訴訟可能的風險

20 智慧財產權訴訟的金錢的戰爭 訴訟前的程序 訴訟的時間成本 國外訴訟的律師成本 假扣押、假處分（定暫時狀態）
較少的擔保金，換取凍結營運資金、停止可能侵權產品生產、銷售等 訴訟的時間成本 智慧財產權訴訟由於事涉「專業」，多數情形法官並不會自行判斷 行政救濟程序與民、刑訴訟；鑑定報告 國外訴訟的律師成本 被迫赴國外訴訟時，必須考量高昂的律師成本，企業應提撥每年固定之法律預算，以正確評估產品成本

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22 企業降低智權訴訟的思考 無可避免的智權侵害時（授權難以取得或成本高昂），避免成為「出頭鳥」 善用委外機制處理敏感的智慧財產權問題
建立專利或其他智慧財產權迴避的「外觀」 增加智慧財產權訴訟取證的困難度 善用委外機制處理敏感的智慧財產權問題 不是敵人就是朋友 聯合次要敵人，打擊主要敵人 敵人也可能變成朋友 打不過，就加入他

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