－評臺北高等行政法院96年度訴更一字第00131號判決 邵瓊慧律師

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1 －評臺北高等行政法院96年度訴更一字第00131號判決 邵瓊慧律師
Adidas與將門商標之恩怨情仇 －評臺北高等行政法院96年度訴更一字第00131號判決 邵瓊慧律師

2 系爭商標圖樣，附圖1 1-1註冊第798026號商標(商品類別：025之靴鞋，圍巾，冠帽，襪子， 服飾用手套，禦寒用手套) –即本件系爭商標。 1-2註冊第581617號商標(商品類別：043之書包，手提箱袋，旅行袋，皮夾，運動用具袋)。 1-3註冊第856401號商標(商品類別：025之衣服)

3 原告相關商標之使用情形，附圖2 2-1 註冊第177410號商標(商品類別：048之靴鞋， 運動鞋，便鞋)
2-2 (註冊第186653號商標商品類別：044之運動服裝、Ｔ恤、衣服) 2-3 (註冊第682287號商標商品類別：075之鐘錶及其組件)

4 3A-2 (註冊第741627號)男鞋、女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋、涼鞋。

5 據爭商標，附圖3B 3B-3 (註冊第359277號)帽冠。 3B-4 (註冊第438897號)靴鞋。

6 本案事實 系爭商標為其62年12月1日註冊第54342號「adidas」商標之聯合商標 87年3月1日獲准註冊為註冊第798026號聯合商標
92年1月24日，參加人旅東貿易股份有限公司對系爭商標提出評定

7 92年7月1日第一次評定無效 92年11月19日經濟部撤銷第一次處分 93年4月16日第二次評定撤銷(原處分) 93年訴字第3622號判決駁回原告之訴 最高行政法院96年度判字第01214號判決廢棄第一次原審判決發回審理 臺北高等行政法院96年度訴更一字第00131號判決，再次駁回原告之訴 (本件判決)

8 判決理由一 系爭商標圖樣與據爭商標圖樣相較，二者圖樣上之圖形構圖主要均係由右至左長度遞減之三條斜線所構成，由於該圖形特殊，相當容易引起一般消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿，況商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部份為標準，由右至左長度遞減之三條斜線標誌，應屬整體形成核心印象之主要部分，異時異地以總括全體隔離各別觀察，應屬構成近似之商標

9 至於原告稱文字不同部分，認為系爭商標之「Adidas」之文字及據爭商標「將門、JUMP」之文字明顯有別，予消費者高度不同之印象，實際上商標以文字、圖形為聯合式者，可能縮版至如錢幣般大小放置於襪側、鞋舌、帽緣，參加人之商標甚至簡化中文字樣部分，有可能僅存於英文文字及圖形部分，構成主要之部分當然應以圖形為標準，原告所稱是因單純將商標文字圖形割裂分別比較之結果，自無足憑。

10 判決理由二 系爭商標與據爭商標指定使用於靴鞋、冠帽、襪子等同一或類似之商品，綜合兩造商標圖樣近似及商品類似之程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同ㄧ來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第37條第1項第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定之適用。

11 判決理由三 原告確實是世界著名廠商，但不表示原告之商標必成著名商標，而是要原告使用該相關商標。就系爭商標於國內市場之使用起於84、85年間，而非於註冊登記時業已成為著名商標。證據上顯示系爭商標之使用並非積極，原告自不仍以該廠商之其他商標之使用而成就為著名廠商，而推論所註冊之商標均為著名商標

12 判決理由四 商標法第54條時間點應以註冊公告後（87年3月1日）至評決時（93年4月16日）判斷兩商標得否併存而無混淆誤認之虞。

13 二商標於國內之使用是否得以併存而無混淆誤認之虞，其前提是原告有積極之使用系爭商標於靴鞋、圍巾、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套之類別，而使消費者得以認同，始足以保護原告之持續使用所建立之信賴利益，而有商標法第54條但書之適用，但原告就此部分顯然欠缺，無由為有利之認定。原告提出之證據均屬系爭商標註冊公告前之事項，必非現行商標法第54條但書所要審查之範圍。

14 判決理由五 至於另案（被告中台異字第911850號商標異議審定書）之註冊第 號「旅東貿易股份有限公司」商標（參照附圖3-3、3-4、3-5，扣除文字後之反向圖樣），業經參加人自請撤銷註冊在案，且因個案殊異，尚難比附援引。

15 判決評析一 本件系爭商標與據以評定之商標，是否近似之判斷： 事實上，經實際就文字及圖形於整體商標所佔面積加以測量，文字部分占整體商標之比例約為57%，故被告所稱「圖形部分佔整體圖樣之大部分」之說法，似與事實不符 系爭商標所以作為聯合商標之近似商標圖樣部分，即為具有高度識別性及知名度之「adidas」字樣，而非圖形部分，遑論原告著名廠商之名稱亦為「adidas」（本件判決即認定原告為世界知名廠商）。故系爭商標之主要部分，似應為「adidas」文字部分，而非圖形部分

16 尤其據以評定商標除圖樣部分外，尚有「將門」此一明顯之中文字樣及「JUMP」或其他明顯足資區辨之圖形設計。其中中文「將門」字樣更是參加人使用多年極具識別性之商標，台灣之消費者經常稱呼其所生產之運動鞋為「將門運動鞋」，參加人亦習於其行銷資料廣告中稱呼其商品為「將門運動鞋」，因此二者商標中既皆各含有高度識別性之英文「adidas」及中文「將門」字樣加以區別，消費者更無由產生二者商標係來自相同之來源或產製主體之誤認或聯想

17 本件判決一方面肯認原告（即adidas）之世界性知名度，而另一方面在觀察系爭商標時，卻完全否認「adidas」字樣於系爭商標中所扮演之高度識別作用。其矛盾之處，甚為顯然。所謂「識別作用」，係指消費者得藉以與他人相區別之能力。「adidas」字樣既已具備世界性知名度，消費者即非常容易識別此一文字，知悉其所表彰之商品來源。本件判決既已肯認原告（即adidas）之世界性知名度，卻在主要部分之判斷，甚至通體觀察時，完全無視於「adidas」字樣之識別作用，令人費解

18 系爭商標圖形為主要部分？ 二件商標無論縮小或放大成為何種大小，其中「文字」或「圖形」所佔之比例皆不會改變。換言之，在商標縮小時，「文字」及「圖形」皆同時縮小，不可能僅縮小「文字」部分。因此，商標大小的改變不會使「圖形」部分因此變成主要部分 「參加人之商標甚至簡化中文字樣部分，有可能僅存於英文文字及圖形部分」而認定「圖形」部分為主要部分，其推論之誤謬甚明。如原告亦經常簡化圖形部分，僅使用文字部分「adidas」，可否即以同理推論「adidas」為系爭商標之主要部分？

19 判決評析二 本件判決未具體判斷「混淆誤認之虞」之要件
「商標近似」及「商品類似」二項要素，為適用修正前商標法第37條第1項第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定，所必須具備之要件。「混淆誤認之虞」審查基準中所列其他參酌要素，則應視個案中是否存在而為斟酌。本件判決於認定二商標近似後，即想當然耳跳躍至「混淆誤認之虞」之結論，論理甚為粗糙

20 因此二者商標中既皆各含有高度識別性之英文「adidas」及中文「將門」字樣加以區別，二種字樣所指涉之商品來源或主體明確有別，消費者一見到包含有「adidas」及「將門」不同字樣之二者商標，即可藉此區別二者之不同，不易產生二者商標係來自相同之來源或產製主體之誤認或聯想

21 判決評析三 本件判決關於「商標法第54條但書」適用之疑義
商標法第54條但書所指之「違法情形已不存在」，係指二件商標於市場上「併存已久，相關消費者已不致混淆誤認」。所謂「併存已久，相關消費者已不致混淆誤認」，是指商標於市場上存在之客觀事實，在消費者心中所累積形成之印象，已足以避免混淆誤認之情形。因此，消費者主觀之印象及認知，當然是從二件商標開始併存於市場上的第一天作為時間的起點，來考量併存的時間，此為事理之當然。且併存時間越久，越能支持商標法第54條但書之適用

22 本件判決以系爭商標之註冊日為基準，認為註冊日（87年）以前之使用證據，僅作為判斷系爭商標是否應被准許註冊之用。而註冊日（87年）之後之使用證據，則僅作為判斷「違法情形是否已不存在」之用。因此排除原告所提出註冊日（87年）前之使用證據。原審法院基於此種機械式的邏輯所為之判斷，似乎不合於消費者認知二件商標之實際情形。

23 由經濟部智慧財產局商標法修正草案97年10月1日版之修正過程，可見本件判決之見解不符商標法第54條但書之精神。
只要在爭議處分作成前，當事人所提出之證據資料，皆應加以衡量斟酌，執為判斷是否具備混淆誤認之虞等要件，逕而為成立或不成立之評決，於評決過程，當然應斟酌考量公益及當事人利益等情形，且不以現行條文但書所列者限，爰刪除但書規定，以資明確

24 系爭商標係以62年12月1日註冊第54342號「adidas」商標之聯合商標申請註冊，自註冊時起（87年3月1日）至92年11月28日修法時止，均屬聯合商標而非獨立之商標存在。依據註冊時商標法，「聯合商標及防護商標之專用期間，以其正商標為準」；「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者（應予廢止）。但有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，不在此限」。換言之，系爭商標之存續期間，乃至使用證據，均與註冊第54342號「adidas」正商標密不可分，正商標或聯合商標任一商標之使用證據，應足以證明系爭商標使用之事實

25 判決評析四 本件判決關於著名廠商、著名商標與系爭商標「使用」事實之認定
商標之使用，必須從消費者之角度出發，是否達到認知其使用之程度。只要屬於行銷上的使用，即是「積極使用」，且消費者並非僅能呆板的認知標示於商品上之商標。若商標之使用方式，已足使消費者將商標與所欲行銷之商品產生一定之連結，進而產生表彰該項商品之作用，即達到商標使用之目的。若參酌商標法第57條第3項「商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣」之規定，益加證明商標之使用需參照商業習慣及消費者之認知。本件判決所指「未達積極使用」，似隱含系爭商標之使用未臻著名之意味，恐將兩者混為一談

26 按商標法第58條第1款之規定「商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」。
原告所提供部分之使用證據雖增加了「equipment」字樣，惟該字樣於整體商標中所佔之比例極小，故主要之構成部分仍為圖形及「adidas」字樣兩項主要元素。依照消費者認知商標之實際情形，在二件商標中最具有識別作用之圖形及「adidas」字樣全然相同之情形下。消費者能夠清楚分辨二者所表彰之商品來源為同一。因此，依照一般社會通念，與商標在主要部分相同，且整體外觀幾近相同之情形下，應認為是具有同一性之商標。

27 系爭商標的著名性在本案並非商標法規定評定無效法定要件之ㄧ，至多僅為審酌混淆誤認之虞時，做為消費者認知程度之參考因素而已。因此，縱使系爭商標註冊時未臻著名，亦無法當然導出混淆誤認之虞而評定無效之結論
本件判決既已認定原告Adidas AG是世界著名廠商，該著名廠商之名稱「adidas」即為系爭商標之正商標，並為系爭商標主要文字部分，三者完全一樣。有鑑於商標之著名性在於累積之使用與消費者印象，則此三者果真能涇渭分明，互不干涉？而在系爭商標之註冊時點，使消費者完全無視於「adidas」本身之知名度，反而僅專注於三條斜線之圖形部分，從而與據以評定商標產生混淆？

28 判決評析五 被告機關於商標主要圖樣相同之二處分，毫無自我拘束之必要？
被告機關於92年4月24日中台異字第G 號異議審定書，就原告就參加人之註冊第 號「」商標之異議案，作成「異議不成立」之行政處分，被告機關於該案中，認定「無致相關消費者混淆誤認」，且「相關事業或消費者自極易分辨兩造商標，而不致對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞」。然在原告二案商標圖形部分完全相同（本件判決認為之主要部分），參加人商標更增加其他識別文字「將門、JUMP」或圖形設計之情形下，竟作成全然相反之認定，而為自相矛盾之處分。

29 被告機關就前述註冊第 號商標異議案，所作成之行政處分，在未經廢棄前，仍具有包括「存續力」等行政處分之效力。此不因參加人事後自撤該商標註冊而不存在，更應就同一被告機關在後續類似案件之認定上，應受自我拘束原則，而為一致之看法。惟被告機關竟於兩次處分中作成完全相反且皆不利於原告之認定。常以「個案殊異，不能比附援引」一詞帶過。