张乃根 复旦大学 特聘教授 知识产权研究中心 主任

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1 张乃根 复旦大学 特聘教授 知识产权研究中心 主任
科技创新视野下的发明专利保护 张乃根 复旦大学 特聘教授 知识产权研究中心 主任 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

2 科技创新的关键：发明创造与专利保护 中国建设创新型国家战略：提升知识产权实力 以PCT申请量为例 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

3 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

4 发明专利保护： 以专利功能性限定权利要求为例
发明专利保护： 以专利功能性限定权利要求为例 诺基亚诉华勤案 专利诉讼 一审2013年6月上海一中院驳回诺基亚起诉 二审2014年2月上海高院驳回诺基亚上诉 再申2015年11月最高院裁决中止诉讼（2014）民申字第1492号 专利复审 第一次复审2012年5月，诺基亚专利部分无效，权利要求7等有效 第二次复审2013年11月，诺基亚专利全部无效。 行政诉讼 2014年8月、2015年6月北京高院两次判决均维持专利复审委裁决 2016年4月28日最高院再审维持原判 （2015）知行字第268号 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

5 核心问题 涉案专利权利要求7被认定功能性限定权利要求
如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备 被配置为：将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息 编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中 执行的所述数据方法的选额，将所述消息传送到支持所选择 的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被 配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议， 将所述消息传送到电信网络。 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

6 第一次专利复审与专利诉讼的冲突 该权利要求不仅在2008年7月9日国家知识产权局的授权中得 到了肯定，而且在2012年5月31日专利复审委的无效宣告决 定中得以维持。诺基亚公司以此为依据指控华勤公司有关产 品侵犯其专利的该权利要求所含技术方案。 上海一、二审判决均认为涉案专利权利要求的保护范围结合 说明书仍然不能确定，因为关于终端设备本身如何“被配置 为”（虚拟装置）的具体实施方式不明确，则该权利要求的 保护范围不能确定，被控侵权的技术方案无论技术特征如何， 均不构成侵权。 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

7 司法解释与专利审查的冲突 我国颁布实施《专利法》至今，该法本身并未明文规 定专利权利要求的法定撰写方式可否包括功能性限定。
司法解释（2009）：权利要求中的功能性特征应当根据 说明书中的具体实施方式确定保护范围。 《专利审查指南》（2001—2010）：对于权利要求中的 功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功 能的实施方式。 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

8 第二次专利复审未解决根本问题 专利复审涉案专利权利要求7被认定因相关权利要求缺乏新颖性而 导致该发明专利全部无效，不涉及司法解释的权利要求中的功能 性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围。 我国法院不能判定涉案专利是否无效，只能判定权利要求的范围 不明确。但是，这实际具有了判定专利无效的效果。 今后可能发生类似案件。即便涉案专利权利要求均被宣告无效， 如何解决专利（尤其是软件专利）限定性功能权利要求的解释方 面，司法与行政的标准不一致，仍是棘手问题。这也是我国专利 司法与行政执法所面临的重大体制性问题之一，需研究解决。 首届上海科创法治论坛2016年10月16日

9 谢谢 首届上海科创法治论坛2016年10月16日