專利之共同侵權與間接侵權責任 比較美國2014年Akamai案與我國智慧財產法院判決

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1 專利之共同侵權與間接侵權責任 比較美國2014年Akamai案與我國智慧財產法院判決
雲林科技大學科技法律所 楊智傑 副教授

2 侵害態樣 一、美國法 二、我國法 直接侵害與間接侵害。間接侵害又分「誘導侵害」、「輔助侵害」、及「以組裝為目的之製造與販賣」
侵害專利權之行為可分製造、販賣要約、販賣、使用及進口等類型。 民法185：幫助人、造意人，為共同侵權行為人

3 35 U.S.C 271 (b) 引誘侵權（induces infringement ）
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

4 輔助侵權（ contributory infringer ）
(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

5 出口受專利保護組合物之構成物 35 U.S.C. 271(f)
(f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

6 (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

7 共同侵權 法條依據 直接侵權 美國專利法271(a) 共同侵權 引誘侵權 美國專利法271(b) 輔助侵權 美國專利法271(c)

8 單一實體規則 2007年時，美國聯邦巡迴上訴法院於BMC Resources v. Paymentech, L.P案中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」（single-entity rule）。 必須其中一個參與者，控制或指示（control or direction）其他人完成其他的專利之方法步驟。 2008年聯邦上訴法院作出另一判決Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案

9 問題 在方法專利中，潛在侵權人，只需要執行前面大部分的方法步驟，然後交由下游廠商或消費者完成最後一個步驟。此時，此一「實施該方法專利」的侵權行為，乃由主要侵權人與下游廠商或消費者共同完成，但因為主要侵權人與下游廠商或消費者間，並沒有指示或控制關係，所以雙方都不會被認為構成直接侵權。

10 Akamai Technologies v.Limelight Networks案
一個關於有效傳送網頁內容（content delivery network）的方法專利，包含了數個步驟，其將客戶（內容提供者）的網頁內容元素放置在一個複製的伺服器中，通常這些被指定的內容元素。然後其將內容提供者的網頁修改，指示網頁瀏覽者從那些其他的複製伺服器中去取得網頁內容，以加快下載速度。

11 指示客戶完成最後一步驟 被告Limelight公司乃經營一個伺服器網路，並將客戶（內容提供者）的網頁部分內容元素，上傳到其伺服器中，但沒有自己修改內容提供者的網頁內容，而是指示並提供技術支援，教導這些內容提供者，如何完成其中「指定上傳內容元素」的步驟。這個步驟又稱為「標籤」(tag)步驟。因此，Limelight並沒有自己完成所有的系爭方法專利的步驟，部分步驟乃是由其客戶完成。

12 聯邦上訴法院判決 只有在1.當事人間有代理人關係（agency relationship），或2.是一個當事人對另一當事人有契約上的義務要完成其他步驟（one party is contractually obligated to the other to perform the steps），被告才要負直接侵權責任。 本案中，雖然Limelight 的契約有指示其客戶，如何標籤其希望儲存在Limelight的 CDN 的部分檔案，但是，由於該契約並沒有讓Limelight控制其客戶，故客戶的標籤行為不可歸諸於Limelight

13 上訴法院全院判決（en banc） 本案全院判決認為，在認定是否構成第271條(b)的引誘侵權上，其前提雖然要有直接侵權，但其作為前提的直接侵權，並不需要如同第271條(a)採取單一實體規則，亦即，法院認為，在判斷是否構成引誘侵權的案件中，其直接侵權並不需由單一實體完成所有方法專利的步驟

14 2014聯邦最高法院判決 方法專利就是代表一系列的步驟，而在最高法院的判例中，只有所有步驟都被執行，才會構成侵害方法專利。
同意原本聯邦巡迴上訴法院在Muniauction案的見解，亦即若方法專利的步驟不是由同一被告完成，必須剩下的步驟是由被告指示或控制下完成，而可歸諸於該單一被告。但若是沒有任何一個被告可負直接侵權責任，則不會有人要負第271條(b)的引誘侵權責

15 禁止請求權 第96條I發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。 「排除侵害」「防止侵害」不以故意過失為前提

16 請求損害賠償 96II發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。
最高法院93年度台上字第2292號判決：「其性質 為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始 能成立」

17 共同侵權行為責任 民法第185條 　　數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔不能知其中孰為加害人者，亦同。  　　造意人及幫助人，視為共同行為人。

18 臺灣侵權態樣與法條依據 法條依據 直接侵權 專利法第96條第1項 共同侵權 民法第185條第1項 幫助侵權 民法第185條第2項 造意侵權

19 共同侵權行為 共同加害行為 主觀（意思聯絡）共同加害行為 客觀行為關連共同加害行為 共同危險行為

20 最高法院92年度臺上字第1593號民事判決：「查民法第一百八十五條第一項所謂之數人共同不法侵害他人之權利，係指各行為人均曾實施加害行為，且各具備侵權行為之要件而發生同一事故者而言，是以各加害人之加害行為均須為不法，且均須有故意或過失，並與事故所生損害具有相當因果關係者始足當之；…」

21 智慧財產法院97年民專上字第20號判決指出：「我國專利法制中尚無有關『間接侵權責任』（對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任）之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任。

22 臺灣法院傾向不用間接侵權 共同侵權 間接侵權 公司及其負責人 二、沒有直接侵權就沒有引誘侵權 （一）直接侵權人欠缺故意、過失
（三）無法證明直接侵權人的存在 三、欠缺幫助故意與教唆故意 （一）欠缺幫助故意 （二）過失之教唆

23 智慧財產法院97年度民專上字第20號判決 日商武田藥廠擁有一藥品專利，乃混合X成分與Y成分之組合藥品。但X成分與Y成分均無專利。台灣一學名藥廠中國化學製藥股份有限公司，生產X成分之學名藥，在銷售藥品所附之仿單中，說明將此藥搭配Y成分一起使用，將有更好之效果。武田藥廠認為，此藥品仿單中之說明，乃教導醫生與病人合併使用X成分和Y成分，則醫生和病人將直接侵害武田藥廠之專利。而中國化學製藥公司在藥品仿單中的說明，將構成「引誘侵權」，或構成我國民法第185條之「造意侵權」。

24 智慧財產法院民事判決100年度民專訴字第69號 該判決涉及電腦軟體之物品專利（裝置），因此，被告所生產的電腦軟體本身，並不會直接侵權，而需要由消費者購買軟體後，回去安裝於電腦中，才會形成一「裝置」（物品）。因此，本案原告主張，生產電腦軟體的公司，與購買電腦軟體並安裝於電腦中的消費者，構成共同侵權。

25 智慧財產法院101年度民專上字第22號 當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入系爭631專利申請專利範圍之文義範圍內，已如前述。被上訴人既僅製造、販賣系爭產品，自無侵害系爭631 專利之行為，而上訴人就特定或不特定之消費者購買系爭產品後，確有將系爭產品安裝至電腦內使用，而將系爭產品與電腦裝置加以組合之行為並未舉證以實其說，其空言主張自非可採

26 ，是無法證明有直接侵權行為人之行為或其行為致生損害結果之發生，故被上訴人自無從與消費者成立共同侵權行為，亦無從證明被上訴人有『教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為』之造意行為，或『予行為人助力，使之易於為侵權行為』之幫助行為可言。從而，上訴人主張被上訴人有民法第185 條之共同侵權行為云云，並非可採。

27 智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決 於交付系爭產品（其本體與袋體呈分離狀）予光裕公司時，同時交與出廠證明單，依其上『碎石排水袋構造圖』左方圖式以箭頭標示可將『石頭』置於該袋體內，且以細鏈線表示可將PE管（上有網孔）導引進入袋體（含黏扣帶、夾網膠布、萬能網，且有設穿孔）之中，而使PE管可與排水袋袋體相結合；至『碎石排水袋構造圖』右方圖式則以剖視圖表示PE管與袋體相結合後，PE管由夾網膠布之穿孔穿出， PE管網孔面位於袋體內之結合狀態。是以系爭產品之使用者得據此將袋體內填設有碎石（即編號1A、1F要件），且本體與袋體結合為一體（即編號1E要件），而可對應表現系爭專利申請專利範圍第1 項編號1A、1E、1F之要件。

28 欠缺幫助故意 …被上訴人主觀上並不知悉其所製造、販賣之系爭產品係實施系爭專利申請專利範圍第1 項之主要核心技術內容（essential element ），日後如將本體與袋體結合為一體，並於袋體內填設有碎石，即可完全落入系爭專利申請專利範圍第1 項，難認有何『給予侵權行為人助力，使之易於為侵權行為』之幫助故意可言。故上訴人主張被上訴人具侵害系爭專利權之故意及過失云云，委無可取。

29 智慧財產法院99年度民專訴字第59號判決 系爭專利有8個要件，而系爭侵權產品只滿足前7個要件，被告將系爭產品賣給客戶後，並按照被告公司網頁所提供的詳細規格書操作，客戶將會完成第8個要件。由於被告所販售產品構成前7個要件，並提供詳細規格書教導客戶安裝，但客戶完成第8個要件後，客戶的使用行為會構成侵權。

30 一定有直接侵權存在 法院認為，購買被告產品而完成最後一個要件者，因為使用了整個產品，所以購買者會構成「使用」系爭專利：「...民法第185 條第2 項造意或幫助犯之成立，必以有直接侵權行為人之存在為前提。查被告縱有販賣或就TA2154、FR9758、FR9706、FP6340產品為販賣之要約，並不構成對系爭專利申請專利範圍第1 項之侵害，惟以規格書所載日期及原告可於國內公開市場取得FR9706、FP6340產品之情形可知，該等產品已於市場流通，則配合規格書一併使用，市場上顯然必有侵害系爭專利申請專利範圍第1 項之直接侵權人之存在…

31 過失亦可構成造意侵權 …民法第185 條第2 項所規定造意人，乃教唆為侵權行為之造意，其與刑法不同者，不以故意為必要，亦得有過失之教唆，倘若欠缺注意而過失之造意教唆第三人，該第三人亦因欠缺注意過失不法侵害他人之權利，則造意人之過失附合於行為人之過失，侵害他人之權利，造意人視為共同行為人，即應與實施侵權行為之人，負連帶損害賠償責任（最高法院98年度台上字第1790號判決意旨參照）。

32 …被告天鈺公司所營事業更包括研究、開發、生產、製造、銷售積體電路等，亦有其公司登記表在卷可按，而原告本即係此領域之知名廠商，擁有多項相關專利，故以被告天鈺公司及其合併前之宣鈦公司之營業規模及組織，絕對有預見或避免因侵害原告專利致損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意而侵害並使上開產品及規格書流通於市場上，致生自己或他人直接侵害系爭專利申請專利範圍第1 項之行為，顯屬專利法第84條第1 項、民法第184條第1 項之侵權行為及民法第185 條第2 項所規定之造意、幫助共同侵權行為，且應認其有未盡注意義務之過失，及亦屬可得而知他人有專利權之情形。