國立臺灣大學產學合作總中心 --自校內專利、技轉制度 說明各方當事人權益與義務之相關事項 http://ciac.ord.ntu.edu.tw 陳慧蘭 智權管理師 laniechen@ntu.edu.tw 02-3366-9952 1

內容綱要 研發處產學合作總中心介紹(http://ord.ntu.edu.tw/CIAC/index.aspx) 中心業務範圍--技術移轉．研發合作．產業服務．創新育成 服務對象﹕業界人士、教職員生 組織架構與專業人力﹕http://ord.ntu.edu.tw/CIAC/Responsibilities.aspx 各方當事人之角色、權益，與義務 臺大校內技轉制度介紹﹕ 技轉作業流程、注意事項、提案表單 臺大校內專利制度介紹﹕ 專利作業流程暨其歷史沿革、注意事項、提案表單 2

研發成果運用模式 研發成果運用模式 1.提供現有廠商先進技術 2.先進技術衍生新創事業 技轉 專利 產學 新創 專利 技轉 育成

產學合作總中心組織架構 研究發展處 臺大產學合作總中心 計 畫 服 務 組 產學合作總中心主任 兼任顧問 創業育成中心 智權管理小組 技術移轉小組 產學企劃小組 4

產學合作總中心之業務範圍 專利申請事宜 技術移轉與授權事宜 產學合作之雙方媒合、廠商遴選，及合約研議事宜 建教合作計畫智慧財產權歸屬與權益收入分配事宜 知識服務媒合(檢測) 研發成果資料建置與管理 共有三位產業經理、三位智權管理師，依領域別一同提供智權及技轉服務(醫工所﹕蘇祈烈、陳慧蘭)，另設一位法務經理 5

本校產學合作業務相關組織 校長 財務管理處 研發處 總務處 產學合作總中心 計畫業務服務組 經營管理組 募款 投資評估 投資臺大新事業 技術相關智權管理 技術推廣與授權 產學合作合約協商 產學合作媒合 新創事業輔導 建教計畫合約管理 商標權管理 濫用校名校徽處理 6

關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大校內專利制度介紹 關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大校內專利制度介紹 申請方式 一般申請（透過校方申請） 自行申請（報備） 申請時機 研發成果具申請專利之價值者 經校方程序通過後才可申請 程序中需確認的項目包含-- 1. 確認申請資格(如權利歸屬、 提案人/發明人身份、文件是否齊備等)； 2. 依事務所提供的前案檢索報告，評估是否符合專利申請要件 因故無法依循校內程序申請者 申請中國專利者 經向校方申請，未通過程序者 向校方報備後即可自行申請 讓與回校方之時機與注意事項 --有廠商要技轉授權時； --經審查後可讓與回校方； --發明人可檢具專利相關費用原 始單據，向校方申請歸墊 費用負擔 由發明人與校方共同分攤 發明人自行負擔 權利歸屬 原則上為校方 填寫表格 研究成果專利申請表 自行申請專利報備表 7

關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大校內的兩種專利提案制度介紹 關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大校內的兩種專利提案制度介紹 透過校方申請專利   自行報備申請專利 申 請 原 則 以中華民國、美國兩國為優先考量。  若欲申請其他國別(含歐盟、PCT），需請發明人依擬申請之國別/地區，提供以下三種狀況之說明文件：           (1)有廠商願意技術移轉           (2)有授權潛力             (3)市場評估良好，並經校方審查通過後才可申請。  8

關於專利之各方當事人權益與義務 --透過校方申請專利流程 關於專利之各方當事人權益與義務 --透過校方申請專利流程 提案人 / 發明人提出研究成果專利申請表 產學合作總中心檢視書面資料是否齊備，是否符合申請資格 由提案人 / 發明人進行事務所之遴選 請事務所出具前案檢索報告 依初步檢索分析評估是否申請 通過審查的案件即正式委託事務所進行專利申請事宜 提案人 / 發明人需提供申請時所需之技術面之協助，如相關實驗數據、說明書校稿、答辯等 9

關於專利之各方當事人權益與義務 --外部合作事務所遴選ISO流程 目前作法為： 提案人 / 發明人可直接指定事務所；或面試三家事務所後，再指定其中一家。 校方會提供事務所名單供發明人參考。 10

關於專利之各方當事人權益與義務 --發明人之義務與配合事項 關於專利之各方當事人權益與義務 --發明人之義務與配合事項 一般事宜 對技術內容加以保密，避免外流 於專利案之申請、審查、異議、訴願、行政訴訟及司法訴訟等法律程序中，應對其發明內容負答辯之責任 應配合專利承辦單位實施該發明之推廣應用 因抄襲等不法手段獲得專利，以致侵害他人權益時，發明人應自負一切責任 資料有變更需主動即時告知 完成專利申請前，發明人資料、技術來源、申請類型、再次公開等資料變更，請主動告知產學合作總中心 協助向資助機關申請專利費用獎補助 協助科技部STRIKE系統的資料登錄作業及確認 11

關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大的專利申請政策 關於專利之各方當事人權益與義務 --臺大的專利申請政策 2階段專利申請 先期專利(臨時案--Provisional Application)申請 + 後期專利(正式案)申請   12

關於專利之各方當事人權益與義務 --臨時專利案申請之細節暨注意事項 關於專利之各方當事人權益與義務 --臨時專利案申請之細節暨注意事項 案件的申請日：為 USPTO的收件日期! (非寄件日期，請務必注意!) 可否上網申請? 當然可以，且此方式可即時獲得申請日、申請號，適合處理急件；規費(約USD 130)採線上刷卡繳費，可核銷。本中心另已備好操作流程可供參考。 當USPTO收件之後-- 約2~3個月後，將收到USPTO寄來的紙本信件，內文約2~3頁。請仔細閱讀! 通常不需要做些甚麼，但若USPTO發現您的資料有缺漏，將會請您補件。 Provisional Application並不會被審查，請勿擔心。 UPSTO僅會在有續行申請正式案時，使Provisional Application的文件與正式案同步公開，但僅有正式案接受審查。 如果只希望申請台灣專利案-- 若此台灣專利案是經由本中心提出申請，發明人需提供Provisional Application的 (1)申請日；(2)申請號 (USPTO寄給您的信上會記載這些資訊)給本中心，我們將請事務所轉知台灣的智慧財產局。 若超過Provisional Application申請日一年，仍未申請正式案，該如何處理? 若此技術很重要，且尚未公開，則建議重新申請。 更多的細節請參見http://www.uspto.gov/patents/resources/types/provapp.jsp 113

關於專利之各方當事人權益與義務 --如何判斷專利權益是否應共有? 判斷原則： 發明人身份(依主聘單位為準) 專利權歸屬 1. 發明人皆為本校成員 本校 2. 發明人中有校外(學術機構)人士 本校或共有（需協商） 針對情況2，若不確定，提案時相關欄位可留空白，待本中心判斷（若有計畫核定清單或合約書則請附上）。 原則上需在協商文件簽約完成後才能進行專利申請，故若提案人能先填寫共有比率（先與校外發明人就技術貢獻之分配，達成共識即可），可縮短協商時間。 原則上需在專利權協商文件完成簽署後才能進行專利申請，但因往往要一段時間才能完成簽署，可能造成急件（公開已接近6個月）來不及提出申請；所以老師在提出申請表之前若能先探詢校外人士關於權利歸屬的態度--如是希望校方單獨申請，或是希望與校方共同申請（能先談好共有比率更好）--可以縮短專利權協商的時間。協商所需文件可後續由校方提供。 14

關於專利之各方當事人權益與義務 --「公開」後是否可提出專利申請？ 關於專利之各方當事人權益與義務 --「公開」後是否可提出專利申請？ 各國專利權責機關皆有類似的寬限期（新穎性優惠期）規定，讓部分在特定情況下已公開之技術內容，可提出專利申請而不喪失新穎性。 主張新穎性優惠期的期限 依中華民國專利法， (1)因研究、實驗目的；(2)因陳列於政府主辦或認可之展覽會；(3)非出於申請人本意而洩漏者，則可自事實發生之日起6個月內提出專利申請。 依美國專利法，在發表後12個月內可提出專利申請。 實際申請作業上，除了中華民國與美國之申請案外，其他國家之申請案都有較嚴苛之寬限標準。因此，建議如非必要，請勿於專利申請前發表技術，以免損及發明之新穎性。 15

關於專利之各方當事人權益與義務 --關於專利費用 關於專利之各方當事人權益與義務 --關於專利費用 依提案當時之校內規定，進行專利費用分攤 / 技轉金分配 技轉或新創之時程預估 16

關於專利之各方當事人權益與義務 --專利相關表單內容說明 關於專利之各方當事人權益與義務 --專利相關表單內容說明 研究成果專利申請表  (2015.05.06版) 先期專利申請DIY  (已建立操作模板) Provisional Cover Sheet範本 研究成果教師自行申請專利報備表   (2015.05.06版) 參與論文口試人員保密同意書 (2014.08.06版) 論文「口試」算是公開 若已採取以下手段，則「口試」可能可認為不算公開 口試會議不以網路公告 口試時關門不讓聽眾自由進出 所有參加口試會議者簽署保密合約 論文的保密措施（詳細辦法請洽圖書館） 繳交單位：NTU圖書館、國家圖書館 保密範圍：紙本論文、電子論文 17

關於專利之各方當事人權益與義務 謝謝聆聽 Q & A 18

關於技轉之各方當事人權益與義務 --臺大校內技轉制度與作業流程說明 關於技轉之各方當事人權益與義務 --臺大校內技轉制度與作業流程說明 19

關於技轉之各方當事人權益與義務 --技轉/授權的原則為何? 關於技轉之各方當事人權益與義務 --技轉/授權的原則為何? 基本原則 - 有償、非專屬授權為原則，並以國內廠商為優先授權對象 - 每個技術內容與產業特性，都不相同，因此每個技術移轉 案的條件皆有差異。 - 同一個技術於每次技轉時的條件，基於時空的差異，亦可 能有所不同。 分工進行原則 教授/發明人: 確認及定義技術移轉範圍 產學合作總中心: 向廠商提案及進行協商之窗口 20

關於技轉之各方當事人權益與義務 --技轉/授權協商條件有哪些? 關於技轉之各方當事人權益與義務 --技轉/授權協商條件有哪些? 授權金 技術本質 / 投入成本 (計畫金額) / 市場產值 / 可能授權廠商家數 / 簽約後一次支付或分期支付 衍生利益金 一次性支付 / 以銷售總額之特定百分比支付 / 最低衍生利益金 授權年限與類型 3~5 年 / 區域 / 專屬、非專屬、讓售 開發時程、產品生命週期 (生技醫藥 ≧10年) 產品上市期限 為避免廠商不積極進行商品化 發明人之諮詢指導時數 懲罰性違約金 21

關於技轉之各方當事人權益與義務 --技術移轉之收益如何分配？ 關於技轉之各方當事人權益與義務 --技術移轉之收益如何分配？ 權利金/衍生利益金 補助計畫之成果 20% 利用本校資源(無需上繳) 扣除上繳金額 know how 透過學校 申請專利 先期技轉金 以此比例分配 扣除申請成本 依發明人選擇方案(甲乙丙丁)， 或當時校內規定之比例分配* 發明人及校方各50% *依「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」相關內容辦理 22

關於技轉之各方當事人權益與義務 --技術移轉相關表單內容說明 關於技轉之各方當事人權益與義務 --技術移轉相關表單內容說明 （教授）技術移轉申請表&資料表＆利益揭露表（201505版） （廠商） 技術移轉廠商申請表&開發計畫書下載＆技術移轉利益揭露聲明書 （201603版） 技術移轉授權合約書範本（一般，三方，智權歸屬臺大）：中文版 (2015.05.08版) 97年後科技部產學合作計畫合約範本： 本校與合作機構補助合約書(2015.10.20版) 本校與合作機構先期技轉合約書(2015.10.20版) 生物材料移轉合約：中文版、英文版 保密同意書（臺大為揭露方)  223

關於技轉之各方當事人權益與義務 敬 請 指 教 Q & A 報告完畢，謝謝大家。 24 24