專利法(四) 發明專利 1

申請 （立法主義 ） 壹、先申請主義與先發明主義 一、同一發明有符合法定專利要件之二以上申請時，對其中何者賦予專利，各國從來有先申請主義與先發明主義之對立。 二、所謂先發明主義係指完成發明後，即使發明在後之人先申請專利，仍由先發明之人取得專利權。此主義之優點，在於可使發明臻於成熟，而以完全之專利申請提出，且可保護真正發明人，亦即首先發明人(first and true inventor)。自公平立場言之，自以先發明主義較為理想，但首先發明人因受優先保障而有恃無恐致不能或不願早日公開發明內容而怠於儘早提出專利申請，俟有他人提出同一發明申請專利後，再來主張其為首先發明人。此即違反專利制度之本旨。且孰為真正首先發明人，證明與判斷上亦頗困難。 2

申請 （立法主義 ） 三、先申請主義為今日幾乎所有國家所採，乃對首先申請專利公開發明之人賦予專利權。此主義之優點是專利機關判斷申請日之先後，明白易行，可減少日後有關爭議，有助於權利之安定，且鼓勵發明創作人，早日提出專利之申請並早日揭露發明創作之內容以利公益;但缺點是助長關係人之競爭意識，發明人不待徹底改良發明或充分檢討說明書，即提出申請，其後於申請程序中往往需要補正，以致引起手續之遲延，即未能將技術檢查之實驗階段，做得更臻完善，唯恐有同一發明或創作之平行發明人比自己先提出申請而無法及時取得專利權，致使首先發明人反而未能獲准專利權而受保護。為了彌補其缺點，於是設計了追加發明、國內優先權等制度。 3

申請 （立法主義 ） 四、我國係採先「申請主義」，「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」(專利§ 31Ⅰ) 4

先申請原則 (一)概念: 先申請原則，指同一發明有兩個以上申請案時，無論是於不同 日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，僅能就最先申請 者准予專利，不得授予兩個以上專利權，以排除重複專利。因 發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案 有請求實體審查為前題。 1.同一發明: 同一發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申 請案申請專利範園中所載之發明或新型相同。審查時，得參酌 說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解申請專利之發明的 內容。 5

先申請原則 2.先申請原則適用的情況: 依先申請原則，同一發明有兩個以上申請案，僅能就最先申請 者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四 種情況: (1)同一人於同日申請; (2)不同人於同日申請; (3)同一人於不同日申請; (4)不同人於不同日申請。 6

先申請原則 3.引證文件: 先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認 定原則如下: (1)應以每一請求項中所載之發明為比對範圍，並得參酌說明書、圖 式及申請時的通常知識，以理解該發明之內容。 (2)認定申請先、後的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張兩個以上優先權者，應分別以各請求項所載之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。 7

國際優先權 壹、國際優先權之意義與作用 一、又稱外國優先權或公約優先權，依巴黎公約第4條A項第1款規定:「任何人於任一同盟國家，已依法申請專利、或申請新型或新式樣、或申請商標註冊者，其本人或其權益繼受人，於法定期間內向另一同盟國申請時，得享有優先權。」所謂國際優先權是指申請人向其中一個會員國提出申請專利後，並於法定期間內就相同發明再向其他會員國提出申請時，申請人得主張該外國專利申請素之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。第一次在外國提出申請之日期稱為優先權日，得主張優先權之期限稱為優先權期限。

國內優先權制度之意義與重要性 一、採用國際優先權制度之國家，如未兼採國內優先權制度，則所有新發明，不論本國人或外國人，勢必先向外國申請第一次專利後，再向國內主張優先權，為避免此種不利，唯有在採用國際優先權制度之同時，兼採國內優先權制度。又稱本國優先權，在先申請主義下，須儘速申請，故日後可能有加以補充之必要。又因技術之複雜化，如事後加以補充，可使申請案更為完整。 二、國內優先權之主要目的，即為使申請人於提出專利申請後，可以該先申請為基礎案，再提出補充、修正或合併為新的請求標的，享受與巴黎公約優先權相同之利益，此種以補充、修正等方式提出者，於審查時常被認為變更實質而遭否准，如設有國內優先權制度，則有機會併在一個申請案中申請。 9

國內優先權與國際優先權之比較 一、目的不同 國內優先權之目的，在賦予專利申請權人，於一定期間內改良 發明;而國際優先權目的在使申請權人，多國之申請案獲得保 障，不因其於他國先為專利之申請，致後申請案喪失新穎性， 或因翻譯文件等手續之延擱，使其他申請人搶先取得專利權。 二、前後申請案內容不同 在國內優先權，後申請案中包括前申請案所無部分或須對前 申請案加以更改說明;而國際優先權則先前所為之國外申請前 案，與國內申請之後案，其內容須完全相同。 10

國內優先權與國際優先權之比較 三、前申請案申請之國家不同 在國內優先權，前後申請案須向同一國提出;反之國際優先權 則前案須先向外國申請，即向與我國相互承認優先權之國家或 世界貿易組織會員申請(專利§ 27)。 四、通用範圍不同 國內優先權只限於發明與新型，始有適用;反之，國際優先權 ，不但發明與新型，即新式樣亦無不可。 11

專利審查制度 專利之取得程序上得分先申請主義與先發明主義。就實體內容 之審查亦可分為形式審查主義與實體審查主義。台灣採先申請 註冊主義，發明專利與新式樣採實體審查主義，新型專利採形 式審查。 12 12

審查人員之重要性 壹、審查人員之重要性 審查人員應具有科技專業知識，兼具法律素養與訓練。又審查人 員之資格非常重要且非常崇高，自應以法令規定之。「專利專責 機關對於發明專利申請案之實體審查應指定專利審查人員審查之 。專利審查人員之資格，以法律定之。」(專利§ 35) 13

審查人員之迴避 貳、審查人員之迴避 一、目的 為確保審查人員之公平、公正、客觀無私，專利法亦仿法官迴 避制度，規定審查人員迴避事由。 二、專利審查人員有下列情事之一者，應自行迴避(專利§ 42) (一)本人或其配偶、前配偶，為該專利案申請人、代理人、代 理人之合夥人或與代理人有僱傭關係者。 (二)現為該專利案申請人或代理人之四親等內血親，或三親等 內姻親。 (三)本人或其配偶，就該專利案與申請人有共同權利人、共同 義務人或償還義務人之關係者。 14

審查人員之迴避 (四)現為或曾為該專利案申請人之法定代理人或家長家屬者。 (五)現為或曾為該專利案申請人之訴訟代理人或輔佐人者。 (六)現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者。 專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分。 15

審查 壹、審查制度 各國專利主管機關授與專利之方法亦有不同，可分為審查主義 ，無審查主義，早期公開、延後審查主義等。 一、審查主義 審查之內容包括程序審查，或形式審查，亦即審查申請文件是否齊備，並於文件齊備之日給與「申請日」並將申請案編號，往後至申請案正式獲准專利之前與主管機關來往之文件，概應指明此一申請案之號數以利查閱。除形式審查而外，是否擬予專利，更須進一步為，亦即須實質審查申請專利之技術內容或式樣設計，是否符合專利要件，包括新穎性，實用性，產業利用性。若為新式樣，則審查其是否為「適於美感」或「透過視覺訴求」之創作。除審查專利之積極要件而外，實質審查亦須審查消極要件，亦即無法律所排除給予專利之情事存在，始能准予專利。 16

審查 二、無審查主義 應係受天賦人權說之影響，認發明創作人之發明或創作係屬天 賦人權，政府機關不應干預。故發明創作人自認為其發明創作 而向主管機關呈請給予專利權，只要齊備申請文件，主管機關 無須為實質審查即授予專利證書。惟在專利證書上註明「政府 無保證字樣」。如就同一發明創作內容，更有他人發明創作在 先而發生爭執，則由法院解決此一衡突。 17

審查 三、早期公開、延後審查主義 乃自專利案申請後，經過一定期間，即先公開其申請內容，並 暫准受專利之保護(provisional protection)以避免他人重複 之研究。且由於科技日新月異，申請人在先公開申請內容後， 若有更新的發明，原申請案即可被取而代之，毋需作不必要之 投資。如欲為實質審查，可在一定期間內申請審查。亦即「不 申請即不審查」，以免浪費主管機關之人力物力，並可減少其 積壓公文之現象。 18

程序審查 一、程序審查 (一)專利專責機關收到專利申請文件後，應先就程序是否合法予以審查，如不合法，須通知申請人補正，然後始能進行實體審查。 (二)申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正;屆期末補正或補正仍不齊備者，依本法第17條第1項規定辦理(專利施§ 9)。即凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理(專利§ 17 I)。 19

實體審查 二、實體審查 (一)發明及新型專利申請案應審查是否符合專利要件，有無產業上利用性、新穎性及進步性及是否禁止專利之物品，即審查結果是否違背專利法第21條至第24條(另參專利§44，即含專利§ 21至§ 24，§26， § 30 I、II ' § 31 ， § 32或§ 49Ⅳ，即不予發明專利之情況，包括違反專利要件、法定不予專利之事由、 說明書之記載方式、生物材料寄存及檢送寄存證明文件之規定、先申請原則、發明單一性原則及補充、修正等規定之情況122)及第93條至第96條(另參專利§ 97)之規定。新式樣申請案應審查是否符合專利要件，有無新穎性及是否禁止專利之物品。審查結果有無違背第109條至第112條(另參專利§ 120)之規定。 20

實體審查之內容 (二)申請制度: 1.申請主體: 申請實體審查之人，本法採行任何人均可申請實體審查之立法體例(專利§ 37 I )，所以准許申請人以外之人申請審查，係因申請是否核准，如久懸不定，可能對第三人不利，而欲急速將此不安定狀態消除，俾利早日獲知審查結果，以考量是否實施該發明。惟如一律不限制資格，似不無失之過廣。所謂實體審查，是指請求專利專責機關就發明申請案進行審查，判斷該案是否合於專利法所定發明專利權之產業上利用性、新穎性及進步性之專利要件。本項所稱申請日，指同法第25條3項所稱之申請日，申請日當日也可一併提出實體審查之申請。 21

實體審查之內容 2.申請時期: 在早期公開制度下，發明專利申請案須經申請，始進行實體審 查，即「不申請就不審查」。且任何人於申請日起3年內，均可 向專利局申請實體審查(專利§ 37 I )，則在此制度下變成不按 申請次序審查，後申請亦可能先公告。 22

實體審查之內容 3.申請實體審查後不得撤回(專利§ 37 Ⅲ) : 同一人固不得撤回先前實體審查之申請，亦不得撤回他人實體 審查之申請。未於規定期限內，即自發明專利申請日起3年內申 請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回(專利§37Ⅳ)。 亦即未申請實體審查的發明申請案會被認為自始不存在，但是 因該申請案於申請日起18個月後己公開，該公開之事實使該先 申請案之內容成為先前技術。在此情形下，他人相同內容之後 申請案將會被認為不其新穎性而予以核駁，對後申請人權益似 有照顧欠週之嫌。 23

審查程序 一、先程序後實體 二、實體審查（48、49條） 三、審定書 申請案經審查後，應做成審定書送達申請人。不予專利者，審 定書應備具理由。審查人員也應具名。 四、專利公告 經公告者任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書 、圖式及全部檔案。 五、再審查 不予專利之審定者有不服者，應於送達60日內備具理由申請再審查。 24

案例 甲申請發明專利欲取得技術市場之獨佔地位，其為防止他人仿 用，故於申請書上對於關鍵之技術內容均語焉不詳或有意不揭 露，試問審查人員應如何處理？ 25

案例解析 專利法規定專利說明書未能達到充分揭露之要求，除不得授予 專利外，縱使已授予亦得為撤銷之事由。 26

案例 乙明知某物之技術為丙所發明，未經丙同意，竟主張該物之技 術為其所發明，據此向智財局申請發明專利，經智財局核准公 告在案，試問，丙該有何救濟途徑？ 27

案例解析 利害關係人認該專利申請權人並非專利發明之人時，得依據發 明專利權人為非發明之專利申請權人，請求智財局應依舉發或 依職權撤銷其發明專利，並繳回證書，無法追回者應公告註銷 。 28

早期公開制 (一)申請案公開制度又稱為「早期公開制度」(Early Publication System)，係指專利申請案提出後經過一定之法定期間，即解除其秘密狀態，而使大眾經由公開得知該專利申請案內容之制度，以避免企業活動不安定及重複研究、投資的浪費，並使第三人得因專利內容的公開，及早獲得相關技術資訊，進一步從事開發研究。 (二)自專利申請日或優先權日起18個月，先將發明專利之申請公布出版，即刊登於公報上，向社會公開。申請人可在一定期間內(3~7年)，考慮是否請求實質審查，並可選擇適當時機，提出實質審查請求，如逾期不提出實質審查請求，則失去取得專利權資格。申請早期公開制度條將所有申請內容於申請後提早公開，並對申請人賦予一定法律上保護，可擴大其先申請地位並可享有補償金額請求權等。而所謂申請日，是指專利法第25條第3項所定之申請日。 29

我國專利法之早期公開制 (一)早期公開之對象: 僅適用於發明專利(專利§ 36 I )，而不適用於新型專利，因新 型之技術層次較低，產品生命週期亦較短，且實務上審查亦甚 迅速，申請人又多為本國人，欲早日確定專利權之有無，至新 式樣審查更快，更無適用早期公開之必要。 30

我國專利法之早期公開制 (二)早期公開之時期: l.早期公開之時期為申請日起18個月(專利§ 36 I )，但主張優先權者，自優先權日之次日起算，其主張二項以上優先權時，自最早之優先權日之次日起算(專利§ 36Ⅲ)。接到申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請之次日起18個月後公開之，但申請人可申請提早公開其申請案;至公開時期得否因申請人之意思而延長，應解為不應准許。 2.專利法第36條第1項即要求專利專責機關在公開申請案前，仍須就其有無不合規定程式或有無應不予公開之情事，加以審查。在程序上必須檢視規費、文件是否齊備、是否使用中文、在我國無住居所者有無委任代理人等等。 31

我國專利法之早期公開制 (三)不公開之事由: 1.自申請日起15個月內撤回者: 自申請日起15個月內撤回者，自申請日起超過15個月始申請撤回 ，因專利專責機關準備公開所進行之作業大致上已經完成，作業 上已不及抽回，因此仍然予以公開。 2.涉及國防機密或其他國家安全之機密者: 此種案件依專利法第50條第1項規定原不予公告，故不應公開。 3.妨害公共秩序或善良風俗者: 依專利法第24條之規定，妨害公共秩序或善良風俗者，本不應授 予專利，如果予以公開，恐造成不良示範，影響社會風氣，故僅 就發明申請案是否「明顯」妨害公序良俗予以審查 32

專利權 壹、總說 一、私權 專利權為一種私權，因國家之賦予而發生。 二、財產權 專利權為一種財產權，乃自由使用、收益、處分作其保護客體 之發明專利之權利。 三、無體財產權 專利權之客體乃發明之此種財產，由於並無有形的存在，故係 一種無體財產權。 33

專利權 四、一國一專利(專利權獨立之原則) 一國所賦予之專利權於該國領域內存在，在領域以外不承認有 任何權利。且即使就同一發明，同一發明人於二個以上國家取 得專利權，此數個專利權不因此其有任何關係，乃完全不同之 權利。即專利權之發生、消滅、侵害等受各別國內法之支配。 因發明雖根源於同一物，但取得專利權之條件，各國法律規定 不一，由此所產生之專利權之效力，各國亦有不同。 34

專利權與所有權之差異 一、國家賦予行為之有無 在所有權，為客體之物已經存在，故為確認其客體之存在，並 無由國家另為一賦予權利行為之必要;反之在專利權，權利之發 生，須另有國家之賦予權利行為。因專利權客體之發明係技術 的思想，乃無形之物，第三人無法明確認識，為確定權利之發 生與內容計，須經國家以一定手續，對權利人賦予權利。在所 有權，有所謂一物一權主義，且限於國內才有適用，而在專利 ，在國際上，可按國家之數目，而有多數專利權之存在，即採 一國一專利主義。 35

專利權與所有權之差異 二、客體之不同 所有權之客體為物，而專利權之客體為發明(技術思想)，乃屬 無體。其客體不占一定空間。又因無形體上之存在，因此發明 不能如有物理上存在之有體物那樣，當被一人利用時，他人事 實上被排除在同時作同樣利用。從而權利人對發明不可能為事 實上之占有。發明與有體物不同，不問他人利用該發明與否， 權利人仍可利用其發明，因此權利性質上易於被他人加以模仿 或侵害。 36

專利權與所有權之差異 三、權利之不明確性 專利權係以發明此種技術思想為客體，而不得不仰賴說明書、 圖式等記載，以理解其內容。 四、權利之不安定性 權利人即使在取得權利之後，仍可能因舉發等原因，致權利發 生自始不存在之情形，此外專利權之財產價值亦常因產業技術 之快速進步，實質上日趨退化，更助長了權利之不安定性。 37

專利權與所有權之差異 五、存續期間不同 在所有權，只要客體(有體物)不消失，理論上可無限期存在， 且法律對其存續期間亦無限制，故有永久性。反之在專利權， 各國法律均設有一定存續期間，對其加以限制。 六、有無行使權利與納費之義務 在所有權，權利人並無行使權利之義務，亦無必要負擔維持權 利之費用;但在專利權，法律對權利人在某程度課以實施義務與 繳納專利相關費用之義務。 38

THE END 39