蒋志培 最高法院知产庭前庭长 博士、教授、高级顾问 方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 2010年2月 中国专利法的修改与台湾企业在大陆专利保护对策 蒋志培 最高法院知产庭前庭长 博士、教授、高级顾问 方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 2010年2月 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

自我介绍 蒋志培，中国人民大学法学博士，曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院等任高级访问学者，国家法官学院、中国人民大学法学院等客座教授。 1968年参加工作，1979年起从事司法工作，1990年经遴选调任最高法院任法官，1996年组建知产庭任副庭长，2000年任庭长、审判委员会委员。2008年9月卸任退休从事法律教学、咨询服务工作。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

自我介绍 2004年、2005年连续被推选为全球50个知识产权法律知名人士之一。任中国法学会知识产权法研究会副会长、中国版权协会副理事长、中国知识产权研究会常务理事、国际知识产权协会中国分会（AIPPI）副会长、中国科技法学会常务理事、 中国法官学会理事。担任中国方达律师事务所高级顾问。 1999年起创立中国知识产权司法保护网：www.chinaiprlaw.cn ；任该网站CEO。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

一、中国知识产权发展概况 二、中国专利法修改的背景和主要内容 三、中国专利法适用和司法保护趋向 四、日商的专利保护应对策略 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

科技创新、经济发展方式转变——以专利、商业秘密等为后盾； 企业品牌建设与市场竞争——以商标、反不正当竞争权益为支撑； 一、中国知识财权发展概况 主要领域和常见知识产权纠纷 科技创新、经济发展方式转变——以专利、商业秘密等为后盾； 企业品牌建设与市场竞争——以商标、反不正当竞争权益为支撑； 文化产业转型和发展——以版权和邻接权为核心。 国家知识产权战略为指导总政策 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

知识产权发展涉及的主要领域 文化产业 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

知识产权纠纷的种类 ——法律关系的性质不同而区分 刑事、民事和行政 专利、商标、版权、商业秘密侵权行为中故意、一定规格行为涉嫌犯罪；政府授权等涉及行政行为的纠纷 民事诉讼类别分为三类：权属、侵权与合同 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

知识产权纠纷列入一级案由 4个二级案由，34个三级案由，89个四级案由 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

2001-2008全国地方法院共受理知识产权民事一审案件 法院数据 2001-2008全国地方法院共受理知识产权民事一审案件 共 141,968 件 年增长25.61% 著作权 专利 商标 技术合同纠纷 不正当竞争 其他 44,737 31,895 21,458 23,886 9,119 10,873 9 © 2009 Fangda Partners. All rights reserved. © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

法院数据 其中，涉外案件1，139件，同比增长70.51% 2008全国地方法院共受理知识产权民事一审案件 共 24,406 件 著作权 专利 商标 技术合同纠纷 10,951 4,074 6,233 1,185 其中，涉外案件1，139件，同比增长70.51% 10 © 2009 Fangda Partners. All rights reserved. © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

法院数据 11 © 2009 Fangda Partners. All rights reserved.

法院数据 最新数据： 2009年上半年，全国法院共受理和审结知识产权民事一审案件13698件和9208件，比上年同期分别增长23.11%和20.95% 12 © 2009 Fangda Partners. All rights reserved. © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

法院数据 2008年全国地方法院共受理知识产权行政一审案件1,074件，比2007年增长7.29% 2008年全国地方法院共审结涉及知识产权侵权的刑事一审案件3326件，有罪判决5386人。 13 © 2009 Fangda Partners. All rights reserved. © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

二、中国专利法修改的背景和主要内容 （一）修改背景 现行专利法自1985年4月1日起施行，分别于1992年和2000年进行了两次修订，2008年是第三次修订 2008年6月5日，国务院发布《国家知识产权战略纲要》 国内国际层面，中国的专利法保护仍存在问题 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

二、中国专利法修改的背景和主要内容 目的： 全面落实科学发展观，贯彻《国家知识产权战略纲要》，立足实际国情，促进创新型国家建设，促进经济发展模式转变和经济结构的调整，实现经济社会的又好又快发展。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

理顺权利归属关系，激励发明创造的积极性，促进专利技术的实施与应用； 严格专利授权条件，提高专利质量，增强专利权的稳定性； 任务： 理顺权利归属关系，激励发明创造的积极性，促进专利技术的实施与应用； 严格专利授权条件，提高专利质量，增强专利权的稳定性； 合理平衡公众与专利权人之间的利益关系，防止专利权滥用； 完善司法和行政执法措施，加强对专利权的保护。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

（二）修改的主要内容 1、涉及的条款 共36处： 新增7条；修改25条；将两条并为一条并作修改的2处；将一条拆分为两条并作修改的2处 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

总则 原21条 改13条 增1条 授予专利权条件 原4条 改3条 专利申请 原8条 改3条 专利权的期限、终止和无效 原6条 改1条 总则 原21条 改13条 增1条 授予专利权条件 原4条 改3条 专利申请 原8条 改3条 专利权的期限、终止和无效 原6条 改1条 专利实施强制许可 原8条 改3条 增3条 专利权的保护 原12条 改6条 增3条 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

主要内容： 1、宗旨条款的调整和定义的引入 2、明确专利权归属及相应的权利和义务 3、完善专利授权条件 4、完善外观设计制度 5、维护公众利益防止专利滥用 6、完善执法措施，加强专利权保护 7、深化行政审批改革、建设服务型政府 8、其他条款的完善 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 1、明确专利权归属及相应的权利和义务 （1）专利申请权和专利权的共有问题 （新增第15条） （2）表明身份和进行标识的权利 （新法第17条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 1、明确专利权归属及相应的权利和义务 （1）专利申请权和专利权的共有问题 （新增第15条） “中国专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。 　　除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 1、明确专利权归属及相应的权利和义务 （2）表明身份和进行标识的权利 （新法第17条）现行专利法第15条、第17条合并： “发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。 　　 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。 ” *专利标记和专利号------专利标识 * 两条合并的目的 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 2、完善专利授权条件 （1）扩大抵触申请，采用绝对新颖性标准 （新法第22条） （2）遗传资源的保护与来源披露 （新法第5条、第26条） （3）向外申请的保密审查 （新法第20条） （4）禁止重复授权原则的调整和补充 （新法第9条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 2、完善专利授权条件 （1）扩大抵触申请的范围，采用绝对新颖性标准（新法第22条） “新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 2、完善专利授权条件 （2）遗传资源的保护与来源披露 （新法第5条、第26条） 第5条——发明创造的完成依赖于遗传资源，该遗传资源的获取或利用违反我国法律的，不授予专利权； 第26条——申请人应当在申请文件中披露遗传资源的直接来源、原始来源 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 ” 专利法修改的主要内容 在现行专利法第5条中增加一款，规定对遗传资源的保护； “对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 ” * 法律、行政法规：我国的法律、行政法规 * 遗传资源、依赖的含义 - 实施条例 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 现行专利法第26条中增加第五款，规定： “依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。” * 直接来源：获得该传资源的直接渠道 * 原始来源：自然生长地或者采集地 < > 历史上的起源地 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 2、完善专利授权条件 （3）向外申请的保密审查（新法第20条） 第一款改为： 同时增加第三款，规定： “任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。 ” 同时增加第三款，规定： “对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 2、完善专利授权条件 （4）禁止重复授权原则的调整和补充 （新法第9条） 细则第13条引入法第9条并明确规定例外情况 “同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 解决方案 原则上禁止重复授权 唯一例外 同一申请人对同样的发明创造可以既申请实用新型专利，又申请发明专利，但必须同日提出 授予发明专利权的条件之一是“先获得的实用新型专利权未终止” 申请人先获得发明专利权的，不能放弃该专利权转而获得实用新型专利权 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （1）适当限制授予外观设计专利的客体范围，提高 申请质量 （新法第25条） 申请质量 （新法第25条） （2）提高授予外观设计专利权的实质条件 （新法第23条） （3）允许“关联外观设计”合案提出申请 （新法第31条） （4）“简要说明”成为必备的申请文件 （新法第27条） （5）进一步明确外观设计专利保护范围的判断标准 （新法第59条） （6）建立外观设计专利权评价报告制度 （新法第61条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （1）适当限制授予外观设计专利权的客体范围，提高申请质量（新法第25条） “对下列各项，不授予专利权： …… （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。” 平面印刷品的图案、色彩或者其结合 主要起标识作用 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 “平面印刷品”主要指平面包装袋、瓶贴、标贴等附着于其他产品之上、不向消费者单独出售的二维印刷品； “主要起标识作用”是指外观设计的图案、色彩或者二者的结合主要是用于识别产品的来源或者生产者，而不是因为产生“美感”而吸引消费者 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （2）提高授予外观设计专利权的实质条件（新法第23条） 现有设计概念、绝对新颖性 抵触申请 增加类似“创造性”的要求——与现有设计相比或者与现有设计特征的组合相比有明显区别 权利冲突的时间界限 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 修改专利法第23条第一款，规定： “授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 增加第二款，规定： “授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。 ” 修改关于权利冲突的规定，增加第四款： “授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。” “本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 修改外观设计专利授权条件的表述方式，提高外观设计专利权的授权标准 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计 排出了与现有设计相比整体视觉效果上实质相同的外观设计，包括： - 与该现有设计完全相同的外观设计 - 仅在非设计要点上与现有设计相比有局部 细小区别的外观设计 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有设计特征的组合相比，应当有明显区别 授权的外观设计与每一项现有设计单独相比，不仅不应当在整体视觉效果上实质相同，还应当具有明显区别 排除简单的商业性转用类设计 排除与现有设计不相同但与现有设计的区别对产 品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 允许将两项或者两项以上现有设计的特征组合起来，判断申请获得专利权的外观专利设计与之相比是否具有明显区别 这一标准排除将惯常设计特征、知名产品的设计特征组合而成的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组合而成的设计 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 与发明和实用新型专利授权标准相类似，在外观设计专利授权标准中引入抵触申请的规定 禁止重复原则的落实需要排除外观设计抵触申请 “不得与他人在先取得的合法权利相冲突”规定进行修改 他人的合法权利必须在外观设计专利申请日前取得 他人在外观设计申请日后授权日前取得的权利不影响外观设计专利权的授予 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （3）允许“相似外观设计”合案提出申请 （新法第31条）现行第31条第二款修改为 “一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。 ” 在基本设计上，同一申请人对同一产品的外观作出的两项以上的基本相似的设计方案 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （4）“简要说明”成为必备的申请文件（新法第27条） “申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。” 简要说明对于确定外观设计专利权的保护范围具有重要作用 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 增加了第二款，规定： “申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （5)进一步明确外观设计专利保护范围 的判断标准（新法第59条） （5)进一步明确外观设计专利保护范围 的判断标准（新法第59条） 原56 新59，第二款：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 “该外观设计专利产品为准”修改为 “该产品的外观设计为准” 确定外观设计专利权的保护范围时，不能将外观设计抽象出来，使之脱离专利文件限定的采用该外观设计的产品单独予以保护 对“该产品”的理解也不应仅仅限于完全相同的产品，在类似产品上采用相同或者相似的外观设计 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 补充规定“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计” 现有规定存在的问题：有时会导致不适当地扩大/缩小外观专利权的保护范围 简要说明记载了产品名称、产品用途、产品的设计要点等 解释的效果：可能扩大/缩小图片或者照片所表示的保护范围 解释的目的：使外观设计专利权保护范围的确定更为合理 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 3、完善外观设计制度 （6）建立外观设计专利权评价报告制度 （新增第61条） 原57.2 新61.2： 原57.2 新61.2： “专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定 （新法第六章） （2）增加有关平行进口侵权例外的规定 （1）完善有关强制许可规定 （新法第六章） （2）增加有关平行进口侵权例外的规定 （新法第69条第（一）项） （3）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定 （新增第69条第（五）项） （4）增加现有技术抗辩的规定 （新增第62条） （5）专利权无效决定的溯及力问题 （新法第47条） （6）专利权评价报告制度 （新法第61条） （7）侵权产品不知情免赔的范围中增加“许诺销售” （新法第70条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新法第48条） 商业性/一般专利强制许可—— “有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可： 　　（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的； 　　（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新增第50条） 公共健康与药品专利强制许可—— “为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。” 实施公共健康多哈宣言的有关决议，在规定条件下，允许将依据强制许可生产的药品出口到面临公共健康危机的发展中国家和最不发达国家 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新增第52条） 半导体技术发明创造的强制许可—— “强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。 ” 对涉及半导体技术的专利，不能依据第48条 第（一）项（未实施/充分实施）为理由给予强制许可 体现了半导体行业在TRIPS协议谈判中的强势利益诉求 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新增第53条） 主要供应国内市场的限制—— “除依照本法第四十八条第（二）项、第五十条规定给予的强制许可外，强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。” 强制许可的实施应当主要是供应国内市场，但为消除垄断行业的不利影响而给予强制许可，以及为解决他国公共健康问题给予出口专利药品的强制许可除外 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新增第54条） 现行法第51条 新法第54条 现行法第51条 新法第54条 一般强制许可的条件 “依照本法第四十八条第（一）项、第五十一条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据，证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能在合理的时间内获得许可。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （1）完善有关强制许可规定（新增第57条） 现行法第54条 新法第57条，使用费 现行法第54条 新法第57条，使用费 “取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （2）增加有关平行进口侵权例外的规定（新法第69条第（一）项） “（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；” 明确允许平行进口 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （3）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定（新增第69条第（五）项） “（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。” 专为获得行政审批所需信息而制造、使用、进口专利药品或医疗器械，包括他人为其制造、进口 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。” 专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （4）增加现有技术抗辩的规定 （新增第62条） “在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。” 在侵权诉讼过程中，如果被告能够证明其实施的技术为现有技术或现有设计，则人民法院应当认定其行为不构成侵权 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 被控侵权人自己提出抗辩主张和证据 * 不能由法院或者行政机关主动提出 只能以现有技术/设计为由抗辩 * 不能依据其他宣告无效的理由抗辩 * 不能以其实施的是在先专利技术/设计为理由抗辩 被控侵权人提出抗辩，受案机关判断： * 抗辩能否成立 * 是否落入专利权保护范围 现有技术抗辩成立——个案适用 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （5）专利权无效决定的溯及力问题 （新法第47条） 第二款修改为： “宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 第三款修改为： “依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。” 将侵权赔偿金作为显失公平时应当返还的费用之一 专利侵权赔偿金与专利许可使用费性质相似 专利权被宣告无效的，支付侵权赔偿金与使用费就失去了基础，如不返还显示公平的，就应当予以返还 尤其对于实用新型专利或者外观设计专利权而言，司法判决或者行政决定侵权后专利权被无效的情况更为多见 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （6）专利权平价报告制度（新法第61条） 第二款修改为： “专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 名称修改为“专利权评价报告”，内容适当扩充 适用对象范围扩大——外观设计 请求主体增加——利害关系人 明确性质和法律效力 对法院和管理专利工作的部门——证据 判断是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中 止侵权纠纷处理程序 对专利权人 —— 正确认识自身专利权的稳定性 对其他单位或者个人—— 判断稳定性 [途径：要求专利权人或利害关系人出具] © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 4、维护公众权益，防止专利权滥用 （7）侵权产品不知情免赔的范围中增加“许诺销售”（新法第70条） 原第63条第二款 新第70条： “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （1）假冒专利行为 （新法第63条） （2）明确有关侵权赔偿数额的规定 （1）假冒专利行为 （新法第63条） （2）明确有关侵权赔偿数额的规定 （新法第65条） （3）增加诉讼前证据保全的规定 （新增第67条） （4）完善临时禁令条款 （新法第66条) （5） 增加行政执法调查取证手段 （新增第64条） （6）加强外观设计专利权保护 （新法第11条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （1）假冒专利行为（新法第63条） 现行法第58条、第59条合并后修改为： “假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （2）明确有关侵权赔偿数额的规定 （新法第65条） 现行专利法第60条改为第65条，其第一款规定： “侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 其第二款规定： “权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 明确了确定侵权赔偿额的计算顺序 增加了关于“法定赔偿”的规定 法定赔偿上限为100万元 如专利权人认为100万元的最高法定赔偿额仍然不足以弥补其受到的损失，可以通过举证证明其实际损失以获得更高的赔偿额 确定具体案件的赔偿数额时，要考虑以下酌定因素：专利权的类型、侵权行为的性质和情节等 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 将专利权人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿的范围 两个部分 调查取证费用 合理的律师费 适用情形： 以损失、获利或者使用费确定赔偿额 * 以法定赔偿的方式确定赔偿额，则不能另行附加合理开支 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （3）增加诉讼前证据保全的规定（新增第67条） “为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。 　　人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。 　　人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。 　　申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 前提：证据可能灭失或者以后难以取得 由当事人申请 与申请诉前停止侵权行为必须提供担保的区别： 是否需要提供担保问题由法院决定 仅要求保全广告、合同、发票、帐册以及价值不大的样品等证据，可以不要求提供担保。 48小时内做出裁定 采取保全措施之日起15日内不起诉的，应当解除 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （4）完善临时禁令条款（新增第66条) 增第2-5款 “申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。 　　人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。 　　申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。 　　申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （5） 增加行政执法调处取证手段（新增第64条） “管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。 　　管理专利工作的部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 询问、调查有关情况 对涉嫌场所实施现场检查 查阅、复制合同、发票、帐簿等资料 检查有关产品 对假冒专利产品可以查封或扣押 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 赋予管理专利工作的部门查处假冒必要的行政执法手段 并非只要有证据证明是构成假冒专利行为的产品，就一定要查封或者扣押 仅适用于对假冒专利行为的查处 * 不适用于对侵权纠纷的处理 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 5、完善执法措施，加强专利权保护 （6）加强外观设计专利权保护（新法第11条） 第11条第二款增加许诺销售： “外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。 ” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 6、深化行政审判改革、建设服务型政府 （1）取消对涉外代理机构的指定 （新法第19条） （2）取消中国人向外申请专利必须委托中国代理机构的规定 （新法第20条） （3）增加专利行政部门传播专利信息的职责 （新法第21条） （4）向外转让审批 （新法第10条） © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 6、深化行政审判改革、建设服务型政府 （1）取消对涉外代理机构的制定 （新法第19条） 将新型专利法第十九条第一款的规定修改为： “在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。” © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利法修改的主要内容 6、深化行政审判改革、建设服务型政府 （2）取消中国人向外申请专利必须委托中国代理机构的规定（新法第20条） “任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。” * 委托设计代理机构的限制 * 首先在中国申请的限制 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

三、专利法律适用和司法保护趋向 现行专利司法保护的趋向和专利诉讼的应对 强调精细审判专利等技术类知识产权纠纷案件，着力提高审判水平 调解措施的运用 从案例分析如何确定专利保护范围和对等同侵权进行认定 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

侵犯专利权的判断标准 侵犯发明或实用新型专利的一般判断标准 确定权利和保护范围 查明被控侵权客体的相应技术特征 两者比较 相同性与相似性的判断 适用相关原则，做出是否侵权的判断 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

专利保护范围的确定 最高法院最新司法解释 ——《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 对发明专利确定保护范围的具体规定： 第1条 人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。 权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。 第2条 人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。 第3条 人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。 以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。 第4条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

第10条 人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。 对外观设计侵权判定的规定： 第8条　在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。 第9条　人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。 第10条　人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响： （一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位； 第11条　人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。 下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响： （一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位； （二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的 其他设计特征。 　 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

侵权抗辩 诉讼主体资格抗辩 法定免责事由抗辩 专利无效抗辩 未落入涉讼专利保护范围的抗辩 自由已有技术抗辩 合同抗辩 诉讼时效抗辩 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

四、日商的专利保护应对策略 对中国法律、政策环境的掌握 对市场和竞争者等情况的掌握 对法律环境，进行专利商标等的检索掌握跟进权利状况 注册登记自己的权利 员工的知识产权意识和合同约定 大陆诉讼、行政执法模式选择和应对证据的重要性 寻找素质高、实务的律师事务所和律师 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.

Thank you FANGDA PARTNERS judgejiang@china.com 电话：8610 6505 1059 方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 蒋志培 zhipei.jiang@fangdalaw.com judgejiang@china.com 电话：8610 6505 1059 传真：8610 6505 8997 更多信息请访问：中国知识产权司法保护网 www.chinaiprlaw.cn SHANGHAI 20/F, Kerry Center 1515 Nan Jing West Road Shanghai 200040, P.R.C. Tel: (86 21) 5298-5566 Fax: (86 21) 5298-5577 (86 21) 5298-5599 Email: email@fangdalaw.com BEIJING Suites 3501 China World Tower 1 No. 1, Jian Guo Men Wai Avenue Beijing 100004, P.R.C. Tel: (86 10) 6505-5557 Fax: (86 10) 6505-8997 SHENZHEN 14/F,Tower Two,Kerry Plaza, 1 Zhong Xin Si Road Shenzhen 518001, P.R.C Tel: (86 755) 8256-0188 Fax: (86 755 ) 8256-0189 © 2010 Fangda Partners. All rights reserved.