商標法(四) 1

台灣商標廢止案 (三年未使用)之舉證責任 商標法訂定了「商標使用義務」(第63條第1項第2款)-「商標無 正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關 應依職權或據申請廢止其註冊。」然而，註冊商標所指定使用 之商品/服務通常不只一項，在商標遭提出廢止申請時，商標權 人是否須提出所有指定商品/服務之使用證明?或僅需提出一項 商品/服務之使用證明，即視為有商標使用?商標專責機關又會 如何認定使用證明合適與否? 2

智財局之認定基準 99年度司法院智慧財產法律座談會決議(現行認定基準)： 99年度司法院智慧財產權法律座談會決議：「第57條第1項第2 條規定(現行法第63條第1項第2款)所稱「未使用」註冊商標， 係指未使用於其所指定之各類商品或服務。商標權人僅提出其 中一指定商品之使用證據，難謂已盡證明使用之責，應續令商 標權人提出全部指定商品之使用證據，未提出其他商品之使用 證據，應依商標法第57條第4項規定，就該部分之商品廢止系爭 商標之註冊，其餘為申請不成立之處份。」 3

過去與現行法之比較 4

「使用證據」之認定 商標權人對於遭申請廢止之產品/服務應逐項提出使用證據，方 可謂善盡證明使用之責，然於申請實務中，指定商品/服務描述 之方式可分為「具體性」及「概括性」兩種，所謂「具體性」 之商品/服務係指「實際交易之名稱」(例如鍵盤、滑鼠、雷射 印表機)，而「概括性」係指「產品或服務之總稱」(例如電腦 硬體、電腦周邊設備)，商標權人該如何提出使用證據? 5

【具體性】 ●應逐一檢送證據(原則) ●僅檢送部分證據： A.其他同性質之類似商品/服務，雖未檢送亦可視為有使用。 B.不同性質之商品/服務，不可視為有使用。 ●檢送非註冊商品/服務之具體名稱之證據：不可視為有使用。 例：註冊商品為「口紅、粉餅、動物用化妝品」，商標權人： 檢送「口紅」→粉餅(同性質，視為有使用) 動物用化妝品(不同性質，不可視為有使用) 檢送「乳液」→口紅、粉餅、動物用化妝品(皆不可視為有使用，因乳液非註冊指定之具體商品名稱之一) 6

【概括性】 ●檢送該概括性商品/服務中的一項具體商品，即可視該概括性商品/服務有使用。 例：註冊商品為「化妝品」，商標權人： 檢送「口紅」→化妝品(口紅為化妝品之具體商品，故視為有使用) 例：註冊商品為「化妝品、口紅」，商標權人： 檢送「乳液」→化妝品、口紅(乳液為化妝品之具體商品，故 化妝品視為有使用； 化妝品與口紅又為同性質之商品，故口紅視為有使用)。 7

事實案例 商標 案號 廢止案 主張內容 註冊商品 檢送證據 智財局認定 花之戀 L990185 全部 沐浴鹽、香精洗髮精、香精洗面乳、合成香精、水果香精、天然花精、沐浴及淋浴香精油 香精油 沐浴及淋浴香精油、合成香精、水果香精、天然花精、沐浴及淋浴香精油 光禾 L990558 奶油 29類：牛奶、奶精、豆漿、奶粉、奶油 30類：茶葉、紅茶 32類：果汁、冬瓜茶 冬瓜茶 奶油未使用。 （冬瓜茶為32類，與奶油非同性質） 8

商標分割制度 1.申請案之申請分割:為符合申請人實務上之需求，並配合一申請案可指定使用於多個類別之制度，故於商標法第26條規定:「申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日。」明定一申請案於申請後得請求分割為二以上之申請案而不影響其申請日。 2.註冊商標之申請分割:商標法第37條規定:「商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。」 9

商標分割制度 商標分割制度中，商標法第19條第4項:「申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之，並得指定使用於二個以上類別之商品或服務。」採取一案多類註冊制度，故商標法第26條、第37條分別明定申請中的商標案件以及註冊商標均得就指定使用的商品或服務加以分割，權利則各自獨立。 舉例而言，甲公司所有乙件註冊X商標(指定使用於第3、5、9類商品)，今有另一家乙公司相中X商標於化妝品(第3類)市場的潛力，遂向甲公司詢問高價購買X商標事宜，但甲公司使用商標於營養保健食品(第5類)市場著力甚深，市場反應甚佳，不捨將其讓渡，此時甲公司或可考慮將商標申請分割為第3類註冊商標乙件，以及第5、9類註冊商標乙件，並將第3類的註冊商標移轉予乙公司所有，自己並保留第5、9類註冊商標之權利。 10

商標分割制度 分割後有致消費者混淆誤認之虞者，應附加適當區別標示:商標法第43條規定:「移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。」 商標權經分割及移轉後，如分屬不同權利人所有時，而有致相關購買人混淆誤認之虞者，應附加適當的區別標示。若違反上述規定，商標法第63條第1項第3款規定:「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:三、未依第43條規定附加適當區別標示者。但於商標專賣機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。」 11

商標之變更與移轉 1.商標申請之變更: (1)商標法第24條規定:「申請人之名稱、地址、代理人或其他註冊申請事項變更者，應向商標專責機關申請變更。」申請案申請事項之變更，涉及申請註冊之範圍，應向商標專責機關申請核准。 12

商標之變更與移轉 2.商標申請之移轉:(商標法27) (1)因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。 13

商標審查程序 1.審查人員:依商標法第14條規定:「商標專責機關對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之(I)。前項所稱審查人員之資格，以法律定之(Ⅱ)。」此之法律乃係指「商標審查官資格條例」。此外，依「經濟部智慧財產局組織條例」規定，聘用之專業審查人員亦得擔任商標審查工作。故商標法所稱之「審查人員」係指: (1)商標審查官資格條例: 商標高級審查官。 商標審查官。 商標助理審查官。 (2)經濟部智慧財產局組織條例:聘用之專業審查人員。 14

商標審查程序 (1)自行迴避:依行政程序法第32條規定，公務員在行政程序中，有下列各款情形之一者，應自行迴避: 本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。 本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。 現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。

商標審查程序 於該事件，曾為證人、鑑定人者。 (2)申請迴避:公務員有下列各款情形之一者，當事人得釋明原因及事實，依行政程序法第33條規定向該公務員所屬機關申請迴避: 有行政程序法第32條所定之情形而不自行迴避者。 有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者。 (3)職權迴避:公務員有行政程序法第32條所定情形不自行迴避 ，而未經當事人申請迴避者，應由該公務員所屬機關依職權命其迴避。

商標審查程序 3.審查:商標專責機關對於商標申請案件之審查，依商標法第15條規定，應作成書面之處分，並記載理由送達申請人，審查人員並應於處分書中署名，採處分書真名制度乃係為強化商標審查品質。 (1)程序審查:審查人員應先審查申請案是否符合申請程序(如期間是否遵守、文件是否備)，若有違反法定程序或程序者，商標專責機關應依商標法第8條第1項規定通知申請人限期補正，逾期未補正者，應駁回該申請案。 (2)實體審查:倘申請案合於申請程序、程序者，則進入申請案之實體審查，亦即審查是否符合註冊要件，以及有無不准註冊之事由。

商標審查程序 (3)審查結果: 核准:依商標法第32條規定:「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定(I)。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。」可知，商標主管機關對於申請註冊之商標應經過下列程序方准予註冊: A.先經審查後認為合法:如審查有無違反商標法第30條第1項各款不予註冊之情事等。 B.就審查合法之商標，以審定書送達申請人及其商標代理人:對於商標註冊申請案所為之核准審定，係行政機關所為之行政處分，有關書面行政處分應記載事項，依行政程序法第96條規定。

商標審查程序 C.申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證。 核駁: A.為使商標不得註冊之事也明確，故商標法第31條第1項「商標註冊申請案經審查認有第二十九條第一項、第三項、前條第一項、第四項或第六十五條第三項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。」規定羅列得核駁之條次，並明定審定書應載明核駁理由。 B.商標法參照行政程序法第102條之規定，將實務上採行之核駁處分先行通知制度，納入商標法中，於第31條第2項規定:「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。」

商標審查程序 4.相關行政規定: (1)繳納規費:商標法第104條第2項規定:「依本法申請註冊、延展註冊、異動登記、異議、評定、廢止及其他各項程序，應繳納申請費、註冊費、延展註冊費、登記費、異議費、評定費、廢止費等各項相關規費。」 (2)刊行公報:商標專責機關應刊行公報，登載註冊商標及其相關事項(商標法11) (3)商標註冊簿:(商標法12) 商標專責機關應備置商標註冊簿，登載商標註冊、商標權變動及法令所定之一切事項，並對外公開之。 前項商標註冊簿，得以電子方式為之。 20

核准註冊程序 1.註冊費繳納與商標權取得:商標法第32條規定:「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定(Ⅰ)。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告(Ⅱ)。申請人非因故意，未於前項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費後，由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，不得為之(Ⅲ)。」 依國際一般實務，商標於註冊時緻納一定之註冊規費，以確定 及維繫國家授與的專用權利，為十分普遍現象。依上揭規定， 商標申請人應於商標審定書送達之次日起二個月內，經繳納註 冊費後，始能取得商標註冊，屆期未繳費者，原核准審定將失 其效力。 21

商標權期間 1.自註冊之日起十年:商標法第33條第一項規定:「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。」所謂「註冊公告當日」，依商標法第32條第2項規定:「經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。」 亦即商標經核准審定後，申請人應於審定書送達之次日起二個 月內，繳納註冊費後，商標專責機關智慧財產局始予註冊公告 ，此公告日即為「註冊公告當日」。 22

商標權期間 2.延展: (1)延長時問及次數:商標法第33條第2項規定:「商標權期間得申請延展，每次延展為十年。」條文中並未規定延展次數，故法理上申請延展商標權期間，得無限制為之，但每次延展專用期間為十年，十年屆期前應再申請延展。 (2)申請延長之審查:廢除實體審查，改採形式審查。 現行商標法對延展註冊申請已不進行實體審查，但商標權人仍應重視註冊商標之使用，商標法第63條第1項第2款規定，商標長時間未使用仍然構成廢止註冊事由之一。 23

商標權期間 (3)申請延長之時點:商標法第34條第1項規定:「商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。」即申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、後六個月內申請。但於期滿後六個月內申請者，應加倍繳納規費。 (4)核准延展註冊之效果:以該註冊商標所指定商品中實際使用之商品為限，每次得延展十年，其核准延展之期間，依商標法第34條第2項規定，自商標權期間屆滿之次日起算。 (5)未申請延展註冊之效果:商標法第47條規定:「有下列情形之一者，商標權當然消滅:一、未依第三十四條規定延展註冊者，商標權自該商標權期間屆滿後消滅。」 24

商標權之內容 1.商標之專用權:依商標法第35條第1項規定:「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」商標權限於所指定之商品或服務，不及於其他商品或服務。 2.商標之排他權:商標法第35條第2項規定:「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」亦即明定商標權之排他效力，除商標法第36條之規定外，非經商標權人同意，不得使用他人註冊商標之情形。分述如下: 25

商標權之內容 (1)行政上之排他權:商標法第30條第1項第10款規定:「商標圖樣有下列情形之一者，不得註冊:相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」 (2)司法上之排他權: 商標法第69條以下，得請求排除他人侵害及損害賠償。 商標法第95條以下，對侵害商標權之人提出刑事告訴或自訴。 26

商標權之限制 (1)善意且合理使用:商標法第36條第1項第1款規定:「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。 」 27

商標權之限制 (2)適用要件: 使用人主觀上需為「善意」:所謂「善意」係指不知他人就該文字業已取得商標註冊，或雖知悉他人已註冊某商標，但是未以惡意方式使用。是否為惡意，可由其標示位置、使用之行為是否有不正競爭之意思而定，例如以顯著方式標示，或當成商標來使用。 使用該名稱僅係「說明」其商品或服務:亦即之所以會使用那些商標圖樣或文字，係因為要表示自己的姓名、名稱或商品的形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明。 28

商標權之限制 非作為商標使用: A.觀諸司法院院字第一五三七號解釋，可知所謂「非作為商標使用」，係指行為人於使用他人商標文字或圖樣時，主觀上並無作為商標或標章使用之意思，而客觀上一般購買人亦不認其為商標之使用而言。 B.院解第一五三七號見解雖係針對修正前之「普通使用」所為之解釋，然「普通使用」與現行規定之「非作為商標使用」意旨應無二致，是該解釋仍應得適用於現行規定。考其重點可知，判斷是否為「非作為商標使用」可由以下基準切入: 29

商標權之限制 (A)標示位置方面: a.所謂普通使用方法係指「以一般常用之方法表示於商品中」，因此若係將他人已註冊之商標完全相同之文字用於商標中，則非普通使用，換言之，以使用在「商品上」或「商標中」作為區別 。 b.判斷時多會參酌使用人本身是否有其自己的商標，倘使用人本身已有另一個自己的商標使用於該商品或服務，則較易被視為說明性質的使用;此外，倘使用人之使用方式有刻意強調該說明名稱，凸顯該說明文字之顯著性者，則有作為商標使用之嫌。 30

商標權之限制 (B)標示內容方面:所使用之文字必須係在表示一般品質、功用、產地等說明，通常會視是否還有加註其他說明文字來彰顯其說明性質，以為判斷是否屬非商標使用，實務案例如下: a.手撥電池上貼有「“For" Motorola」之標籤，因係表示用於Motorola廠牌手機之專用電池，且亦加註For字樣彰顯說明，故應認其為善意合理使用。 b.「含氧水三字下方尚有“O2 Water"的英文字，故認定含氧水係在標榜其產品特色並說明水中含有氧氣，為品質的說明及名稱使用」 c.「被告出產之優酪乳確實含有“Acibophilus"與“ Bifidus"二菌種，瓶身亦註明“低脂雙活菌"，故認定AB字樣係為標示優酪乳中所合菌種之說明」。 31

商標權之限制 d.此外，實務上判斷時亦有參酌商業慣例、同業公會之意見以資判斷。例如，「大富翁」是否為說明性文字而得主張善意使用?經臺灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會表示，「大富翁」並非同業間就銀行紙上遊戲之共通稱謂，亦非直接說明其遊戲內容者，故不得任意使用。又如「 (油滴狀)」是否屬於商品之說明?經食油商業同業公會全國聯合會表示，「(油滴狀」係表示油品清純，故使用該等圖樣應屬說明性質，而受商標權效力所及。 32

「石頭鄉」商標侵權案例 商標法第36條第1項第3款善意先使用 烤玉米是相當常見的小吃，而為了商標權，台南一間烤玉米店 家被告上法院！這一間在台南營業的烤玉米老店，使用了「石 頭鄉」作為玉米的商標，而另一間店家，提出他在1997年就已 經註冊這商標，控告台南的這間烤玉米侵權，後來台南這間業 者，拿出電影「賭神2」的畫面，表示早在1994年他們就用了這 商標，法官確認後，認為台南的這店家，使用「石頭鄉」是善 意，判他無罪！ 33

周潤發主演的電影賭神2，成為商標權官司的關鍵，怎麼回事， 原來是這個鏡頭，就靠著黃燈籠上的「石頭鄉」這3個字，讓一 家台南烤玉米老店的業者，贏了官司！遭控侵權烤玉米業者史 先生：「就是那個畫面當證據最好，讓對方知道我們的比較早 。」 他是在台南賣烤玉米的老店業者，調出電影賭神2的畫面，是要 向法官證明，自己的商標並沒有故意侵權！原來1994年拍的賭 神2，是到台南友愛街取景，當年也在那邊開店的業者，店門口 大大的燈籠，成了入鏡場景之一。 34

去年1月，一名李小姐怒告台南業者，說「石頭鄉」在1997年已 經被她取得商標權，台南業者涉嫌侵權，雙方鬧進法院，最後 是靠著賭神電影，才讓台南老店，贏了官司。 原來這種利用把石頭加熱，再把生玉米擺入悶熟的方式，是石 頭玉米的來由，台南老店過去打著石頭鄉的名號，從舊地址到 搬家新店面，一直延用了20年，直到去年爆發爭議，業者才緊 急拿掉石頭鄉3個字。遭控侵權烤玉米業者史太太：「外面兩道 招牌換了。」記者：「連背心也換嗎？」遭控侵權烤玉米業者 史太太：「對，對。」工作制服補丁下的，就是引發爭議的石頭鄉3個字，業者被告侵權，緊急處理，還好想起老電影曾經取景過，也等於是賭神發揮功力，救了他們！ 35

耗盡原則 (取得商標專用權人之同意而使用exhaustion theory) (1)耗盡原則之意義: 所謂耗盡原則，係指當商標權人將商品銷售後，或經由商標權人同意之人(如被授權人)將該商品於市場上流通後，商標權人就該特定商品即不得主張商標權，但對於其他非經商標權人銷售或同意而流通於市場之商品，商標權人仍得主張其權利。 商標法第36條第2項本文規定:「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」 36

耗盡原則 (2)耗盡原則之例外:原則上商標權人於其權利耗盡峙，不得對他人主張商標權，然例外情形如商標法第36條第2項但書所定:「但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」所謂「商品變質」，係指商品之同一性受到破壞而言，例如將商品加工、修改(不管是否變得更好);所謂「商品受損」，則係指商品的品質變壞;至於「其他正當事由」，乃係指商標之正當使用，但是卻會造成該商標之價值不正當地受到影響，如攀附聲譽。換言之，商標權人為保護其商品之品質與高譽，於該特定商品已發生變質、受損，或其他有影響其商譽之正當事由時，即例外無耗盡原則之適用，商標權人仍可阻止該他人販售該商品。 37

商標耗盡原則案例 案情摘要 甲為Ａ公司之負責人，其明知Ｂ公司享有「SOLUX」之商標權，卻 於購入有「SOLUX」商標之小型及迷你型電燈、燈泡等商品後，將 購入之燈泡上所打印之「SOLUX」商標圖樣予以塗銷，再以轉印機 器重新標上Ａ公司註冊登記之「GEMLUX」商標，並在燈泡、包裝 外盒及型錄上標示原產地為德國（即MADE IN GERMANY）後，再以 上海另一他公司之名義在大陸地區出售該虛偽標示之燈泡營利， 本件經地檢署偵查後提起公訴，惟歷經兩審審判，甲最後皆被認 為上述之行為應不觸生偽造文書以及商標法等罪嫌。 38 38

商標耗盡原則案例 法院判決 本案原審以下述理由為無罪判決之諭知：經重新打印之燈泡，為甲所 經營之Ａ公司自行購入，燈泡既為Ａ公司所有，則Ａ公司自具有自由 處分燈泡之權利，是被告甲將燈泡重新打印Ａ公司所註冊登記之商標 ，尚難認符合變造文書之構成要件；另經重新打印商標之燈泡在大陸 地區銷售時，僅表明欲出售之產品為「GEMLUX」商標之燈泡，未提及 「SOLUX」商標或Ｂ公司，亦未提及重新打印為「GEMLUX」商標燈泡 製造公司究為何公司，因此法院認為本案難認被告甲有何施用詐術使 消費者陷於錯誤之行為。 39 39

商標耗盡原則案例 惟檢察官不服，提起上訴，其主張按最高法院84年台非字第408 號判 決意旨，本案不應該有權利耗盡原則之適用：商標權利耗盡原則之適 用須以「商品之原狀」繼續於市場上交易流通者，行為人如已將其商 品原狀改變，即無權利耗盡原則之適用。本案甲不但未將購得之商品 ，依其原狀繼續於市場上交易流通，甚至將原廠燈泡所打印之商標圖 樣予以塗銷後，再以轉印機器重新打印A公司之「GEMLUX」商標後， 以更低之價格在市場上銷售，衡諸常情，如此當然足以讓買受之消費 者誤認「GEMLUX」商標燈泡與「SOLUX」商標燈泡之品質、產地及品 牌形象相同，並嚴重打擊告訴人公司在市場上之銷售利益等語據以作 為上訴理由。 40 40

商標耗盡原則案例 然高等法院則以下述理由駁回上訴：甲雖將「SOLUX」商標圖樣塗銷 ，既非侵害商標權之行為，且該燈泡內容亦無改變，核無商標法第30 條第3 項但書規定之「為防止商品變質、受損」等情形，甲辯稱可適 用前段權利耗盡原則，自無不合。又包裝內並無甲以新商標販售燈泡 價格低於「SOLUX」商標圖樣燈泡價格之證據可憑，且甲所出售之燈 泡，外觀上既難以誤認係Ｂ公司之「SOLUX」燈泡，二者在市場上縱 有價格差距，消費者如何選擇，如有瑕疵，亦可各循商標管道主張權 利，買賣雙方權利義務甚為明灼，難認消費者有被詐騙情節。 41 41

商標耗盡原則案例 本案評析 (一) 按「商標反向假冒行為」係指未經商標權人同意，在其貼附註冊商標之商品上，將商標權人之註冊商標除去後，貼上自己或第三人之商標，並將該商品投入市場中銷售，宣稱是自己或第三人產製的商品之行為。本案甲所被訴之涉犯行為，即屬商標反向假冒行為。 42 42

商標耗盡原則案例 （二）爭點：權利耗盡原則得否適用於商標反向假冒之案例。 權利耗盡原則係指，商標權人將帶有其商標之商品於市場販售後，商標權人之權利因此而耗盡。我國商標法第36條第2項亦對此原則明定，「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」故而，買受人透過合法買賣而受讓商品所有權後，於法律上即有自由占有、使用、收益及處分等權利，換言之，該商品移轉與買受人後，商標和產品均同屬買受人所得自由支配的範圍，原商標權人均無權加以干涉。因此按前述邏輯，本案中甲於買受燈泡後，該燈泡即為甲所有，其欲塗銷或更換其他商標，並非商標權人所得干涉。 43 43

商標耗盡原則案例 惟上述見解有疑者係，商標本身係具標示產品來源、保證品質之 功能，故進而成為生產者商譽的表徵。因此，在商品流通至最終 消費者手中之前，該商標與其附著之商品應是相互依附且不可分 割，若將權利耗盡原則之適用時點提前採過寬之解釋，顯誤會權 利耗盡原則之立法本意。 44 44

真品平行輸入 1.意義:一般所謂之「平行輸入」有多種不同之定義: (1)有認為所謂「平行輸入」(allelimporte， Parallel imports)，係指「第三人在沒有得到內國商標權人許可之情況下，將已經由內國之商標權人本身、得其同意之人、或在法律上或經濟上從在內國享有商標權人之人，以該商標在外國交易流通之商品，輸入國內者而言。就此並不能認為該行為構成國內商標權之侵害。」;而在美國判例上，常有「灰色市場商品」(gray-market goods)或「灰色市場輸入」(gray-market imports)之用語。 45

真品平行輸入 (2)國內學者則有認為所謂「真品」( Originalware )，係指與本國商標權人同一，或雖非同一人，而彼此間有法律上或經濟上關係之外國商標權人或其被授權人，所製造並合法貼附同一商標之商品，因此它並非仿冒之商品。而「平行輸入」(Parallel imports)，係指第三人未經商標權人或其授權人之同意，將前述在外國合法使用相同商標圖樣於同一類似商品輸入，而與國內之商品競爭之意。平行輸入之真品，俗稱「水貨」而該商品之輸入商，則俗稱「水貨商」。 46

平行輸入之方式 可能有下列幾種情形: (1)輸入產品係由國外廠商在國外製造，由在我國設立之子公司以相同之商標行銷，或該產品亦經我國國民在國內取得商標權，但第三人仍由國外(含第三國)買受該產品後輸入。 (2)該產品之國內商標權人授權其相關公司在海外生產，但回銷至母國。 (3)國外商標權人授權或轉讓其權利給國外之廠商製造銷售，彼此有協議該產品不得銷進原授權國內，卻由第三人回銷或轉銷。 47

平行輸入之合法性 (1)學說: 肯定說: A促進自由貿易以防止獨家壟斷。 B.價格競爭。 C.增加消費者選擇機會。 D.耗盡理論。 否定說: A.商標屬地主義與獨立原則。 B.品質保證，以維護商標信譽。 C.售後服務，以保障消費者權益。 D.制止搭便車之行為。 48

平行輸入之合法性 (2)主管機關見解:公平交易委員會及智慧財產局均採肯定見解。 (3)司法實務見解:依商標法第36條第2項規定，亦採肯定見解。 (4)法制:商標法第36條第2項規定:「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」 據上，商品經由商標權人對於該商標享有之產品價值之應有收益後，商標權人對於該商品所表彰的商標權即已耗盡，他人對於該商品進行市場流通的行為，並不會侵害到商標權人對於該商品的商標權。當然，此所指的權利耗盡，應以商品數量，而非商品種類的角度去看待之。 49

平行輸入之合法性 至於進口權的部分，由於商標法第5條就商標的使用範圍，並未包括進口權，因此對照第36條第2項可以得知，只要貿易商以合法方式自國外向商標權人或其同意之人購得具商標權之商品後，貿易商再將該貨品進口至我國市場中銷售之行為，並不會侵害到商標權人之權利。雖商標法賦予商標權人一定之獨占的、排他的專用權利，但此權利亦非無限制，一個重要之限制便是商標之功能，詳言之，當附有商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通時，商標之保護功能已獲得實現，商標權便已耗盡，之後商標權人不得再對該商品主張商標權，而限制商品之流通，此即商標之耗盡原則之理論基礎，又稱為商標之消耗理論。 50

平行輸入之合法性 耗盡原理依其是否受地域之限制，又可分為「國內耗盡」與「國際耗盡」。二者之差異在於: 「國際耗盡」指權利人首次銷售後，除有特別規定外，不僅喪失國內轉售權，亦喪失國外轉售權;而「國內耗盡」則認為權利人於首次銷售後，僅喪失國內轉售權。我國商標法第36條第2項條文並未限定合法商品須於國內市場上合法交易流通後，商標權人始不得就該商品主張商標權，故解釋上自當採「國際耗盡」原則。 51

真品平行輸入是否合法，須分別視情形而定 真品原裝平行輸入:我國實務關於平行輸入之案件，多見於民事侵權訴訟，對於單純平行輸入原裝真品之行為，現多認單純之原裝真品平行輸入，並無引起消費者混同、誤認、欺朦之虞，對於商標權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止商標註冊之自訴人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之機會，享受自由競爭之利益，於商標法之目的，並無違背，故認為不構成侵害商標權。商標法第36條第2項之規定，既採國際耗盡原則，則真品原裝平行輸入時，商標權人即不得主張其商標權，故應認不構成侵權。至於水貨商就既往的「搭便車」行為，是否因為不公平利益之取得而應賠償損害，則是另一問題。 52

真品平行輸入是否合法，須分別視情形而定 真品加工、改造後平行輸入:倘非原裝銷售，而係擅自加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布，而其結果足以讓使消費者發生混淆誤認其為商標權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，則構成商標權之侵害。 53

真品平行輸入是否合法，須分別視情形而定 商品變質、受損後，再予平行輸入:商標法第36條第2項規定:「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」故依其但書之規定，商標權人仍可就該商品主張商標權。 54

真品平行輸入 （網路拍賣水貨有無觸法） 案例： coach、armani、burberry 的包包、配件，相信愛美的男生女 生都在網路上購買過，先舉一個案例：gigi有一個朋友大胖熊 在美國唸書，可以半價買到coach的包包、有發明專利看門機器 人、受著作權保護的哈利波特原文書，於是他們倆個就合作開 設了一個拍賣網站，由大胖熊在美國的暢貨中心以將近半價的 價格購入，透過拍賣網站銷售給台灣的民眾，請問這樣的行為 是否觸犯法律？ 55 55

真品平行輸入 （網路拍賣水貨有無觸法） 解析： 這個問題主要在探討我國是否允許「真品平行輸入」，所謂真品平行輸入簡單的講就是水貨，這裡的討論主要集中在「專利法」、「商標法」及「著作權法」，各國立法不盡相同，原則上採取屬地主義，仍應視各國的具體立法規定。 就我國相關立法規定，以專利法而言，依據專利法第57條第1項第6款規定，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者，為發明專利權效力所不及，所以gigi在台灣所販賣的看門機器人並不違反專利法的規定。 56 56

真品平行輸入 （網路拍賣水貨有無觸法） 就coach包包，是否有違反商標法的規定，依照現行實務見解， 商品輸入者只要對於商品未為任何加工或改造，而使用商品上 之商標，因為對於商標專用權者或其授權者的商譽沒有任何影 響而且可以防止市場壟斷並增加消費者多種價格選擇，因此認 為擬制已得商標專用權人的同意，並不違反商標法，不過必須 注意不可使人誤認商品的來源，否則會有違反商標法或公平交 易法的疑慮喔！ 57 57

真品平行輸入 （網路拍賣水貨有無觸法） 就哈利波特的原文書而言，主要是在探討「著作權法是否允許 真品平行輸入」，這裡的利益衡量在於著作權人的利益以及消 費者的利益，原則上我國著作權法禁止真品平行輸入，但是有 例外規定，如果你只買一份而且沒有拿去賣的話這樣就不會有 問題，因此gigi的行為可能就違反著作權法而有民事與刑事責 任。 58 58

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