专利知识讲座 王之梓

案例分析（卷三）

1．基础知识 1．1 三性 专利法第22条 1．2 单一性 专利法第31条 1．3 申请文件的修改 要求：专利法第33条 时机与方式：专利法实施细则第51条 1．3．1 实审中的申请文件修改 1．3．2 复审中的申请文件修改 1．3．3 无效宣告中的专利文件修改

2．案例分析 2．1 阅读分析 2．1．1 阅读方法 2．1．2 分析与对比 2．1．3 结果 2．2 案例分析

3．答案解析 3．1 实审中的意见陈述 3．2复审请求书 3．3 专利无效中的意见陈述

4．案例 用于挂在横杆上的挂钩

案例分析（卷三） 案例分析能力 答案撰写能力 法律基础知识

1．基础知识 1．1 三性（限于发明） 【专利法第22条】 新颖性 创造性 实用性

1．1．1 新颖性 审查基准【法22-2】： 时间界限 地域界限 公开方式 （抵 触 申 请） 时间界限 地域界限 公开方式 （抵 触 申 请） 法22-2：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件中。 引入一个概念【对比文件】：为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

审查原则【审查指南】 单独对比 同样的发明或者实用新型：与现有技术或者抵触申请的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。 “同样”的判断方法 （注：所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果）新颖性判断中几种常见的情形：相同内容的发明或者实用新型（内容完全相同、仅是简单的文字变换、从对比文件中直接地且毫无疑义地确定的技术内容）、具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围等 技术领域 技术方案 技术问题 技术效果

1．1．2 创造性 ☆引入概念：所属技术领域的技术人员 【专利法22-3】：突出的实质性特点、显著的进步、（已有技术） 审查原则：组合评判、整体看待（领域、问题、方案、效果）

所属技术领域的技术人员 也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”。 假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。 如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

审查基准：法22-3 “突出的实质性特点”的判断： 对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

（非）显而易见判断方法（三步法） （1）确定最接近的现有技术 （2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 “最接近现有技术”的判断方法： 方法1：技术领域相同，效果或者用途最接近、公开了发明的技术特征最多 方法2： 领域不同，但能够实现发明的功能，且公开的技术特征最多 （2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 确定区别特征，并根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题 （3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 现有技术【整体而言】中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决 其存在的技术问题【即：本发明所要解决的技术问题】的启示 存在技术启示的几种情形 (i)所述区别特征为公知常识【惯用手段、教科书或工具书等中披露】 (ii)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段【同一份对比文件 的不同部分披露】 (iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段 在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决 该重新确定的技术问题所起的作用相同

显著的进步 有益的技术效果

【小 结】 区别特征－ 效果－问题 最接近的 现有技术 区别特征/ 技术问题 技术启示 区别特征解决问题时的作用 方法1 方法2 几种不同类型发明的创造性判（略） 判断发明创造性时需考虑的其他因素（略）

1．1．3 实用性 略

1．2 单一性 专利法第31条

1．3 申请文件的修改 要求：专利法第33条 文字记载的内容；确定的内容（直接地、毫无疑义） 时机与方式：专利法实施细则第51条 被动修改（视为被动修改） 视为被动修改：修改满足专利法第三十三条，消除了原申请 文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景， 这种修改就可以被视为是经审查员同意的、 相当于按照通知书的要求进行的修改。

1．3．1 实审中的申请文件修改 不能被接受的修改： 扩大保护范围：删除或改变必要技术特征 允许的修改【略】：七种情形 将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏 单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。 例如：自行车新式把手与自行车的车座等。 增加新的独立权利要求 允许的修改【略】：七种情形 对说明书及其摘要的修改（略） 不允许的修改

1．3．2 复审中的申请文件修改 修改要求 修改时机 提出复审请求 复审通知书（包括复审请求口头审理通知书） 参加口头审理 符合专利法第三十三条 实施细则第六十条第一款：对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定 或者合议组指出的缺陷。 下列情形通常不符合上述规定： （1）修改后的权利要求扩大了保护范围。 （2）将缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。 （3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。 （4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。

1．3．3 无效宣告中的专利文件修改（法68－1、2） 修改原则（《审查指南》第四部分第三章第5.4节） 修改方式 修改方式的限制 发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是： (1) 不得改变主题名称。 (2) 不得扩大保护范围。 (3) 不得超范围。 (4) 一般不得增加【未包含在授权的权利要求书中的】技术特征。 修改方式 一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。 合并：在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。 技术方案的删除：从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一 种以上技术方案。 修改方式的限制 在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求 中包括的技术方案。 仅在下列情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书： （1）针对无效宣告请求书 （2）针对无效宣告理由的增加或者补充的证据（由请求人增加或复审委引入）

【备用】4.实用新型专利创造性的审查 在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。 实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容参照本指南第二部分第四章的规定。但是，根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。 两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。

(1) 现有技术的领域 对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。 对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示， 例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

(2) 现有技术的数量 对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。 对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

2．案例分析 新颖性 创造性 阅读分析 相关信息 相关信息：（新颖性）领域、问题、方案、效果 （创造性）突出的实质性特点和显著的进步

2．1．1 阅读方法 列表法 分级列表法 本 发 明 对 比 文 件 A B B1 B11 C C1 D

2．1．2 分析与对比 最接近现有技术的判断方法 区别特征的判断方法 技术问题的确定方法 注意：技术效果（作用）

2．1．3 结果 △领域、问题、方案（具有不同特征）、效果 △最接近现有技术、区别特征和（重新确定）技术问题、 有无将区别特征用于最接近现有技术，实现技术问题 的解决，达到预期效果【技术启示】 △技术效果

2．2 案例分析 案例：拼装式方柱组件

3．答案解析 3．1 实审中的意见陈述 3．2复审请求书 3．3 专利无效中的意见陈述

3．1 实审中的意见陈述书 3．1．1 意见陈述的正文 起始格式句：本意见陈述书是针对审查员于……年…月…日第…次审查意见通知书所作的答复，随此意见陈述书附上新修改的权利要求书及说明书（第…页至第…页） 说明权利要求修改的内容：根据审查意见的修改，同时，说明修改依据 被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要 求进行的修改，同时，说明修改依据 说明书的适应性修改 重点分析与论述与审查意见不一致之处：新颖性（逐件对比、从属权利要求） 创造性（从属权利要求） 对申请文件中暂未修改之处进行说明 结尾句：希望和要求（会晤、配合修改、再给予修改和意见陈述的机会）

3．2 复审请求书 3．2．1 主要内容和格式【仅供参考】 说明复审请求的对象 请求人的请求 复审理由【参照无效的相关内容】 结尾部分 格式句：请求人不服专利局于……年…月…日发出的对专利申请（专利申请号为……、专利申请人为……、发明名称为……）的驳回决定，根据《中华人民共和国专利法》第41条第1款、《中华人民共和国专利法实施细则》第59条第1款的规定请求复审。 请求人的请求 复审理由【参照无效的相关内容】 简述驳回理由及证据 修改（如果有修改）及修改依据 论述修改后的申请文件消除了驳回决定中指出的缺陷（本发明具有……的理由） 结尾部分

3．3 专利无效中的意见陈述书 说明意见陈述书的答复对象 专利权人的请求（全部维持专利权、部分维持专利权） 具体论述上述请求的理由 3．3．1主要内容和格式 说明意见陈述书的答复对象 格式句：本意见陈述是针对请求人……于…年…月…日对本专利权人的发明专利（专利号 为……、申请日为……、授权公告日为……、发明名称为……）提出的无效宣告 请求书作出的答复。 专利权人的请求（全部维持专利权、部分维持专利权） 格式句：【全部维持专利权】专利权人请求专利复审委员会驳回上述请求人提出的无效宣 告请求，并按授权公告时的权利要求书和说明书维持该专利权有效。 【部分维持专利权】专利权人考虑到请求人提出的无效宣告请求的理由和证据， 对授权公告的权利要求书进行了修改，现请求专利复审委员会驳回上述请求人提 出的无效宣告请求，并按附在本意见陈述书后的权利要求书和授权公告时的说明 书维持该专利权有效。 具体论述上述请求的理由 △简述无效理由，列出请求人提供的所有证据 △说明权利要求的修改及修改方式，指出修改后的权利要求相对于消除了无效宣告理 由所涉及的实质性缺陷 △分析并指出不能作为无效宣告理由的证据，说明理由 △论述被采用的证据，不足以支持无效宣告请求的理由；必要时，也要说明即使考虑 不能作为无效宣告理由的证据也不足以支持无效宣告请求的理由 注意：单件证据，多件证据作为整体或组合使用 结尾部分 结论并重申专利权人的请求，必要时，提出口头审理的请求。

3．3．2 案例 【组合动物玩具】

4．案例（2006卷三） 用于挂在横杆上的挂钩

谢 谢！ 主讲人：王之梓 东南大学 经纬专利与商标 83793039转805 13815883362