主讲人：楼高潮 国家知识产权培训（江苏）基地 教授 南京经纬专利商标代理有限公司 专利审批与无效宣告 主讲人：楼高潮 国家知识产权培训（江苏）基地 教授 Email: NJJW@jingweiip.com Tel: 025-86649148 13905145668 南京市广州路1号

主要内容 第一章 专利申请的审查 第二章 复审与无效宣告 2

第一章 专利申请的审查 一、初步审查 二、实质性审查 3

一、初步审查 发明专利申请审批流程 申请 保密审查 公布 实质审查 授权及公告 初步审查 受理 复审 法院 行政复议 无效宣告 分类 4

1、发明专利申请的初步审查 发明专利申请审查流程： 受理-形式审查-初步审查-公开-实质审查-授权或者驳回 驳回或者授权后程序 复审或者无效宣告 5

1、发明专利申请的初步审查 初步审查的任务： 申请文件以及与申请文件有关的文件的内容和期限是否符合规定，费用金额和期限 初步审查的范围：形式审查、明显实质性缺陷（法5条、25条、31条、33条以及2条1款等） 、其他文件的形式审查以及有关费用的审查 6

实用新型专利申请审批流程 申请 分类 授权及公告 初步审查 受理 复审 法院 行政复议 无效宣告 保密审查 7

2、实用新型专利申请的初步审查 实用新型专利申请经过初步审查没有发现驳回理由的，授权、登记并公告 初步审查范围：形式审查、明显实质性缺陷、其他文件的形式审查以及有关费用的审查

外观设计专利申请审批流程 申请 分类 授权及公告 初步审查 受理 复审 法院 行政复议 无效宣告 9

3、外观设计专利申请的初步审查 外观设计专利申请经过初步审查没有发现驳回理由的，授权、登记并公告 初步审查范围：形式审查、明显实质性缺陷、其他文件的形式审查以及有关费用的审查 10

二、发明专利的实质性审查 （一）不授予专利权的申请的审查 1、不符合专利法第二条规定的客体 2、专利法第五条不授予专利权的发明创造 3、专利法第二十五条不授予专利权的客体 11

（二）专利申请文件审查 1、对说明书的审查 说明书应当满足的要求 专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 12

发明名称 技术领域 背景技术 发明内容 附图说明 具体实施方式 说明书的撰写方式和顺序 发明名称 技术领域 背景技术 发明内容 附图说明 具体实施方式 13

2、对权利要求书的审查 权利要求书应当满足的要求 权利要求书应当以说明书为依据，清楚并简要地表述请求保护的范围；保护范围以权利要求为准，说明书及附图可以用于解释权利要求 14

3、单一性 单一性是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。 15

总的发明构思 属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中“特定技术特征”是指在发明或者实用新型对现有技术作出的贡献中起实质性作用的那些技术特征。 16

（三）专利的三性条件审查 1、新颖性 （1）新颖性的概念 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 17

（2）现有技术： 申请日（或者优先权日）前在国内外为公众所知的技术 现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术也称已有技术、公知技术等。 18

由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 （3）抵触申请 由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 19

（4）审查原则 与现有技术或者与有抵触申请之嫌的专利文件相比，如果其技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同，则认为是相同的发明或者实用新型 单独对比原则 20

（5）审查基准 相同内容的发明或者实用新型文字完全相同，或者是简单文字变换。 具体（下位）概念与一般（上位）概念 惯用手段的直接置换 数值和数值范围 包含性能、参数、用途或方法等特征的产品权利要求 21

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性： （6）不丧失新颖性的公开（宽限期） 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性： 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的； 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的； 他人未经申请人同意而泄露其内容的。 22

（7）对同样的发明创造的处理 专利法实施细则第十三条第一款规定同样的发明创造只能被授予一项专利。 判断原则 比较权利要求，范围完全相同 判断原则 比较权利要求，范围完全相同 对两份申请的处理 申请人相同 通知申请人进行选择或者修改 申请人不同，不同申请日，则按照法22条处理；相同申请日，协商解决 23

同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。 已有技术 不包括抵触申请 （2）突出的实质性特点 非显而易见 2、 创造性 （1）概念 同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。 已有技术 不包括抵触申请 （2）突出的实质性特点 非显而易见 （3）显著的进步 有益的技术效果 24

（4）审查原则 审查是否具有突出的实质性特点，同时审查是否有显著的进步 考虑发明技术领域、解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待 将一份或者多份对比文件中的不同的技术内容组合在一起进行评定 如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。 25

第一步：确定最接近的现有技术首先考虑技 术领域相同或相近的现有技术 第二步：确定发明的区别特征和其实际解决 的技术问题 （5）审查基准 突出的实质性特点 三步法 第一步：确定最接近的现有技术首先考虑技 术领域相同或相近的现有技术 第二步：确定发明的区别特征和其实际解决 的技术问题 第三步：判断要求保护的发明对本领域的技 术人员来说是否显而易见 26

区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示 所述区别特征为公知常识， 结合的启示（动机） 区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示 所述区别特征为公知常识， 例如，公知的教科书或者工具书，铝与轻质材料；铝与热良导体 所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段 所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段 27

显著的进步 几种不同类型发明的创造性判断： 质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等； 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平； 发明代表某种新技术发展趋势； 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。 几种不同类型发明的创造性判断： 开拓性发明 组合发明 选择发明 转用发明 要素变更的发明 公知产品的新用途发明 28

发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题 （6）辅助性审查基准 发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题 发明克服了技术偏见 发明取得了预料不到的技术效果 发明在商业上获得成功 29

（7）审查创造性时应当注意的问题： 创立发明的途径 避免“事后诸葛亮” 对预料不到的技术效果的考虑 对要求保护的发明进行审查 30

3、实用性 （1）实用性的概念 指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果 31

在产业中能够制造、使用，并且能够符合自然法则，解决技术问题。 能制造或使用 在产业中能够制造、使用，并且能够符合自然法则，解决技术问题。 32

能够产生积极效果 是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。 33

（四）实质审查程序 1、基本原则： 请求原则、听证原则、程序节约原则 34

修改的文本包括：初审时的修改、提出实质审查请求时的修改以及在收到专利局发出的发明申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内的修改 2、审查的文本 申请日提交的原始文本和经过修改的文本 修改的文本包括：初审时的修改、提出实质审查请求时的修改以及在收到专利局发出的发明申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内的修改 35

属于专利法第五条或者第二十五条规定不授权范围 不具备实用性 不符合专利法第二条第一款的规定； 3、不必检索即可发出审查意见通知书的情况 属于专利法第五条或者第二十五条规定不授权范围 不具备实用性 不符合专利法第二条第一款的规定； 说明书和权利要求书未对申请主题作出清楚完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现 36

4、单一性审查 5、检索核实优先权 37

6、全面审查 审查权利要求、说明书和摘要；对于依赖遗传资源完成的发明创造，审查员还应当审查申请人是否提交了遗传资源来源披露登记表，该遗传资源来源披露登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源；对于未说明原始来源的，是否说明了理由。 重点是审查说明书和权利要求书是否存在专利法实施细则第五十三条所列情形 38

7、不全面审查的情况 存在细则第五十三条规定缺陷的，并且不可能授权的，可不全面审查，通知书只需指出主要缺陷 39

8、审查意见通知书 第一次：表格和正文以及还可能包括对比文件 再次和补充检索 40

9、会晤 条件：发出一通，并且申请人答复同时或者之后提出，或者审查员根据案情需要向申请人发出了约请 41

10、电话讨论 解决次要和不必引起误解的形式方面的缺陷 11、答复和修改 按照期限和要求 42

第二章 复审与无效宣告 一、专利复审委员会与审查原则 43

专利复审委员会 （一） 专利复审委员会的组成 主任（委员） 专利复审委员会由 技术专家，和 法律专家组成 副主任（委员） 国家知识产权局局长 1、依据专利法第四十一条第一款的规定，国务院专利行政部门设立专利复审委员会。 2、依据专利法实施细则第五十八条的规定，专利复审委员会由国务院专利行政部门（国家知识产权局）指定的技术专家和法律专家组成，主任由国家知识产权局负责人兼任。 专利复审委员会由 技术专家，和 法律专家组成 副主任（委员） 主持常务工作的副主任 其他副主任 44 第一部分 44

专利复审委员会 办 公 室 人事教育处 通信申诉处（三） 立案及流程管理处 行政诉讼处 化学申诉处（五） 研 究 处 光电申诉处（六） The Patent Reexamination Board 办 公 室 人事教育处 通信申诉处（三） 立案及流程管理处 医药生物申诉处（四） 行政诉讼处 化学申诉处（五） 研 究 处 光电申诉处（六） 机械申诉处（一） 材料申诉处（七） 电学申诉处（二） 外观设计申诉处（八） 45

（二） 专利复审委员会的任务 根据专利法第四十一条的规定，专利复审委员会对复审请求进行受理和审查，并作出决定。复审请求案件包括对初步审查和实质审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件。 根据专利法第四十五条和第四十六条第一款的规定，专利复审委员会对专利权无效宣告请求进行受理和审查，并作出决定。 当事人对专利复审委员会的决定不服，依法向人民法院起诉的，专利复审委员会可出庭应诉。 （ 46

（三） 审查原则 1、合法原则 专利复审委员会应当依法行政，复审请求案件（简称复审案件）和无效宣告请求案件（简称无效宣告案件）的审查程序和审查决定应当符合法律、法规、规章等有关规定。 47

2、公正执法原则 专利复审委员会以客观、公正、准确、及时为原则，坚持以事实为根据，以法律为准绳，独立地履行审查职责，不徇私情，全面、客观、科学地分析判断，作出公正的决定。 48

3、请求原则 复审程序和无效宣告程序都应当基于当事人的请求启动。 49

4、依职权审查原则 专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制。 50

5、听证原则 在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理过程中已经被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实。 51

6、公开原则 除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件（包括专利申请人不服初审驳回提出复审请求的案件）以外，其他各种案件的口头审理应当公开举行，审查决定应当公开出版发行。 52

二、复审程序的审查流程 国家知识产权局 提起复审请求 驳回决定 3个月内 发明专利初步审查 发明专利实质审查 实用新型专利初步审查 外观设计专利初步审查 驳回决定 3个月内 提起复审请求 53

专利复审委员会进行形式审查 国家知识产权局原审查部门进行前置 审查 是 专利复审委员会做出决定 专利复审委员会进行合议 审查 否 是 是否同意撤销 驳回决定 专利复审委员会做出决定 专利复审委员会进行合议 审查 回到国家知识产权局 原审查部门继续审批程序 54

逾期未答复 复审请求视撤； 口审通知书视撤的情形 专利复审委员会进行合议审查 发出复审通知书、 口头审理通知书 或者两者结合的方式 撤销驳回 决定 回到国家知识产权局 原审查部门继续审批程序 逾期未答复 复审请求视撤； 口审通知书视撤的情形 答复或进行 修改 55

撤销驳回决定 3个月内 作出复审决定 维持驳回决定 起诉至北京市第一中级人民法院 起诉至北京市第一中级人民法院 上诉至北京市高级人民法院 法院判决维持复审委决 定的 回到国家知识产权 局 原审查部门继续审批 程序 56

三、无效宣告程序的审查流程 决定生效 答复意见 口头审理 维持决定 撤销决定 北京市高级人民法院 北京市第一中级人民法院 发出受理通知书 请求提出 决定生效 通知人民法院或 地方专利管理局 北京市高级人民法院 复审委员会 形式审查 北京市第一中级人民法院 发出受理通知书 并转送文件 请求人 当事人不起诉 送达当事人 被请求人 作出审查决定 书面审查 口头审理 答复意见 进入合议组 审查 决定口审并 发出通知 57

无效宣告请求的法定理由 ——专利法实施细则第65条第2款的规定 是否符合三种专利的定义（法第2条） 是否违反法律、社会公德和妨害公共利益（法第5条） 是否是专利法排除的可专利的对象（法第25条） 专利三性（法第22条） 外观（法第23条） 是否是重复授权、先申请原则（法第9条）、 说明书是否充分公开（法26条3款） 权利要求书是否得到说明书支持、权利要求是否清楚（法26条4款） 修改是否超范围（法33条） 是否缺少必要技术特征（细则第20条2款） 违反保密审查规定（法20条1款） 外观设计的图片或照片不清楚（法27条2款） 分案申请不符合规定（细则43条1款） 58

南京经纬专利商标代理有限公司 谢 谢 ！ Email: NJJW@jingweiip.com Tel: 025-86649148 13905145668 南京市广州路1号 59 2017/3/21