專利申請與審查 楊智傑 老師

單一性原則（第32條） 申請發明專利，應就每一發明提出申請。 二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。 舊法 一、利用發明主要構成部分者。 二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。 三、 發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

分割申請 分割申請 第 33 條申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或 據申請人申請，得為分割之申請。 前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請 案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案 已完成之程序續行審查。

專利代理人 第11 條 申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。 在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。 代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。 專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，代理人資格之取得 、撤銷、廢止及其管理規則，由主管機關定之。 專利師法 2007年6月20日通過專利師法 專利專責機構職員及專利審查人員於任職其內，除繼承外，不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益（專利法15條）

申請日 一、文件備齊日 二、文件補正日 第25條III申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。 第25條IV前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正 中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案 不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

申請改請 第102 條申請發明或新式樣專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之 審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。 第114 條申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案 之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請 案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。

申請日之追溯 第34條發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起 二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申 請權人之申請日為專利申請權人之申請日。 發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。

生物材料寄存之申請日 第30條申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生 物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存 機構、寄存日期及寄存號碼。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知 識者易於獲得時，不須寄存。 申請人應於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。 申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，而於申請時聲明其 事實，並於前項規定之期限內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存 機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於 申請日在國內寄存之限制。

優先權 申請案同ㄧ 優先權之效果 優先權之種類 前後申請案之內容需為相同，始得主張優先權。 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準 國際優先權 國內優先權

國際優先權 第27 條 申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外 國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華 民國申請專利者，得主張優先權。 外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認 優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者 ，亦得依第一項規定主張優先權。 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

國際優先權主張時間 第28 條依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載 明在外國之申請日及受理該申請之國家。 申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件 。 違反前二項之規定者，喪失優先權。

考古題 專利申請時，我國專利法承認「優先權原則」，請說明此原則之意義及特色。 又設若美國人甲及英國人乙係對Ａ專利之共同發明人，於民國九十年五月十一日在日本共同提出申請案，並於民國九十年九月十一日向我國申請發明專利，試問：甲及乙於我國為優先權之主張，是否應予受理？ （90年檢事官）

複數優先權與部分優先權 複數優先權 部分優先權 外國是兩案，在台灣申請成一案 27II依前項規定，申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間 之起算日為最早之優先權日之次日。 部分優先權 外國一案，後來台灣申請時增加 此時原始案可以主張優先權，增加部分不能主張優先權

新修正條文 現行條文 第二十九條　依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項： 一、第一次申請之申請日。 二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。 三、第一次申請之申請案號數。 申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。 違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權。 申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或依前項規定視為未主張者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第一項及第二項規定之行為。 第二十八條　依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。 申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。 違反前二項之規定者，喪失優先權。

考古題 美商甲公司於美國申請專利後半年，始於臺灣申請發明專利，試回答下列問題： 1.甲公司可否在台灣申請專利時主張優先權？ 2.設甲公司在美國之專利申請案核准，而在台灣相同內容之發明專利申請案核駁，其理由可能為何？ 3.甲公司在台灣之發明專利申請案核駁後，其救濟程序為何？ 4.甲公司可否以美國業已核准之專利，在台灣主張其專利權遭乙公司侵害？（90年台北法研財法組）

國內優先權 2001年修正引進國內優先權制度，係指專利申請人將其發明或新型在我國提出專利申請後，在12個月內就所提出之發明或新型加以補充改良，再行申請時，可主張優先權，而以先申請案之申請日作為審查專利要件之基準日。國內優先權適用於發明及新型。(新式樣不適用) 前案視為撤回(自申請之次日起滿十五個月)。 審查基準日，以優先權日為準。 原案未揭露之部份，仍以後申請案之申請日作為判斷專利要件之基準點。

國內優先權 第29 條 1申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者 ，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但 有下列情事之一者，不得主張之： 一、自先申請案申請日起已逾十二個月者。 二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十七條或本條規定主張優先權者。 三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案或依第一百零二條之改請案。 四、先申請案已經審定或處分者。

國內優先權（續） 2前項先申請案自其申請日起滿十五個月，視為撤回。 3先申請案申請日起十五個月後，不得撤回優先權主張。 4依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日起十五個月內撤回者 ，視為同時撤回優先權之主張。 5申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。 6主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。 7依第一項主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明 先申請案之申請日及申請案號數，申請人未於申請時提出聲明，或未載明 先申請案之申請日及申請案號數者，喪失優先權。 8依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。

優先權比較 優先權 國際優先權 國內優先權 內容 期間 條文 專利申請人向一國提出的申請，在一定期間內，於其他國家申請者，得主張第一次申請日為後申請案之申請日 發明：12月 新型： 12月 新式樣：6月 83年引進，第27條 國內優先權 基於在境內申請之發明/新型專利案，再提出專利申請者，得主張優先權 92年引進，第29條

申請文件 第25條 申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利 專責機關申請之。 申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭 、受讓或繼承證明文件。

專利說明書之內容與屬性 發明名稱 發明摘要 屬技術性質 專利說明書內容 發明說明 申請專利範圍 屬法律性質

專利說明書 第26 條 I 前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。 II 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者， 能瞭解其內容，並可據以實施。 一、發明或新型所屬之技術領域 二、先前技術 三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段 及對照先前技術之功效 四、實施方式 五、圖式簡單說明

申請專利範圍 26III申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載 ，且必須為發明說明及圖式所支持。 專利說明書最重要之部分係申請專利範圍（claim）或稱請求項。各請求項應以簡潔之方式記載且必須為發明說明及圖式所支持。

專利說明書-示例 2 1 完成說明部分 發明名稱: 杯子 摘 要: ㄧ種具有把手的杯子 發明說明: ㄧ種杯子，具有杯體1與把手2， 摘 要: ㄧ種具有把手的杯子 發明說明: ㄧ種杯子，具有杯體1與把手2， 杯體1與把手2 相互連接。 申請專利範圍: ?

申請專利範圍的架構 專利範圍(claim)之結構包含三個部份， 三隻腳凳子 前序部分(preamble) 轉折連接詞(transitional phrase) 技術主體(body of claim) 三隻腳凳子 前文：一種可支持物體的裝置; 轉折詞：其至少包含有(which comprises); 請求主文 一水平基部元件以及; 三支垂直支撐元件，每支的一端均聯結至該水平部元件的同一面

申請專利範圍之基本原則 一句話原則 最少要件原則 第一個名詞出現時，要加上冠詞「ㄧ」字，再出現時需使用「該」字。 每一項僅能在最末段的結尾使用句號「。」 其它段落的分隔則以分號「；」為之。 最少要件原則 通常文字敘述愈長，所限制的範圍愈窄。 第一個名詞出現時，要加上冠詞「ㄧ」字，再出現時需使用「該」字。 獨立項：基本技術內容與實施態樣 附屬項：修正部分

補充或修正 第49 條專利專責機關於審查發明專利時，得依職權通知申請人限期補充、修正說 明書或圖式。 申請人得於發明專利申請日起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式 ；其於十五個月後申請補充、修正說明書或圖式者，仍依原申請案公開。 申請人於發明專利申請日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內 補充、修正說明書或圖式： 一、申請實體審查之同時。

補充或修正 依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範 圍。 二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後 三個月內。 三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。 四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。 依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範 圍。 第二項、第三項期間，如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日。 爭議：後續行政救濟，能否補充或修正？ 實務似乎認為可以，但有學者認為不可

專利審查 發明專利：實體審查 請求審查制 早期公開 新型專利：形式審查 新式樣專利：實質審查 全面廢除異議制度 審定後舉發制

早期公開制 過去必須等審定後才公開，拖延很久 18個月主要是因為配合國際優先權12個月加上補正期間 讓他人知道已經有此技術內容，避免研發投資上重複與浪費 第36 條專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。 專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。 發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開： 一、自申請日起十五個月內撤回者。 二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。 三、妨害公共秩序或善良風俗者。 第一項、前項期間，如有主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主 張二項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。

早期公開制之配套措施 請求審查 請求優先審查 補償金請求權 任何人得於申請日起三年內申請實體審查，逾三年未請求審查者，申請案視為撤回(因案件已公開，再以原案提出申請時將喪失新穎性)。 請求優先審查 為商業上實施之人，可申請優先審查。 補償金請求權 對公開後公告前使用其技術者，有補償金請求權。

專利公開後優先審查 第39 條發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責 機關得依申請優先審查之。 為前項申請者，應檢附有關證明文件。

補償金請求權 第40 條發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容， 而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請 案公告後，請求適當之補償金。 對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實 施之人，亦得為前項之請求。 前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。 第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

請求審查制 很多人提出申請，但後來覺得不值得 為減少眾多審查案件量，故採請求審查制 第37 條 自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。 依第三十三條第一項規定申請分割，或依第一百零二條規定改請為發明專 利，逾前項期間者，得於申請分割或改請之日起三十日內，向專利專責機 關申請實體審查。 依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。 未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案， 視為撤回。

審查申請書 第38 條 申請前條之審查者，應檢附申請書。 專利專責機關應將申請審查之事實，刊載於專利公報。 申請審查由發明專利申請人以外之人提起者，專利專責機關應將該項事實 通知發明專利申請人。 有關生物材料或利用生物材料之發明專利申請人，申請審查時，應檢送寄 存機構出具之存活證明；如發明專利申請人以外之人申請審查時，專利專 責機關應通知發明專利申請人於三個月內檢送存活證明。

審查制度 審查人員 我國審查人員採內審與外審雙軌制。 第35 條專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查 之。 專利審查人員之資格，以法律定之。 我國審查人員採內審與外審雙軌制。 內審制由專利專責機關之正式編制之審查人員擔任審查工作 而外審制則由專利專責機關以外之學者審查。

審查程序 一、先程序後實體 二、實體審查 第48 條專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下 列各款之行為： 程序不合，先命補正，不補正，駁回其申請 二、實體審查 第48 條專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下 列各款之行為： 一、至專利專責機關面詢。 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。 前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或 指定地點實施勘驗。

專利審查基準 法律上屬性為行政命令 僅拘束內部審查人員 對外產生事實上之效力（間接對外效力）

審定書 第43 條 申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。 經審查不予專利者，審定書應備具理由。 第43  條 申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。 經審查不予專利者，審定書應備具理由。 審定書應由專利審查人員具名。再審查、舉發審查及專利權延長審查之審 定書，亦同。

專利公告 第45 條 申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專 利範圍及圖式公告之。 經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說 明書、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限 。

再審查 第46 條 發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六 十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而 不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。 經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復 。 第47條 再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作 成審定書。 前項再審查之審定書，應送達申請人。

審定後繳費 第51 條申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳 納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利 權自始不存在。 申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。 發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

不予專利之審定 第46條發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六 十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而 不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。 經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復 。

考古題 甲公司認為其發明「竹製百葉簾葉片」之特殊製造方法，可利用該方法製造之百葉簾葉片，能耐得住各式氣溫、氣候變化之接觸，藉以克服日照、雨淋、高、低溫度差及風襲等各種自然氣候問題。因此，甲公司以「竹製百葉簾葉片之製造方法」向經濟部智慧財產局申請發明專利。試問： 1.依專利法規定，經濟部智慧財產局審查本件申請案時，應審查那些發明專利要件？ 2.倘若該申請案經審查後，經濟部智慧財產局認為其欠缺專利要件，而加以核駁其專利申請時，甲有何行政救濟管道？（94年檢事官） 考古題

全面廢除異議制度 異議制度 公眾審查制（舉發撤銷） 專利於審定公告後，須經過異議期間而無人提出異議，或異議不成立後，於審查確定後，始發與專利證書 但曠日廢時 與舉發撤銷的法定事由大致相同、程序相同 公眾審查制（舉發撤銷） 現僅有舉發撤銷 為行政救濟之一環

舉發或依職權撤銷 67、107、128 第67 條 一、違反 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 第十二條第一項（專利申請權為共有而未由全體共有人提出申請者） 第二十一條至第二十四條（專利要件） 第二十六條（充分揭露） 第三 十一條（違反先申請原則） 或第四十九條第四項（補充或修正超出申請時原說明書、圖示或圖書所揭露之範圍者）規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

專利權人非專利人之舉發程序 以專利權人為非專利申請權人為理由，必須是利害關係人提出 第34 條發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起 二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申 請權人之申請日為專利申請權人之申請日。 發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。

舉發時間與效果 第68 條利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿 或當然消滅後提起舉發。 第73 條發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定： 一、未依法提起行政救濟者。 二、經提起行政救濟經駁回確定者。 發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

考古題 甲原任職於乙公司，在職期間完成職務上產品的研發，然而由於甲個性孤僻，在公司內受到其他同事排擠，甲乃憤而離職，並將甫完成的研發成果帶出，且以自己名義申請取得專利。請問依據專利法，乙公司應如何處理以確保自己之權益？（30 分）

考古題 甲任職於乙公司從事研發工作，於研發時程進行到一半時，甲即離職，不久甲加入丙公司亦擔任研發工作。嗣後乙公司發現丙公司申請取得一專利，其技術內容有一半是乙公司原先之研發成果。經查是甲離職後將其於乙公司未完成之研發帶至丙公司繼續進行並完成。甲對此坦承不諱，惟辯稱乙公司並未與其有競業禁止之約定，是以其所為並不違法。而丙公司則表示事先並不知情，並於得知上情後立即將甲解職，以維持公司聲譽。試問乙公司對甲與丙可分別為如何之主張，以維護其權益？（93年檢事官）

考古題 甲公司完成一技術之研發，在其提出專利申請之前，該技術資料被乙竊走，乙將其據為己有而提出專利之申請並經審定公告，試問甲應如何確保自己之權益？甲就該技術是否仍有可能取得專利權？（89年檢事官） 甲研發完成某技術尚未申請專利即被乙盜取，乙以之申請專利並經審查確定。試問根據專利法之規定，甲應如何作，才能就該技術取得專利權之保護？（89年專利商標審查人員）

新型專利之形式審查 我國修法將新型專利之審查，由實體審查制改採為形式審查制，使申請人得以在較短之期間內，迅速地取得專利權。 若如德國採雙軌制 可同時申請發明專利與新型專利 新型專利乃形式審查，先取得暫時保護措施 等到發明專利若也申請到，再擇一或放棄新型專利

新型專利刑事審查不予專利 第97 條申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之 處分： 一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。 二、違反前條規定者。（公共秩序、善良風俗） 三、違反第一百零八條準用第二十六條第一項、第四項規定之揭露形式者 。（申請說明書揭露） 四、違反第一百零八條準用第三十二條規定者。（單一性原則） 五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。 為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式 。

發明新型二擇一（新第32條 ） 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

新型技術報告書 第103 條申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款 、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專 利專責機關申請新型專利技術報告。 專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。 專利專責機關對於第一項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術 報告，並由專利審查人員具名。 依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實 施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技 術報告。 新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。 依第一項規定所為之申請，不得撤回。

提示 第104 條 第 105 條 新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。 新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利 權所致損害，應負賠償之責。 前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利 者，推定為無過失。

臺北地方法院94103194年度智字第57號 可知專利法第104 條之目的，並非在限制人民訴訟權，僅係防止權利之濫用，且如事後其專利權遭撤銷時，倘在專利權撤銷前係基於新型專利技術報告已向他人行使新型專利權時，因法律推定無過失，可例外無庸負擔損害賠償責任。故縱使新型專利權人未提示型專利技術報告，非不得提起民事訴訟。

新式樣專利：實體審查 目前採實體審查 但未採請求審查與早期公開制 等到未來新型的形式審查制度運作良好，可將新式樣專利也改為形式審查