美國專利蓄意侵權之認定：2016年美國最高法院Halo v. Pulse案 雲林科技大學科技法律所副教授 楊智傑

專利法第284條 美國專利法第284條規定：「法院認定構成侵害後，應判給請求人適當的損害賠償金額，但不得少於侵權人使用該發明所應支付的合理授權金，以及法院所認定的利息及訴訟費用。若損害賠償金非由陪審團認定，則應由法院審酌認定。不論由誰認定，法院均可將所認定賠償金提高到三倍。」

蓄意侵權 美國專利侵害屬於一種嚴格責任（strict liability），至於侵害的狀態（蓄意或過失），只是會影響損害賠償金。從法條文字中，並沒有說明在何種情況下可以將賠償金提高到三倍，但一般認為，此三倍賠償金屬於懲罰性賠償（punitive），故對法官的裁量權應有所限制。而美國法院長期以來認為，必須構成蓄意侵權（willful infringement） ，才可依此規定請求提高賠償金（enhanced damages）

Underwater Devices 案 1983年的Underwater Devices Inc. v. Morrison–Knudsen Co.案，對蓄意侵權的標準是：當潛在侵權者知道他人的專利，他就有積極注意義務去瞭解，到底他有無侵權。而這個義務中，其中最重要的，就是在繼續從事可能的侵權活動前，應該得到律師的合格的法律意見。如果法院發現被告違反了這樣積極義務，法院就會用一些列出的因素，所謂的Read案因素 ，以計算因為違反這項義務而是否及要提高多少賠償金

In re Seagate案 在Seagate案 中，聯邦巡迴上訴法院對第284條之適用建立了重要標準，改採了客觀上輕率疏忽標準（objective recklessness） 。在此標準下，推翻了過去Underwater Devices案標準，亦即當被告得到通知其可能侵害他人專利時，被告並無取得法律意見的積極義務

專利法第298條 於2011年9月16日簽署Leahy-Smith美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，），接受了In re Seagate案見解。修法後，美國專利法第298條明定，被控侵權者對於被宣稱為受侵害之專利未自其律師處取得建議意見、或其未將前述建議意見提交法院或陪審團，此等情形不得用以證明該被控侵權者為蓄意侵害該專利或其意圖引誘侵害該專利

1.客觀上高度可能性 聯邦上訴法院建立了二步的檢測標準。第一步，專利權人必須以清楚且具說服力之標準（clear and convincing ），證明儘管客觀上行為有高度可能性會侵害有效專利（objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent），侵權人仍然繼續行為。判斷此種客觀風險（objectively-defined risk）不需要考量侵權人的主觀想法 。此種客觀上的風險，乃由侵權訴訟中的證據資料加以判斷 。

2.明知或可得而知 專利權人必須以清楚且具說服力之標準，證明被告「明知或可得而知」（known or so obvious that it should have been known）該客觀侵權風險

在侵權訴訟中提出實質問題 如果被控侵權人在侵權訴訟中，對於專利有效性或不侵權能提出「實質問題」（substantial question） ，就不會被認定為客觀上有高度侵權風險。甚至，就算被告在行為時並不知道此項抗辯，但在被告侵權之後，在侵權訴訟中可提出有理的抗辯，仍可主張並非客觀上輕率疏忽

上訴法院審查標準 一，就Seagate案第一步驟的客觀上輕率疏忽，上訴法院採取「重新審理」（reviewed de novo）。 二，就主觀上是否知情，上訴法院採實質證據標準 （substantial evidence）。 三，就最終是否要提高損害賠償金，上訴法院則採取是否濫用裁量權（abuse of discretion）之審查

美國專利法第285條類似架構 美國專利法第285條規定：「法院在特殊例外情況（in exceptional cases）下，可以判給勝訴方合理的律師費用。」 35 U.S.C. § 285 ("court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.").

2005年的Brooks Furniture案 聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案，對專利法第285條之解釋，認為所謂的例外情況，只有1.某些實質的不適當行為（some material inappropriate conduct），或者2.同時滿足下述二要件：(1)專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意（bad faith）， (2)該訴訟在客觀上欠缺基礎（objectively baseless）

美國最高法院2014年判決 最高法院並於2014年4月29日同一日，九位大法官以全院一致意見，作出二案判決。Octane v. ICON案推翻了上述聯邦巡迴法院Brooks Furniture案建立的嚴格標準，對專利濫訴行為改採較寬鬆的標準，而Highmark v. Allcare案則改變上訴法院對地區法院認定專利濫訴行為的審查標準

Octane v. ICON案 最高法院認為，所謂的例外情形，指的是從當事人訴訟地位的實質力量（考量到相關法律與案件事實）來看非常特殊（stand out），或者該訴訟進行的方式不合理（unreasonable manner in which the case was litigated）。而地區法院應該考量個案的所有情況，逐案個別判斷（case-by-case），行使其裁量權（discretion）

第一種類型 包括蓄意侵權（willful infringement）、申請專利時詐欺（fraud）或有不正行為（inequitable conduct）、訴訟中的不當行為（misconduct during litigation）、違反聯邦民事訴訟規則第11條的無理取鬧（vexatious）或無理由（unjustified）的訴訟。 也許某些個案本身的行為不合理（unreasonable conduct）很罕見，雖然沒有嚴重到本身就可獨立接受制裁（independently sanctionable） ，但地區法院仍可認定其屬於例外情形

第二種類型：放寬Brooks Furniture案標準 聯邦上訴法院認定的第二種類型（客觀上欠缺基礎和主觀惡意），也太過嚴格。但最高法院認為，其實並不需要二個要件都具備，只要其中一個要件具備，例如主觀上惡意或客觀上欠缺基礎，就足以認為其與一般案件有別，而判賠律師費用

證據標準降低 聯邦上訴法院對主張專利法第285條的人，要求所負的舉證責任，採取「清楚而具說服力之證據」（clear and convincing evidence） 。但最高法院認為並不需要採取這麼高的舉證責任標準，而應該與一般的專利侵權訴訟一般，採取證據優勢標準（preponderance of the evidence）即可

Highmark v. Allcare案 若屬於法律問題（question of law），採取的審查方式為重新自為判斷（reviewable de novo）；若是事實問題（questions of fact），採取的審查為判斷是否有明顯錯誤（reviewable for clear error）；若屬於裁量議題（matters of discretion），則審查其「是否濫用裁量權」（reviewable for 'abuse of discretion'。）由於在上述Octane Fitness案中，最高法院認定專利法第285條屬於裁量議題，故上訴法院對地區法院的認定，只能審查其是否濫用裁量權，而不可自己重新判斷

Halo Electronics告Pulse Electronics案 Halo公司和Pulse公司都是提供電子零件的公司，Halo主張Pulse侵害其某項專利。2002年時，Halo公司寄給Pulse公司二封信，願意授權相關專利。但是Pulse公司的工程師花二小時簡單看過專利後，就自行認為Halo公司的專利無效，而未聘請專利律師進行詳細分析。因此，Pulse公司不理會該信，而繼續銷售侵權產品

訴訟中提出專利有效性抗辯 陪審團認定Pulse公司構成侵權，而且認為有高度可能性其構成蓄意侵權。但是地區法院卻不同意根據美國專利法第284條判賠三倍懲罰性賠償金，因為其認為，Pulse公司在訴訟中對系爭專利提出的「顯而易見性」抗辯，並非「客觀上沒有依據」（objectively baseless）或是虛假的（sham）。因此，地區法院認為，Halo公司沒有達到Seagate案中第一步所要求的「客觀上輕率疏忽」之標準。

Halo公司主張 Halo公司主張，在其寄了二封信給Pulse公司後，Pulse公司並沒有詳細分析系爭專利，就繼續為侵害行為，而其對系爭專利提出的有效性抗辯，是在訴訟階段才想到的，因而，其認為Pulse所提出的顯而易見性抗辯，不能作為第一步「客觀上高度侵權風險」的否證

Stryker告Zimmer案 2010年，Stryker公司控告Zimmer公司侵權。陪審團認定， Zimmer公司蓄意地侵害Stryker公司之專利，並判賠Stryker七千萬美金的所受損失。而地區法院又額外判給六百一十萬美金的賠償，並根據專利法第284條增加三倍賠償，最後共判賠二億二千八百萬美金。  地區法院特別指出，Zimmer公司幾乎是指示研發團隊模仿Stryker公司的產品，以快速的爭搶傷口沖洗器的市場。

訴訟中提出抗辯 上訴後，聯邦上訴法院支持一審判決的認定，但是卻撤銷三倍懲罰性賠償金的部分。聯邦上訴法院採取「重新審理」（de novo review），認為Zimmer公司在一審時對未侵害專利（未落入部分請求項文字）及其專利因顯而易見而無效，有提出「合理的抗辯」（reasonable defenses），亦即其抗辯並非客觀上不合理（objectively unreasonable），故不構成蓄意侵權

美國最高法院Halo v. Pulse 案 上述二案上訴到聯邦最高法院，於2016年6月13日做出判決 。該判決乃全體九位大法官一致同意，並由首席大法官Roberts撰寫全院意見。該判決推翻了聯邦巡迴上訴法院的Seagate案判決所建立之標準。

裁量權 美國專利法第284條的文字，對何時可提高賠償金，並沒有加上明確的限制或條件，而條文中的「法院可以（may）」暗示法官應該有裁量權 。但是，裁量權並非任意決定。雖然對於專利法第284條的賠償金的決定，沒有明確的規則或公式，但地區法院行使其裁量權時，應該考量到賦予其裁量權的一些因素 。而美國專利法過去180年來在提高賠償金方面的案例運作顯示，其不會用在一般的典型侵權案件，而只會被用於懲罰惡劣（egregious）的侵權行為

主觀上惡意 最高法院指出，Seagate 案中的「客觀上輕率疏忽」標準，對地區法院的裁量權加諸太多限制。例如有些侵權者是典型的任意、惡意的強盜，其故意侵害他人專利，對專利有效性或抗辯沒有任何懷疑，就是想要搶奪專利權人的生意。對於這種明顯的強盜，在Seagate案標準下，地區法院仍然不能直接判決提高賠償金，仍需要先判斷該侵權是否在客觀上輕率疏忽

類似架構 2014年最高法院的Octane Fitness 案 中，處理的是專利法第285條律師費用賠償的問題，雖然與此處第284條的問題不同，有類似架構 過去法院對第285條也要求客觀和主觀二個要件都必須具備，才能夠賠償勝訴方律師費用。而Octane Fitness 案判決認為，只要有主觀上的惡意，就可以判給律師費用。同樣地，最高法院認為，在提高賠償金的標準上，只要侵權人具備主觀上的蓄意，不論是故意或知情，就足以判決提高賠償金，而不需要討論其侵權行為是否客觀上輕率疏忽

行為當時是否認為專利無效或有其他抗辯 所謂「責任」（culpability），通常要看行為人在為侵害行為時是否知情 。所謂的輕率疏忽，是指行為人在行為時，明知或有理由知道（knowing or having reason to know）相關資訊，讓一個理性之人瞭解他的行為是不合理的冒險。對於在行為時被告不知道或沒有理由知道的事情，不應納入考量

裁量權、具體個案 應允許地區法院適用第284條來懲罰各種該負責的行為。其認為，地區法院在行使裁量權時，應該考量每一個個案的具體情境，來決定是否提高賠償金，而不用採取Seagate案過度僵硬的公式。但考量到過去將近二百年來的運作，原則上懲罰性賠償仍應該針對惡劣的情況，尤其是蓄意的不當行為（willful misconduct）

舉證責任標準回歸一般標準 比較2014年涉及第285條律師費用賠償的Octane Fitness 案。原本上訴法院也要求在判賠律師費用時，必須採取清楚且具說服力之舉證，但最高法院認為從第285條中，看不出來需要求提高舉證責任標準，而推翻上訴法院的標準 。 一般的專利侵權案件的舉證責任，只要達到證據優勢程度（preponderance of the evidence）即可。由於第284條條文沒有規定明確的舉證責任，故也不需要提高舉證責任。

「濫用裁量權」審查 2014年最高法院Highmark v. Allcare案 ，強調律師費用賠償是地區法院的裁量權，而一般對於裁量權的審查，就是採用是否「濫用裁量權」之標準。 第284條對於在何種情況下適合提高賠償金，將裁量權交給地區法院，那麼上訴法院對地區法院裁量權行使的審查，不需要細分為三部分，通通採用「是否濫用裁量權」之審查標準即可。而此種標準，比起「重新審理」標準，相對上比較尊重地區法院的裁量

裁量權並非沒有限制 最高法院也提醒，過去將近二個世紀的運作，對於在提高賠償金要考量哪些因素，已經有許多先例，並非讓地區法院無限制地行使裁量權。因此，上訴法院在審查地區法院是否濫用裁量權時，必須參考最高法院過去相關案例中所建立的、指導國會和法院的各種參考因素

國會並沒有認可Seagate案標準 最高法院認為，國會既然沒有保留了第284條的文字，表示再次肯定其乃賦予地區法院裁量權。

是否又重回Underwater Devices案的老路 如何證明行為人在為行為時，的確有合理抗辯認為不侵權？Tyler A. Hick認為，比較好的證據，就是有專利律師所提出的合格分析意見，認為其專利無效或不侵權，基於此信任而繼續為行為 。 是否又重回Underwater Devices案的老路，要求被控侵權人一定要聘請律師進行專利分析？Tyler A. Hick主張，其並不是要求一定要聘請律師作專利分析，只是建議可聘請律師作專利分析，而此種分析意見，也只是判斷其有無蓄意侵權的其中一項因素，而非決定性因素

不一定要聘起律師提出專利分析意見 一向反對智財權擴張的Breyer大法官撰寫的協同意見中，也認為要再次澄清，並非侵權人得知對手專利存在，就一定需要聘請專家提供法律意見。因為在美國，此種法律意見可能要價10萬美元，對於小的創新發明人而言，可能是一項嚴重的阻礙 。因此，其特別強調，美國國會既然已經新增第298條，強調不能因為侵害人沒有尋求法律意見，就認為其構成蓄意，這一點並沒有改變

僅用在惡劣案件較妥 Breyer大法官在協同意見書中，也論述到專利法的目的，主是要鼓勵創新、散布知識，並從實用發明中獲利。而懲罰性賠償要如何恰當地在這些目的中達成平衡，仍應謹慎。因此，倘若專利權人隨意寄發警告信，讓收信者可能在壓力下被迫和解，反而不能達到鼓勵創新的目的。因此，其再次強調，蓄意侵權僅能適用在多數意見強調的惡劣（egregious）案件中，才不會讓此平衡傾斜

過失責任主義反省 舊專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」 並無民法第184條第1項前段所要求之故意或過失之主觀構成要件 學說 與實務見解均認為 ，我國民法就侵權行為之損害賠償採過失責任主義

故意過失賠償 新修正的專利法第96條第2項更明確規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

課予同業廠商注意義務 智慧財產法院面臨一個問題，就是如何認定被告就專利侵害有過失？假若專利權人從來都沒有寄發警告信函給侵權人，侵權人如何得知系爭專利存在？ 智財法院發展出一特別見解，其賦予同業競爭的廠商，有隨時掌握同業間最新專業資訊之注意義務，如果侵害競爭對手之專利，不能其不知悉對方專利存在，而主張無過失

美國採取嚴格責任 美國專利法第284條對於侵害專利之損害賠償，沒有要求必須具備故意或過失。因而一般美國法院常說，專利侵害屬於一種嚴格責任（strict liability），至於侵害的狀態（蓄意或過失），只是會影響損害賠償金 美國專利法第287條雖然要求專利權人應主動為專利標示（mark），若無標示就必須證明侵權人有收到構成侵權之通知，且仍繼續為侵權行為，方能請求損害賠償

智財法院課予義務太過牽強 倘若侵權人根本不知悉專利之存在，何來過失之有；而眾多案件中，專利權人無法證明侵權人知悉專利存在，智財法院才發展出牽強見解，認為同業競爭之專業廠商，本身就有隨時掌握對手專利之注意義務。 專利法第98條規定：「…其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」倘若同業間真有隨時掌握對手專利資訊之義務，那麼專利法第98條所要求的證明，似乎也無庸證明了（自然推定過失）。

部分案件因無過失而無賠償 或有認為，智財法院縱然在論理上奇怪，但結果仍然推定廠商有過失，對結果影響不大。實際上，智財法院有不少判決認定侵權，但認為侵權人無過失，或在特定時間點前無過失，而判決專利權人敗訴或部分敗訴，實質上影響專利權人的勝訴率或獲賠率 。

學者建議避免無過失 洪紹庭、王立達認為，智慧財產法院除了對同業廠商發展出的高注意義務外，對於上游產業發展出中注意義務，對於零售商發展出低注意義務，後二者可能有機會主張無過失；但其認為，為避免太容易構成無過失，應該限縮低注意義務的適用範圍，以及中注意義務的善意信賴抗辯 。

本文建議 不需要以故意過失為賠償前提 專利法第98條之規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」仍然必須保留。

故意侵權懲罰性賠償 1994年刪除發明專利之有期徒刑，而作為除罪化之配套方案，引進懲罰性賠償，但賠償不得超過損害額之二倍 2001年修法刪除發明專利之刑事責任，並將賠償提高到三倍 2003年修法刪除新型專利及新式樣專利之刑事責任 2011年專利法全盤修正時，將懲罰性賠償金刪除 2013年增加回來

已經找合格專家進行專利分析是否仍構成故意？ 對照美國Halo Electronics v. Pulse Electronics案，本文比較關心的一種類型是，倘若專利權人寄發警告信函給侵權人，但侵權人已經找了合格專家進行專利分析，認為系爭專利無效或不構成侵權，而持續為侵權行為，其是否構成故意侵權？

見解一：不構成故意 智慧財產法院101年度民專訴字第63號判決：「被告公司又於100年9月14日委請縱橫國際智權顧問有限公司（下稱縱橫公司）進行專利權侵害鑑定，經縱橫公司鑑定結果認系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍等情，亦有縱橫公司出具之專利權侵害鑑定研究報告書附卷可參…，是被告雖於收受上開律師函後仍有販賣系爭產品之行為，然被告既已尋求專業意見認系爭產品不侵害系爭專利，即難認被告主觀上有侵害系爭專利權之故意存在。

見解二：構成故意 智慧財產法院102年民專訴字第100號判決：「被告…雖其辯稱另（於102年4月30日）囑託中國機械工程學會鑑定並無侵權，且其查證後認為系爭專利不具新穎性及創作性云云，…被告主觀上認為系爭產品不侵權及系爭專利具有得撤銷之事由，並不足作為其繼續販賣系爭產品之正當理由，…被告於收受原告102 年5 月30日嘉義中山路郵局第219 號存證信函之後，繼續製造販賣系爭產品，就本件侵權行為具有故意，堪予認定。

不認為民間鑑定是「合格的」 會有這種見解上的差異，可能是因為，自從設立專業智財法院並配置技術審查官後，智慧財產法院可能根本懷疑，民間各種專利鑑定機構，是否真的具備合格的專利分析能力。因此智財法院不認為侵權人自行委託的民間專利鑑定機構，足以作為不構成故意的證據。

信賴新型專利技術報告 比較專利法第117條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」在新型專利，專利權人仰賴新型專利技術報告，而對他人提起訴訟，被認為已盡注意義務，不構成過失；反觀智慧財產法院前開見解，侵權人信賴專利鑑定機構的鑑定報告，卻仍然構成故意，兩者差距過大。

良性運作 楊博堯與劉尚志建議，比較良性的專利競爭與商業規範，應是專利權人對他人發出警告信函前，先做合格的專利侵害分析；而侵權人在收到警告信函後，也應盡快委請專利進行專利分析，確認無侵權後方可繼續原行為 美國專利法第298條特別規定，不能因為沒有取得法律意見，就認為構成蓄意侵權。但既然在收到專利權人警告信後，已經取得專利分析意見，為何還被認為構成故意？

敬請不吝指正