智慧財產權法 6. 智慧財產權之保護要件（三）商 標權（四）營業秘密 智慧財產權法 6. 智慧財產權之保護要件（三）商 標權（四）營業秘密 授課老師：謝 銘 洋 台灣大學法律學系教授 德國慕尼黑大學法學博士 美國哥倫比亞大學訪問學人 美國紐約Fordham大學訪問學人 本課程由『謝銘洋』授權使用，您如需利用本作品請另行向權利人取得授權

色情著作是否不受保護？ 最高法院88年台上字第250號刑事判決 「按著作權法第三條第一款所稱著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創 作而言，色情光碟片不屬之。蓋著作權法之立法目的除在保障個人或法人智慧之著作， 使著作物為大眾公正利用外，並注重文化之健全發展，故有礙維持社會秩序或違背公共 利益之著述，既無由促進國家社會發展，且與著作權法之立法目的有違，基於既得權之 保障仍需受公序良俗限制之原則，是色情光碟片非屬著作權法所稱之著作，自不受著作 權法不得製造或販賣等之保障。原判決既未於事實欄內敘明上訴人製造扣案猥褻之色情 光碟片為違反著作權法之犯罪事實，竟於理由三內將扣案猥褻之色情光碟片作為上訴人 違反著作權法之證據，即屬證據上理由矛盾，其判決當然為違背法令。上訴意旨雖未指 摘及此，惟為本院得依職權調查之事項，應認原判決此部分有發回更審之原因」。

中國著作權法2010.03修法 舊法第4條規定：「依法禁止出版、傳播的作品，不 受本法保護（第1項）。著作權人行使著作權，不得 違反憲法和法律，不得損害公共利益（第2項）」 新法：「著作權人行使著作權，不得違反憲法和法律， 不得損害公共利益。國家對作品的出版、傳播依法進 行監督管理」。

背景 2007年美國向WTO爭端解決機構（Dispute Settlement Body, DSB）指控其違反 TRIPS第9.1條及第41.1條之規定。 美國認為依據被納入TRIPS的伯恩公約第5(1)條，作者在各會員國除享有各國法 律所賦予的權利外，也應該享有伯恩公約所特別賦予的最低限度的權利（the minimum rights that are "specially granted" by the Berne Convention） 此一指控受到其他國家支持，包括加拿大、日本、歐盟、墨西哥等國家均加入 諮商。 DSB於2009年做出專家小組報告，認定中國著作權法第4條第1項之規定，違反 其根據TRIPS第9.1條所納入之伯恩公約第5(1)條（1971年版）以及TRIPS第41.1 條，所應承擔之義務。

專利權之保護 保護對象 發明 物 新型 新式樣（設計） 物質 物品 方法 物品 物品之外觀

專利法保護之對象 發明 ─ 利用自然法則之技術思想之創作 新型 ─ 利用自然法則之技術思想，對物 品之形狀、構造或裝置之創作 發明 ─ 利用自然法則之技術思想之創作 新型 ─ 利用自然法則之技術思想，對物 品之形狀、構造或裝置之創作 新式樣（設計） ─ 對物品之形狀、花紋、色彩或其 結合，透過視覺訴求之創作

發明專利 2009金牌：桿體快速組裝結構 2009銀牌：可同時顯示多個句子以上的DVD 播放系統及其字幕產生之方式 2009銀牌：薄型風扇

新型專利 2009新型金牌：人或動物情緒聲控安撫裝置 2009新型銀牌：具照明功能之按鍵開關結構 2009新型銀牌：牙線器 2009新型銀牌：車門開啟快速警示裝置

Apple Patents Apple Patents Granted MacBook Air Design Patent 1 D618178_Connector D588545_Connectors

發明創作完成後可受之保護 專利申請權 姓名表示權 專利權

修正草案 發明專利（未修） 新型專利（草案第106條） 新式樣專利（設計專利， 草案第123條） 新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。 新式樣專利（設計專利， 草案第123條） 設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求 之創作。 應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

專利權之保護要件 一、必須是創作 二、必須具有新穎性 三、必須具有進步性 四、必須具有產業上可利用性

一、必須是創作 單純發現不屬之 發明、新型 ─ 必須是技術思想上之創作 新式樣（設計） ─ 必須是物品外觀設計上之創作 必須和技術思想有關 必須利用自然法則 新式樣（設計） ─ 必須是物品外觀設計上之創作

商業方法之可專利性問題 Gottschalk v. Benson (1972) 透過電腦實施，將二進位編碼的十進位數轉化成為純 二進位數的方法 最高法院判決申請人敗訴，認為自然現象、心理過程 和抽象智能概念，不能被專利保護

Parker v. Flook (1978) 涉及用於計算監控催化轉化過程的「報警限制」之方 法專利 最高法院判決申請人敗訴，認為創新的概念，例如數 學演算法，具備專利適格，但標準在於這些概念是否 可以付諸應用（inventive concept in its application）

Diamond v. Diehr (1981) 用已知之數學公式，來處理合成橡膠的方法 最高法院認為，不含特定機器之方法，變換以及把一個 物品變化為不同之狀態或事物，乃決定其是否具有可專 利性之關鍵 the execution of a physical process, controlled by running a computer program was patentable

State Street Bank v. Signature Financial Group (1988) CAFC 認為，透過一系列數學計算，將代表離散金額的數 據，轉換成為最終股票價格，構成數學演算法、公式、計 算之實際應用，其產生了「有用的、具體的和實質的結果」 （a useful, concrete and tangible result），能夠被記錄和報 告的，且能被管理機構使用，並在後續交易中瞬間確定股 票價格。

In re Bilski (2008) 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008) 專利申請人（Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw）於1997年4月10日提出專利 申請案，其申請案包含了11個請求項 其中其第1個請求項，其所申請之專利為一種管理消費風險成本之避險方法，而 其方法主要為，將貨品供應商的供貨及批貨價格固定。 USPTO核駁其專利申請案，專利局訴願委員會（Board of Patent Appeals）也為 維持原處分之決定 專利申請人向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴，亦被駁回。

專利請求項內容： 一種可做為消費風險成本管理的方法，係在大宗商品供應商以一固定價格之下 銷售的大宗商品，其步驟包括： (a) 發動上述所指的大宗商品交易商與消費者之間的一系列交易，其中，該消費 者是在一固定利率之下，根據歷史平均值，購買該大宗商品，此一固定利率是 對應於該消費者的風險立場； (b) 識別該大宗商品之市場參與者，對於該消費者而言，是具有反風險立場；及 (c) 開展一系列大宗商品供應商和該市場參與者在一個第二固定利率之交易，使 市場參與者的該系列交易會與消費者的該系列交易處於風險立場之平衡狀態。

簡言之： 市場上對某一民生必需品的供應並沒有一固定的量，有時多、 有時少，而供需狀況又會影響消費者的購買價格，因此該方法 就如同是一個中間人，針對該物品提供一固定價格，如此一來 消費者就不需要承受忽高忽低的物價風險，而中間人則藉此服 務賺取差額。

USPTO 1.非落實在特定裝置 2.為抽象想法之操作 3.解決單純數學問題 4.未限制其實際應用之範圍 因此其並非技術創作 (technological art)

訴願委員會 系爭申請案並不存在任何的「轉換」 其專利範圍僅是一抽象想法 系爭方法步驟並未產出一「實用、具體與可觸及之結 果」（useful, concrete and tangible result）

CAFC 35 U.S.C. § 101 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Machine-or-Transformation Test 測試法 該測試法的定義：一個步驟權利範圍肯定符合§101之專利性條 件，如果：（1）與特定的機器或裝置搭配在一起（tied to）， 或（2）將某一特定的物件轉換為另一不同的狀態或東西。 machine-or-transformation雖非唯一之判準，但 「一特定的物體 轉換為其他物體或是不同狀態」乃是一個方法或程序claim未包 含特定機器時的「唯一」判準。 僅限縮claim於特定使用領域通常不足以使原本不可專利之方法 程序變成可以專利。

「轉換」判準中所謂的「物體」，係指物理上或化學上的物體或物質。至於電磁紀錄則必須是前述物體之他種形式表現(如X光片之資料乃是實際骨骼與器官之他種形式表現)方該當。不包含本案中出現的法律責任、組織關係與商業風險。 本案系爭程序或方法只是一個心理及數學的過程，用於 識別能趨避風險的交易，並不存在任何物體或物質之轉 換

本案CAFC法官之全席審判庭最終判決結果為9比3，認定 該申請案之權利項不符合美國專利法35 U.S.C. § 101之專 利適格標的規定。 法院認定為，申請人的權利項內之程序方法標的未能將 任何物品改變至一不同的狀態或東西。另外，聲稱歸納 於法律義務，商業風險等等...之轉換並不符合該檢測法 的規定，因為它們並不是有形物體或物質，而且它們也 並不代表有形物體或物質。

最高法院於2010.6.18做出判決，Bilski v. Kappos 案 推翻了聯邦巡迴上訴法院的見解 最高法院認為CAFC在 In re Bilski 案之見解，違反了文義之解釋原則，其認 為美國專利法第101條並無排除商業方法之意思，而第100條(b)有關方法之定義， 至少可以包括某些商業方法，在第273條(b)(1)規定之方法專利，第273條(a)(3) 定義為「實行或實施商業的方法」，因此最高法院認為，專利法第273條已明示 商業方法專利之存在，若認為商業方法不得申請專利將使得第273條無意義。 最高法院基本上認為CAFC僅以機器或轉變法則為唯一標準，排除了商業方法在 該法則以外之其他取得專利保護之可能性，並不妥當。

必須具有新穎性（新法第22條） 我國採取「絕對新穎性」 必須申請前未見於刊物 必須申請前未公開實施 必須申請前未為公眾知悉者 就「可專利性」而言，欲申請微生物本身之發明者，只有當該微生物被分離且 成為純培養物，並且具有特定之產業上用途時，該微生物本身才有可能被授予 專利；僅由自然界分離而未經人類的任何技術處理之微生物係屬科學發現，並 不具有可專利性。

例外：六個月之寬限期： 因實驗而公開 因刊物發表而公開 因陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開 非出於申請人本意洩漏而公開 就「可專利性」而言，欲申請微生物本身之發明者，只有當該微生物被分離且 成為純培養物，並且具有特定之產業上用途時，該微生物本身才有可能被授予 專利；僅由自然界分離而未經人類的任何技術處理之微生物係屬科學發現，並 不具有可專利性。

新穎性之判斷 新穎性和進步性分屬不同的要件和概念，通常於判斷時，先為新 穎性之判斷，而後為進步性之判斷 新穎性之判斷原則上為一形式上之判斷，只是判斷申請專利之技 術和先前技術是否有差異 新穎性和進步性最大之差異：新穎性是以單一之先前技術資料來 做判斷，而進步性則是可以結合數個先前技術資料來做判斷

時間因素：先前技術係指專利申請前就已經存在之公開技術，因此於時間上係以申請日/優先權日為判斷之時間點 地域因素：國內與國外 必須是屬於公開的先前技術，達到客觀上為公眾可得知悉 之程度

必須是單一先前技術資料，不得結合數個不同之先前技術資料，形 成馬賽克式（mosaikartig）先前技術而為新穎性之判斷 如果在引證資料中敘及另一參考文件，必須具有「證據同一之關連 性」而能「相互勾稽」 先前技術資料必須明示或隱含全部專利請求項之技術特徵 先前技術資料必須達到熟習該項技術者可據以實施之程度

三、必須具有進步性 進步性（nonobviousness、inventive step） 喪失進步性之情形： 發明：為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕 易完成 新型：為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕 易完成 新式樣：為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於 思及 就「產業上之利用性」而言，必須該發明能被重覆實施，始具有產業上之利用 性，於申請時，微生物本身之發明須記載該微生物於產業上之可利用性，而微 生物學方法或其產物之發明，則記載藉由微生物可解決何種技術上課題。由自 然界篩選特定微生物的方法，由於外在環境及客觀條件之變異甚多，在大多數 情況下都無法重覆實施，原則上並不具有產業上之利用性；另外，利用物理、 化學方法進行人工誘變生產新穎微生物之方法，由於微生物在誘變條件下所產 生之突變為隨機，因此很難經由重複之誘變條件而得到完全相同的結果，原則 上亦不被認為具有產業上之利用性。 就「進步性」而言，微生物本身發明進步性之判斷，係依據微生物在分類學之 性質，及微生物利用上之功效予以判斷，亦即如果從分類學性質之觀點，該發 明之微生物與習知菌種有極顯著差異者（新菌種），或者是雖無顯著差異，然 而其利用上具有獨特之功效者，均可被認為具有進步性；而微生物學方法或其 產物之發明，於物質製造方法之發明，如果所利用之微生物在分類學上被認為 屬於新菌種（包括以菌株表示）時，則即使為生產相同之目的物質，亦可認為 該發明為具進步性，反之，如果所利用之微生物為分類學上習知之菌種，而且 與可生產同一目的物質之其他微生物屬於同一屬時，除非其更具獨特效果，否 則該發明並不會被認為具有進步性。自民國八十三年開放微生物專利迄今，經 審定公告之專利微生物寄存共計有88件[1]。 [1] 見http://www.ccrc.firdi.org.tw/patent/公告微生物.html。

美國非顯而易知性（nonobviousness）之判斷 35 U.S.C. 103:The "person having ordinary skill in the art" standard (PHOSITA) Graham分析法 1966，Graham v. John Deere Co.28 決定先前技術之範圍及內容 確認先前技術與申請專利範圍之差異 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準 考慮輔助判斷性因素