审查意见通知书的答复 化学领域.

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1 审查意见通知书的答复 化学领域

2 内 容 提 要 审查意见通知书的理解与转达 第一节 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 2017/3/7 2

3 第一节 审查意见通知书的理解与转达 阅读和理解审查意见通知书 通知书表格 通知书组成 通知书正文 2017/3/7 3

4 普通国家申请OA1通知书的表格 2017/3/7 4

5 普通国家申请OA1通知书正文 2017/3/7 5

6 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1 2 3 3 4 1.1 核实审查所针对的文本 1.2 审查意见通知书中对申请的倾向性意见
1.3 对通知书中引用的对比文件的分析 3 1.4 对通知书中审查员的笔误或含糊之处的澄清 3 4 2017/3/7 6

7 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1 1.1 核实审查所针对的文本 未对答复造成实质上的困难 对答复造成实质上的困难 电话沟通/意见陈述
继续转达和答复工作； 必要时电话沟通 电话沟通/意见陈述 在转达审查意见通知书时， 应向申请人解释清楚 2017/3/7 7

8 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 2 1.2 审查意见通知书中对申请的倾向性意见 有授权前景的 倾向性意见 无授权前景的 倾向性意见
不确定的意见 1）审查意见通知书表格中一个很重要的内容是审查员对该申请案的倾向性意见，其实际上体现了审查员经过实质审查后对该申请的总体评价，在某种程度上反映了该申请以后的走向，但并不代表申请的最终走向。倾向性意见在通知书表格的第二页中间部分，该结论与审查意见通知书正文部分的内容相对应，因为结论性的意见也往往在通知书正文的结尾部分体现出来。 2）倾向性意见可以分为三大类。第一类是肯定性结论意见，这是指审查意见通知书通篇没有引用实施细则第53条规定的任何一款可驳回的条款，也没有进行任何假设性评述涉及到可驳回的理由。其对应着表格中倾向性意见中的第一栏“申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改”。第二类是否定性结论意见，这是指审查意见通知书针对全部权利要求都用实施细则第53条规定的可驳回条款进行了评述；审查意见结尾部分往往会出现“说明书也没有任何可以授权的实质内容”、“不具备授权前景”等语句。其对应着表格中倾向性意见中的第三栏“专利申请中没有可被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述的理由不充分，本申请将被驳回”。第三类是不定性结论意见，即，除了上述两种情形之外的情形。其对应表格中倾向性意见中的第二栏“申请人应当在意见陈述书中论述其专利可被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出不符合规定之处进行修改，否则不能被授予专利权”。注意，对于审查意见通知书中仅针对部分权利要求指出实质性缺陷的，倾向性审查意见可能会是以上指出的第一类结论意见，也可能会是第三类结论意见，目前专利局并无严格的要求。 3）【实务中，代理人可以根据审查意见通知书中的表格结论栏和正文结尾语段的内容，对收到的审查意见通知书按照上述三类进行粗分，然后再按照工作安排、轻重缓急等因素安排案件的处理顺序。】 4）针对不同的倾向性意见，侧重的答复方式会不同。对于第一类情形以及第三类情形中某些涉及非驳回条款的意见答复，涉及“如何更好地被授权”的问题；除非另有合理考虑，否则逐条修改完善即可。对于第二类情形以及第三类情形中某些条涉及驳回条款的意见答复，涉及“能不能被授权”的问题，需要视情形判断是意见陈述、修改还是同时采用其他方式。以下将对上面三种情形分别进行详细论述。 申请人应当在意见陈述书中论述其专利可被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出不符合规定之处进行修改，否则不能被授予专利权 专利申请中没有可被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述的理由不充分，本申请将被驳回 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改 2017/3/7 8 8

9 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1.3对通知书中引用的对比文件的分析 是否 是否 构成现有技术 构成抵触申请 对比文件 技术内容分析
2017/3/7 9

10 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1.3对通知书中引用的对比文件的分析 是否构成本申请的现有技术 对比文件的公开日是否在本申请的申请日之前
此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日 2017/3/7 10 10

11 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1.3对通知书中引用的对比文件的分析 是否构成本申请的抵触申请 对比文件是否为中国专利文献
对比文件的申请日是否在本发明的申请日之前 此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日 2017/3/7 11

12 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 1.3对通知书中引用的对比文件的分析 对引用的比文件中技术内容的分析
所引用的对比文件的内容和出处是否无误； 所引用的内容与权利要求的内容的比较和关联是否正确； 关于新颖性/创造性的评述是否符合法律规定； 考虑有无争辩的余地，设计答复策略。 2017/3/7 12

13 1. 阅读和理解审查意见通知书 3 4 1.4 对通知书中审查员的笔误或含糊之处的澄清
1、审查员的笔误，例如对比文件编号或权利要求标号写错， 对比文件引用内容的出处写错， 2、评述内容含糊 3、评述有遗漏 明显笔误可以自行修正，不确定时与审查员电话联系，遗漏处主动补全。

14 审查意见通知书的转达及答复建议的提供 第一节 审查意见通知书的理解与转达
专利代理人应当在认真解读、全面理解审查意见通知书的基础上，尽快地或在与申请人商定的时限内向申请人转达审查意见通知书，并根据申请人的要求提供答复审查意见的建议。 2017/3/7 14

15 小 结 第一节 审查意见通知书的理解与转达 核实审查所针对的文本 三类倾向性意见 对通知书中引用的对比文件的分析
小 结 核实审查所针对的文本 三类倾向性意见 对通知书中引用的对比文件的分析 对通知书中需要确认内容的处理 给出答复建议 2017/3/7 15

16 内 容 提 要 审查意见通知书的理解与转达 第一节 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 2017/3/7 16

17 审查意见通知书的答复原则 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 （1）以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据的原则
（2） 全面答复原则 （3） 维护申请人利益原则 （4）适度原则 2017/3/7 17

18 1. 审查意见通知书的答复原则 （1）以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据的原则
依据《专利法》及《专利法实施细则》的内容进行争辩，指出专利申请符合其有关规定的理由。 《专利审查指南》是对《专利法》及《专利法实施细则》各条款的内容作出进一步具体的规定，在撰写意见陈述书时，专利代理人也可以借助《专利审查指南》规定的内容作为争辩的依据。 2017/3/7 18

19 1. 审查意见通知书的答复原则 （2）全面答复原则 促进专利审查程序的进行，使专利申请早日获得专利权； 避免专利申请被驳回。
针对审查意见通知书中指出的所有缺陷逐一进行答复。 促进专利审查程序的进行，使专利申请早日获得专利权； 避免专利申请被驳回。 2017/3/7 19

20 1. 审查意见通知书的答复原则 在答复审查意见时，专利代理人要充分考虑申请人的利益，在修改申请文件和意见陈述时必须要慎重。
（3）维护申请人利益原则 在答复审查意见时，专利代理人要充分考虑申请人的利益，在修改申请文件和意见陈述时必须要慎重。 既要争取早日授权，又要争取稳定并且尽可能宽的保护范围。 2017/3/7 20

21 1. 审查意见通知书的答复原则 根据禁止反悔原则
（4）适度原则 根据禁止反悔原则 专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。 不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的范围，并且注意在陈述意见时也不要作出不必要的限制性解释。 2017/3/7 21

22 审查意见的答复策略 第二节 审查意见答复原则与策略 全面、准确地理解审查意见通知书的内容 认真研究专利申请和对比文件的技术内容，
正确的前景判断， 确定答复审查意见通知书的策略。 2017/3/7 22

23 2. 审查意见的答复策略 答复策略 3 1 不同情形审查意见的答复 2 2017/3/7 23

24 2. 审查意见的答复策略 3 1 答 复 策 略 答复策略 两步法 判断审查意见的正确性 意见陈述 确定答复方式 修改申请文件 提供证据
对OA事实的事实认定 在事实认定的基础 上进行法律适用 两步法 答 复 策 略 判断审查意见的正确性 确定答复方式 意见陈述 修改申请文件 提供证据 2017/3/7 24

25 2. 审查意见的答复策略 答复策略 3 1 审查意见正确性判断-两步法应用 2017/3/7 25

26 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断-两步法应用 2017/3/7 26

27 2. 审查意见的答复策略 总 结 答复策略包括两个方面，一是正确理解审查意见 ，二是灵活运用答复手段。
针对不同情形的审查意见的答复过程，都是在两步法判断过程的指导下根据各案情形选择适用三种答复方式的过程。 2017/3/7 27

28 2. 审查意见的答复策略 2 不同情形审查意见的答复 涉及新颖性的审查意见 涉及不授予专利权的申请的审查意见 涉及说明书公开不充分的审查意见
1 7 涉及创造性的审查意见 2 涉及不授予专利权的申请的审查意见 3 涉及说明书公开不充分的审查意见 4 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见 5 2017/3/7 28

29 2. 审查意见的答复策略 2 不同情形审查意见的答复 涉及独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见 涉及属于同样的发明创造的审查意见
6 7 涉及权利要求未以说明书为依据的审查意见 7 涉及修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见 8 涉及属于同样的发明创造的审查意见 9 涉及申请文件不满足单一性要求的审查意见 10 2017/3/7 29

30 涉及新颖性的审查意见 新颖性的定义：专利法第22条第2款
1 新颖性的定义：专利法第22条第2款 该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国家知识产权局提出申请、并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

31 2. 审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 审查意见正确性判断
1 审查意见正确性判断 1）分析对比文件的形式要件是否满足评述新颖性的要求，判断对比文件是否为现有技术或抵触申请； 2）形式要件满足，确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开。 其中，采用单独对比的原则。 2017/3/7 31

32 2. 审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 审查意见正确性判断 3）技术方案未被对比文件公开，则说明权利要求具有新颖性。
1 审查意见正确性判断 3）技术方案未被对比文件公开，则说明权利要求具有新颖性。 4）技术方案被对比文件公开，再判断是否相同的技术领域，能否解决相同的技术问题，获得相同的技术效果。若是，则说明权利要求不具有新颖性。 2017/3/7 32

33 2.审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 审查意见正确性判断
1 审查意见正确性判断 在化学领域，有时存在着即使权利要求保护的技术方案与对比文件公开的方案所解决的技术问题不同或者技术效果不同，但该权利要求仍可能缺乏新颖性的情况。 2017/3/7 33

34 2. 审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 审查意见正确性判断 例如：
1 审查意见正确性判断 例如： 1) 权利要求涉及一种用作药物的化合物A，对比文件公开的是用作染料的化合物A; 2) 权利要求涉及一种包含化合物B用于治疗疾病X的药物组合物，对比文件中公开了同样包含化合物B但用于治疗疾病Y的药物组合物。 2017/3/7 34

35 2. 审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 答复方式 意见陈述、提交证据和/或修改申请文件。
1 答复方式 意见陈述、提交证据和/或修改申请文件。 通常还应该适当对该权利要求相对于对比文件具备创造性的理由进行论述。 2017/3/7 35

36 2. 审查意见的答复策略 涉及新颖性的审查意见 新颖性判断的常见情形 1
《专利审查指南》中规定了新颖性判断的5种常见的情形。在化学领域，涉及新颖性的审查意见比较常见的是具体(下位)概念与一般(上位)概念、数值和数值范围、以及包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。 2017/3/7 36

37 2. 审查意见的答复策略 包含性能、参数等特征的产品权利要求 案例3-1 案情介绍 权利要求内容：
1、右酮洛芬氨丁三醇晶形A，其特征在于X射线粉末衍射图在5.14 ±0.02、 8.02 ±0.02 、9.83 ±0.02、10.06 ±0.02、10.37 ±0.02、16.06±0.02、16.29 ±0.02、17.50±0.02、19.58±0.02、21.47 ±0.02、26.86±0.02度的2θ角处含有峰。 2017/3/7 37

38 2. 审查意见的答复策略 审查意见指出 权利要求1不 具有新颖性 审查意见内容 在对比文件1 中公开了化合物右酮洛芬氨丁三醇，并且在说明书中公开了如下内容“通过在有机溶剂的混合物中进行结晶来纯化化合物”，即，在对比文件1中已经获得了右酮洛芬氨丁三醇的结晶。由于本领域技术人员无法根据对比文件1以及本申请所公开的内容区分本申请所述的结晶以及对比文件1所获得的结晶，因此推定二者是相同的，即，权利要求1不具备新颖性。 2017/3/7 38

39 结论 答复方式 2. 审查意见的答复策略 判断审查意见正确性
对权利要求1的新颖性的评述符合审查指南的有关规定。但事实上，权利要求1的结晶与对比文件1所述的结晶是不同的 结论 意见陈述+提供相关证据；提供权利要求1的多晶型与按照对比文件1的方法获得的多晶型的熔点和IR光谱的比较结果。 答复方式 2017/3/7 39

40 本领域的技术人员：知晓现有技术，不具有创造能力，常规的实验能力，有限的预见性。
涉及创造性的审查意见 2 创造性的定义 突出的实质性特点：非显而易见性 显著的进步：有益的技术效果 本领域的技术人员：知晓现有技术，不具有创造能力，常规的实验能力，有限的预见性。

41 2. 审查意见的答复策略 涉及创造性的审查意见 审查意见正确性判断 1）分析对比文件的形式要件是否满足评述创造性的要求，
判断对比文件是否为现有技术，抵触申请不能用来评判创造性； 2）如果满足形式要件，将要求保护的权利要求的技术方案作为整体与现有技术整体进行比较，看现有技术在整体上是否存在结合启示；其中，与新颖性的单独对比原则不同，采用组合对比的原则；采用三步法进行非显而易见性的判断； 2017/3/7 41

42 判断现有技术中是否存在结合启示，即是否显而易见
2. 审查意见的答复策略 涉及创造性的审查意见 2 突出的实质性特点（非显而易见性）的判断：三步法 第一步 第二步 第三步 找出发明的区别特征和根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题 判断现有技术中是否存在结合启示，即是否显而易见 确定与本发明最接近的现有技术 2017/3/7 42

43 显著的进步的判断：有益的技术效果 -发明与最接近的现有技术相比具有更好的技术效果
-发明提供了一种与最接近的现有技术构思不同的技术方案，其技术效果基本上达到了现有技术的水平 -发明代表某种新技术发展趋势 -尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果

44 创造性判断的辅助性审查基准 (1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题 (2)发明克服了技术偏见
(3)发明取得了预料不到的技术效果 (4)发明在商业上的成功

45 2. 审查意见的答复策略 涉及不授予专利权的申请的审查意见 相关规定 专利法第2条对可授权的客体作了规定。
3 相关规定 专利法第2条对可授权的客体作了规定。 专利法第5条和25条对不授予专利权的客体作了规定。 专利申请要求保护的主题属于专利法第25条第1款所列不授予专利权的客体的（科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等），不能被授予专利权。 2017/3/7 45

46 2. 审查意见的答复策略 涉及不授予专利权的申请的审查意见 答复方式
3 答复方式 当所要求保护的技术方案的内容确实涉及上述主题时，只能通过删除相应技术方案的方式克服审查意见中所指出的缺陷。当一项专利申请的全部内容均涉及上述主题时，则应建议申请人放弃该申请。 2017/3/7 46

47 2. 审查意见的答复策略 涉及不授予专利权的申请的审查意见 审查意见正确性判断
3 审查意见正确性判断 在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法、不介入人体或不产生创伤的美容方法、杀灭人体或者动物体外部的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法，不属于疾病的诊断和治疗方法 2017/3/7 47

48 2. 审查意见的答复策略 涉及不授予专利权的申请的审查意见 答复方式 1）删除属于专利法第25条规定的疾病的诊断和治疗方法的权利要求；
3 答复方式 1）删除属于专利法第25条规定的疾病的诊断和治疗方法的权利要求； 2）修改+意见陈述 2017/3/7 48

49 2. 审查意见的答复策略 案例 属于疾病的治疗方法 例如： 一种治疗癌症的方法，包括向所需个体施用治疗有效量的通式I的化合物或其可药用盐。
案情介绍 例如： 一种治疗癌症的方法，包括向所需个体施用治疗有效量的通式I的化合物或其可药用盐。 2017/3/7 49

50 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 该权利要求以活的人和生物体为直接实施对象，其目的是治疗疾病，因此属于专利法第25条第1款所规定的疾病的诊断和治疗方法的范围，不能授予专利权。 审查意见指出 该权利要求属于 疾病的治疗方法 2017/3/7 50

51 结论 答复方式 2. 审查意见的答复策略 涉及不授予专利权的申请的审查意见
3 确定审查意见事实认定正确，同意审查意见 结论 修改为制药用途权利要求，即“通式I的化合物或其可药用盐在制备用于治疗癌症的药物中的用途。” 答复方式 2017/3/7 51

52 2. 审查意见的答复策略 涉及说明书公开不充分的审查意见 相关规定 4
专利法第26条3款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。 2017/3/7 52

53 2. 审查意见的答复策略 公开不充分的情形 （1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。
（2）说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。 （3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。 （4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。 （5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。 2017/3/7 53

54 2. 审查意见的答复策略 涉及说明书公开不充分的审查意见 判断审查意见正确性 说明书公开的内容还包括不需要记载的公知常识性内容。 4
根据说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案、所公开的方案能否实现本发明目的或获得相应的技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。 说明书公开的内容还包括不需要记载的公知常识性内容。 2017/3/7 54

55 2. 审查意见的答复策略 涉及说明书公开不充分的审查意见 答复方式 1）说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。
4 答复方式 1）说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。 2）对部分主题公开不充分：删除相应权利要求。 3）说明书公开充分：意见陈述，必要时提供证据。 2017/3/7 55

56 2. 审查意见的答复策略 涉及说明书公开不充分的审查意见 在意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见：
4 在意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见： 本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么，实施例公开了怎样的方案、所公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果 。 说明书公开的内容还包括不需要记载的公知常识性的内容。 2017/3/7 56

57 2. 审查意见的答复策略 涉及说明书公开不充分的审查意见 提供证据需要注意的问题
4 提供证据需要注意的问题 (1)对于用于证明未公开的内容属于本领域公知常识的证据，使用时应当慎重，避免其成为证明本发明不具备创造性中的公知常识性证据 。 (2)以现有技术公开的内容作为证据来证明本申请已充分公开发明时，最好这些证据是本申请说明书中已记载的引证文件。 2017/3/7 57

58 （审查员对现有技术的现状不了解导致对公开充分的疑惑）
2. 审查意见的答复策略 案情介绍 案例3-8 公开充分的情形 案情介绍 （审查员对现有技术的现状不了解导致对公开充分的疑惑） 一项发明名称为“通过天然化学连接作用制备的羟烷基淀粉和蛋白质的接合物”的专利申请，其权利要求要求保护一种具有药物活性的蛋白质和羟烷基淀粉的接合物。在本申请的说明书中描述了所述接合物的制备方法以及制得的接合物的理化性质，但没有给出所述接合物的药理学活性实验结果。 58

59 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 在本申请的说明书中，只描述了所述接合物的制备以及其凝胶电泳结果，而没有提供任何药理学试验数据来证实所制备的接合物的药理学活性，本领域技术人员无法根据说明书的内容预见到本发明的接合物具有如说明书所述的药理活性。因此，本申请的说明书公开不充分 审查意见指出 说明书公开 不充分 59

60 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断 结论
1、解决的技术问题：克服例如现有技术中的聚乙二醇(PEG)化药物的共同的缺点，即，还不十分清楚非天然聚合物PEG的代谢途径 。 2、提供的解决方案和实施例公开的方案： 3、公开的方案能够实现本发明目的： 审查员事实认定不正确 (√) (√) 60

61 2. 审查意见的答复策略 现有技术状态 答复方式 将官能团化的聚合物与治疗性蛋白共价连接可以在保持其原有的药理活性的基础上延长所述蛋白质在体内的循环期、降低其抗原性和免疫原性、并改善其对蛋白水解作用的抵抗性是本领域公知的。 根据说明书记载的内容和现有技术的现状出发进行意见陈述，指出虽然在本申请的说明书中没有提供本申请的接合物的药理学试验数据，本领域技术人员也完全可以根据本申请说明书和现有技术的内容预见到该接合物所具有的活性和功效。 61

62 2. 审查意见的答复策略 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见 相关规定
5 相关规定 权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。 每项权利要求的类型应当清楚。 1）权利要求的主题名称清楚，不允许采用模糊不清的主题名称，如“一种……组合”、“一种配方 ”、“一种设备和方法”。 2）权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。 2017/3/7 62

63 2. 审查意见的答复策略 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见 相关规定
5 相关规定 3）每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。 构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。 说明书的撰写方式和顺序应符合《专利法实施细则》第17条、18条的规定。 2017/3/7 63

64 2. 审查意见的答复策略 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见 审查意见正确性判断 答复方式 1）通常进行修改 2）意见陈述 5
根据相关规定确定权利要求是否存在不清楚的缺陷 答复方式 1）通常进行修改 2）意见陈述 1） 2017/3/7 64

65 2. 审查意见的答复策略 涉及独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见 相关规定
6 相关规定 必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。 判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所解决的技术问题出发并考虑说明书描述的内容。 2017/3/7 65

66 2. 审查意见的答复策略 涉及独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见 审查意见正确性判断
6 审查意见正确性判断 从说明书中记载的本发明的目的或者要解决的技术问题出发，分析独立权利要求是否能够解决其技术问题 ； 若说明书解决的问题有多个，则该独立权利要求只要能解决其中一个问题即可。 答复方式 1）修改：增加相应技术特征 2）意见陈述 1） 2017/3/7 66

67 2. 审查意见的答复策略 案例3-11 案情介绍 独立权利要求不缺少必要技术特征 案情介绍
“一种通过借助过氧化物在水存在下在0-100oC的温度下氧化偶联在邻位具有氢原子的两种酚类分子而制备2,2’-二羟基联苯的方法，该方法包括在水不溶性聚合物存在下进行制备，该聚合物含有： a) 重量%的至少一种乙烯基杂环化合物； b) 重量%的至少一种双官能交联剂组分； c) 重量%的苯乙烯或至少一种单不饱和苯乙烯衍生物或其混合物； 各组分a)、b)和c)的重量百分数共计100%。” 2017/3/7 67

68 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 当采用过氧化酚类分子来制备二羟基联苯化合物时都需要采用金属催化剂，由此当缺少“金属催化剂”这一技术特征时，权利要求1的方案无法解决其技术问题，因此权利要求1缺少解决其技术问题的必要技术特征“金属催化剂” 审查意见指出 权利要求1缺少 必要技术特征 2017/3/7 68

69 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断 结论 审查员事实认定不正确
解决的技术问题：在现有技术的方法中由于转化过程中形成橡胶状粘稠物质而导致反应器和反应器内件的污染等问题 独立权利要求1可解决上述问题，即，使上述反应在水不溶性聚合物存在下进行 答复方式 意见陈述 2017/3/7 69

70 2. 审查意见的答复策略 涉及权利要求未以说明书为依据的审查意见 相关规定
7 相关规定 权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书 的支持。 权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概 括而成。 通常涉及的权利要求得不到支持的情形：上位概念概括和功能性 限定 2017/3/7 70

71 2. 审查意见的答复策略 涉及权利要求未以说明书为依据的审查意见 审查意见正确性判断
7 审查意见正确性判断 从该权利要求能够解决的技术问题出发，判断是否属于得不到说明书支持的情形 答复方式 1）修改权利要求 2）意见陈述、或者还提供证据 1） 2017/3/7 71

72 2. 审查意见的答复策略 注意的几点 1）当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时，允许申请人将其补入说明书。 2）权利要求的技术方案在说明书中仅存在一致性的表述（形式支持），并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。 3）只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时（实质支持），记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持。 1） 2017/3/7 72

73 2. 审查意见的答复策略 案例3-13 案情介绍 权利要求1内容： 1、一种可在口中分散的阿戈美拉汀的固体药物组合物，其特征在于其包含：
权利要求得不到说明书支持 案情介绍 权利要求1内容： 1、一种可在口中分散的阿戈美拉汀的固体药物组合物，其特征在于其包含： -阿戈美拉汀， -由共干燥的乳糖和颗粒状淀粉所组成的颗粒。 2017/3/7 73

74 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 在本申请的说明书中，只制备了由特定的市售颗粒STARLAC®和阿戈美拉汀制备的固体药物组合物，并且仅证实了该固体药物组合物可在口腔中快速崩解。本领域技术人员根据说明书的描述无法确认任何由共干燥的乳糖和颗粒状淀粉所组成的颗粒均能达到与STARLAC®相同的效果 审查意见指出 权利要求1得不 到说明书的支持 2017/3/7 74

75 结论 答复方式 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断 确定审查意见事实认定正确，在说明书中确实仅记载了一种特定的实施方式
修改权利要求＋意见陈述。 考虑到是第一次审查意见，因此并没有直接将权利要求1中的“由共干燥的乳糖和颗粒状淀粉所组成的颗粒”限定为STARLAC®，而只是将乳糖和淀粉的比例限定为90/10至25/75并陈述修改后的权利要求可以得到说明书支持的理由。 答复方式 2017/3/7 75

76 权利要求1所述的式I化合物在制备用于治疗与甘氨酸摄取有关的疾病的药物中的用途。
2. 审查意见的答复策略 案例3-14 权利要求得不到说明书支持 案情介绍 案情介绍 权利要求的内容： 权利要求1所述的式I化合物在制备用于治疗与甘氨酸摄取有关的疾病的药物中的用途。 2017/3/7 76

77 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 在本申请的说明书中只证实了部分式I的化合物具有抑制甘氨酸摄取的活性，并没有提供任何证据表明该化合物能够用于治疗所有与甘氨酸摄取有关的疾病，因此，该权利要求得不到说明书的支持。 审查意见指出 该权利要求得不 到说明书的支持 2017/3/7 77

78 结论 答复方式 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断 审查员的观点符合当前的审查实践标准
修改权利要求：将其中的疾病限定为说明书中具体列举的精神病、疼痛等。 提供相关证据：提供现有技术文章来证实甘氨酸摄取抑制剂确实可以用于治疗精神病、疼痛等。 意见陈述：本领域技术人员可以根据本申请说明书的内容并结合现有技术的内容而预见到本发明的化合物可以用于治疗上述具体疾病。 答复方式 2017/3/7 78

79 2. 审查意见的答复策略 涉及修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见 相关规定
8 相关规定 法33规定申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 2017/3/7 79

80 2. 审查意见的答复策略 涉及修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见 审查意见正确性判断 答复方式 1）修改权利要求 2）意见陈述
8 审查意见正确性判断 判断修改后的内容是否与原始记载的信息一致。 答复方式 1）修改权利要求 2）意见陈述 1） 2017/3/7 80

81 2. 审查意见的答复策略 涉及修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见 注意事项
8 注意事项 权利要求是否得到说明书支持并不是判断对权利要求的修改是否超出原始记载范围的标准； 将修改后的技术内容与原始说明书和权利要求书记载的技术内容进行比较，以此来判断是否修改超范围 。 对于能够确定并没有修改超范围的内容，需要向审查员陈述修改后的内容可以根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定的理由。 2017/3/7 81

82 2. 审查意见的答复策略 涉及属于同样的发明创造的审查意见 相关规定
9 相关规定 专利法第9条规定了同样的发明创造只能授予一项专利权。其中“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。 能够导致重复授权的情况：同一申请人或不同申请人同日提交的发明和实用新型；母案和分案的权利要求保护范围相同。 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 2017/3/7 82

83 2. 审查意见的答复策略 涉及属于同样的发明创造的审查意见
9 补充说明 修改后的《专利法实施细则》第41条第2款规定“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。” 如果申请人没有在申请日时进行说明，将不允许申请人通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的授权，而是要修改待审的发明专利申请，使其与实用新型专利权不构成同样的发明创造。如果无法修改，将失去以发明的形式保护其发明创造的机会。 2017/3/7 83

84 2. 审查意见的答复策略 涉及属于同样的发明创造的审查意见 审查意见正确性判断 答复方式
9 审查意见正确性判断 对比权利要求的技术特征，以确定是否为同样的发明 答复方式 1）放弃实用新型，或者修改权利要求以使其保护范围与已授权专利的权利要求有区别 2）意见陈述 1） 2017/3/7 84

85 2. 审查意见的答复策略 案例3-15 不同的技术方案 母案申请权利要求1涉及一种内窥镜球囊控制装置，该装置具有：
案情介绍 母案申请权利要求1涉及一种内窥镜球囊控制装置，该装置具有： 泵，其向安装在内窥镜的插入部前端部的外周部的固定用球囊供给气体以及从所述球囊排出气体, ……。 分案申请权利要求1涉及一种内窥镜球囊控制装置，该装置具有： 泵，其向安装在使内窥镜插通的外套管的前端部外周部的固定用球囊供给气体，并且从上述球囊排出上述气体, ……。 2017/3/7 85

86 2. 审查意见的答复策略 涉及属于同样的发明创造的审查意见 审查意见内容 审查意见正确性判断
9 审查意见内容 审查意见正确性判断 分案申请的权利要求1与母案申请的权利要求1保护方案相同，不符合专利法第9条的规定。 泵的安装部位并不相同 审查员事实认定不正确 2017/3/7 86

87 2. 审查意见的答复策略 涉及申请文件不满足单一性要求的审查意见 相关规定
10 相关规定 单一性，是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。 如果一件申请包括几项发明或实用新型，则只有在所有这几项发明或实用新型之间有一个总的发明构思使之相互关联的情况下才被允许。 2017/3/7 87

88 2. 审查意见的答复策略 涉及申请文件不满足单一性要求的审查意见 审查意见正确性判断 答复方式 1）修改、删除、分案 2）意见陈述 10
一个或多个相同或相应的特定技术特征 答复方式 1）修改、删除、分案 2）意见陈述 1） 2017/3/7 88

89 2. 审查意见的答复策略 案例3-16 单一性问题可争辩 案情介绍
权利要求1涉及通式I的化合物，其中Ar是任选取代的苯基并且A选自A1至A4： 2017/3/7 89

90 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 权利要求1的通式I化合物的共同结构为
在现有技术中公开了具有该结构单元并且活性与权利要求1的通式化合物相同的化合物，因此上述共同结构不能构成与现有技术的区别技术特征，权利要求1的并列技术方案不具备单一性 审查意见指出 权利要求1 不具有单一性 通式I的结构 2017/3/7 90

91 2. 审查意见的答复策略 结论 审查意见正确性判断 不同意 根据权利要求1中的取代基定义，从其中的通式I化合物中可以归纳出如下共同结构，
答复方式 该共同结构可以构成与现有技术的区别技术特征 意见陈述 2017/3/7 91

92 2. 审查意见的答复策略 案例3-17 不具有单一性 案情介绍 案情介绍
1、一种熔融共混的聚合物组合物，含有：包含可生物降解的聚合物或共聚物的基体材料，和包含一种或多种单体的共聚物添加剂…… 9. 一种制备植入物的方法，该方法包括熔融共混基体材料和共聚物添加剂的混合物，以形成熔融共混的混合物…… 10. 一种由熔融共混的聚合物组合物形成的植入物，所述植入物含有包含可生物降解的聚合物或共聚物的基体材料，和包含一种或多种单体的共聚物添加剂 …… 2017/3/7 92

93 2. 审查意见的答复策略 审查意见内容 1、权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性。
2 、权利要求1、9和10三项独立权利要求之间的共同技术特征是含有基质材料和共聚物添加剂的组合物，该特征已经被对比文件1公开，因此，权利要求1、9和10之间不具有单一性 审查意见指出 权利要求1、 9和10之间 不具有单一性 2017/3/7 93

94 结论 答复方式 2. 审查意见的答复策略 审查意见正确性判断
确定审查意见事实认定正确，权利要求1不具有新颖性，权利要求1、9和10之间不具有单一性 结论 删除权利要求1并将权利要求9修改为新的独立权利要求1。 在意见陈述中指出，剩下的两组权利要求分别涉及制备植入物的方法以及通过该方法制备的植入物，属于一个总的发明构思，具备单一性 答复方式 2017/3/7 94

95 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 答复审查意见通知书的案例 2017/3/7 95

96 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 权利要求19-20涉及包含式(VII) 化合物的制品(药盒)。 案例3-19 案情介绍
申请号为02××××××.4的中国专利申请，发明名称为“作为FLT3受体酪氨酸激酶活性抑制剂的星形孢菌素衍生物”。其原始权利要求书包括20项权利要求，其中： 权利要求1-5涉及通式化合物的制药用途； 权利要求6-7涉及使用通式化合物治疗疾病的方法； 权利要求8-10涉及式(VII)的具体化合物的制药用途； 权利要求11涉及包含式(VII) 化合物的药物制剂； 权利要求12-18涉及使用式(VII) 化合物治疗疾病的方法； 权利要求19-20涉及包含式(VII) 化合物的制品(药盒)。 2017/3/7 96

97 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 一通的审查意见内容
1 ．本申请说明书中仅给出了一些星形孢菌素衍生物对FLT3 受体酪氨酸激酶活性的抑制作用的生物学数据，这只是机理性的实验数据，由于没有提供针对任何具体病症的实验数据，因此本领域技术人员不能得知抑制FLT3 受体激酶活性是否能够切实治疗疾病，因此本申请说明书公开不充分。 2 ．权利要求6 -7 、12 一18 涉及治疗方法。 2017/3/7 97

98 结论 转达建议 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 判断审查意见正确性 不同意审查员关于说明书公开不充分的观点。
同意审查员对权利要求6、7、12-18的评述 结论 建议申请人对说明书公开不充分的问题进行争辩并请申请人进一步提供技术上支持。 对权利要求6、7、12-18进行相应的修改。 转达建议 2017/3/7 98

99 答复方式 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 对涉及疾病治疗方法的权利要求进行修改 对公开不充分的审查意见进行陈述
FLT3受体酪氨酸激酶与疾病之间的相互关系是本领域已知的; 本发明不仅仅是机理性的发现，而是在疾病的细胞模型中证实了本发明化合物的活性 陈述要点 2017/3/7 99

100 一通修改后的权利要求书 权利要求1-5涉及通式化合物的制药用途； 权利要求6-7涉及使用通式化合物治疗疾病的方法； 权利要求8-10涉及式(VII)的具体化合物的制药用途； 权利要求11涉及包含式(VII) 化合物的药物制剂； 权利要求12-18涉及使用式(VII) 化合物治疗疾病的方法； 权利要求19-20涉及包含式(VII) 化合物的制品(药盒)。

101 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 二通的审查意见内容
现有技术中仅公开了AML、ALL等疾病中FLT3基因有异常表达，并没有给出对FLT3 受体酪氨酸激酶活性的抑制就一定能够治愈AML等疾病的技术内容的支持。 所以，尽管本申请给出了星形孢菌素衍生物对这两种细胞系的抑制实验，但由于缺乏仅由该细胞试验就能够表明对AML疾病一定会产生治疗作用的现有技术的支持，因此，本申请的说明书是公开不充分的。 2017/3/7 101

102 结论 转达建议 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 判断审查意见正确性 不同意审查员关于说明书公开不充分的观点。
建议申请人提供相关证明文件来加强争辩的说服力，同时建议申请人根据说明书中提供了试验数据的化合物对权利要求的范围进行适当的限制 转达建议 2017/3/7 102

103 答复方式 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 修改＋意见进行陈述(申请人未提供证据)
新提交的权利要求涉及一种具体化合物在制备用于治疗涉及反常的FLT3受体酪氨酸激酶活性的疾病的药物中的应用； 在本申请的说明书中证实了该化合物对FLT3激酶活性的抑制作用 陈述要点 2017/3/7 103

104 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略
本申请实施例中所采用的两种细胞系以 与AML患者相同的方式发生了突变，并且 这两种细胞模型具备了AML的病理学特征; 在本申请的说明书中已经明确证实了上 述具体化合物可以抑制FLT3的活性并由此 引起两种细胞系的凋亡，本领域技术人员 完全可以预见到该化合物可以用于治疗白 血病如AML等 陈述要点 2017/3/7 104

105 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 二通修改后的权利要求的内容
1. 式(VII)的…或其盐在制备用于治疗涉及反常的FLT3受体酪氨酸激 酶活性的疾病的药物组合物中的应用。 2.如权利要求1所述的应用……。 4.用于治疗白血病的药物制剂，其包含式(VII)的……。 5.一种制品，其包含包装材料和包含于所述包装材料中的如权利要 求1所定义的式(VII)的……。 6.如权利要求5所述的制品，其中……” 2017/3/7 105

106 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 驳回决定内容
本申请所述增殖模型的两种细胞系只是与AML有相同的突变位点，这并不表明这两种细胞系就具有AML的病理学特征; 没有针对所述疾病模型的试验数据，仅由FLT3突变类似的细胞模型，本领域技术人员不能得知其是否具有治疗人AML等疾病的作用; 本申请说明书第38页指出，MIDOSTAURIN并没有对抗未突变型FLT3受体的人白血病和淋巴瘤细胞系的细胞毒性，由此，本领域技术人员更不能得知，“能够针对该突变而诱导这两种细胞系凋亡的化合物显然也可以诱导白血病细胞系的凋亡”这一结论 2017/3/7 106

107 结论 转达建议 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 判断审查意见正确性 不同意审查员的观点。
建议申请人提出复审请求并再次建议申请人提供相关的证明文件来加强争辩的说服力 转达建议 2017/3/7 107

108 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 复审请求意见陈述内容
本申请说明书所提到的一篇期刊文献中记载了酪氨酸激酶抑制剂PKC412对白血病细胞中的突变型FLT3受体的抑制作用，并公开了PKC412可以诱导表达突变型FLT3的白血病细胞的细胞周期停止和细胞凋亡，还能够明显延长患有FLT3-ITD诱导的白血病小鼠的存活期。本领域技术人员由此可知，PKC412能够有效地抑制FLT3激酶活性，并且通过抑制该活性，可以治疗白血病。 申请人新提供的期刊文献表明，针对患者进行的研究也证实了针对FLT3基因的治疗确实能够治疗AML 陈述要点 2017/3/7 108

109 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 撤销驳回决定 继续审查，OA3审查意见内容
1 ．权利要求l 请求保护式VII化合物或其盐在制备用于治疗涉及反常的FLT3受体酪氨酸激酶活性的疾病的药物组合物中的应用。而本中请给出的实验数据仅能证明式VII化合物对AML的作用，因此，权利要求1不能得到说明书的支持。 2 ．对比文件1公开了本申请化合物具有抑制HL-60细胞(蛋白激酶C，属于白血病细胞)的作用。本领域技术人员在此基础上很容易想到将式VII化合物用于治疗同样属于白血病的急性髓细胞性白血病。因此，权利要求1-3 涉及AML的方案不具备创造性 。 3. 权利要求4/5和6的产品与对比文件1相比不具有新颖性/创造性。 2017/3/7 109

110 结论 转达建议 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 判断审查意见正确性
同意审查员关于支持和新颖性问题的评述；不同意审查员关于权利要求1-3创造性的评述 结论 建议申请人对权利要求1-3的范围进行进一步的限定并删除权利要求4-6。 请申请人从技术方面提供对创造性问题的答复建议。 转达建议 2017/3/7 110

111 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 修改后的权利要求的内容
1. 式(VII)的…或其盐在制备用于治疗涉及反常的FLT3受体酪氨 酸激酶活性的疾病的药物组合物中的应用，其中所说疾病是急性髓 细胞性白血病、伴有三系脊髓发育不良的急性髓细胞性白血病、急 性淋巴细胞白血病和脊髓发育不良综合征。 2017/3/7 111

112 答复方式 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 将权利要求1-3合并，删除权利要求4-6
对新的权利要求1的支持和创造性问题进行意见陈述 答复方式 新的权利要求1中，所有的疾病均涉及反常的FLT3受体酪氨酸激酶活性，在本申请说明书中已经证实了式(VII)化合物可有效地抑制FLT3依赖性细胞系的增殖，因此该权利要求可以得到说明书的支持 陈述要点 2017/3/7 112

113 陈述要点 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略
对比文件1 公开了星形孢菌素衍生物可以抑制蛋白激酶C，而本发明提供了作用于FLT3受体的式VII化合物。 在对比文件1和现有技术中均没有教导或暗示过蛋白激酶C的抑制剂也可以作为FLT3的抑制剂从而可用于治疗涉及FLT3受体酪氨酸激酶活性的疾病。 权利要求1的内容是非显而易见的。 陈述要点 2017/3/7 113

114 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 OA4审查意见内容
权利要求1请求保护式VII化合物或其盐在制备用于治疗涉及反常的FLT3受体酪氨酸激酶活性的疾病的药物组合物中的应用，其中所说疾病是急性髓细胞性白血病(AML)、伴有三系脊髓发育不良的急性髓细胞性白血病、急性淋巴细胞白血病和脊髓发育不良综合征。由于本申请给出的实验数据仅能证明式VII化合物对AML的作用，本领域技术人员不能知晓式VII化合物对其它三种疾病是否也有治疗作用。尽管上述疾病与FLT3受体酪氨酸激酶的活性有关，但是是否通过抑制此激酶的活性就一定能够治疗这些疾病，在没有确凿证据以及针对具体疾病模型的实验数据支持下是不能获知的。因此，权利要求1得不到说明书的支持。 2017/3/7 114

115 转达建议 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略
向申请人指出，本案的审查员的审查态度比较保守，如果不按照审查员的要求进行修改的话，本申请很可能被再次驳回; 但如果完全按照审查意见进行修改的话，则会使本申请的保护范围过窄，因此请申请人做出抉择 转达建议 2017/3/7 115

116 答复方式 审查结果 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 按照申请人的指示对权利要求1的范围进行了进一步的限定，将其中的疾病限定为AML
在新提交的权利要求的基础上做出了授权决定 审查结果 2017/3/7 116

117 审查阶段 审查意见 答复方式 OA1 25 26.3 删除 争辩 建立细胞抑制与疾病治疗之间的联系 OA2 主动缩小权利要求1的化合物和疾病范围 驳文 复审时 争辩+证据 OA3 26.4 22.3 22.2 进一步缩小疾病的范围 争辩 OA4 再次缩小疾病的范围

118 总 结 总 结 重点：答复策略。 注意：不能盲目按照审查意见进行修改，而应仔细阅读申请文件（对比文件），按照两步法对审查意见的正确性进行判断，在判断的基础上确定相应的答复方式。 从OA答复反观申请文件的撰写。 2017/3/7 118

119 谢谢!