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Email: amy.zheng@savvyip.net
专利申请与审查 演讲人：郑玮 上海思微知识产权代理事务所 网站： QQ： 手机：
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第三讲：答复审查意见
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答复审查意见 如何答复审查意见是专利申请过程中一项非常重要并且具有一定难度的工作，审查意见分为两类：补正通知书和审查意见通知书
补正通知书-----针对形式缺陷，一般是在初审阶段发，补正书 审查意见通知书-----一般是发明专利的实审阶段发，通常用于提出审查员对专利申请的新颖性、创造性、实用性、是否充分公开等实质性问题的质疑 个别情况，初审也会发审查意见通知书，比如，保护客体属于不授权的内容，比如，实用新型实际上要求保护的是方法 答复审查意见通知书
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审查意见通知书简介 审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和 再次审查意见通知书。 审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。
审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和 再次审查意见通知书。 审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。 标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。 正文部分主要指出并论证权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题 。
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阅读审查意见通知书 肯定性结论：申请人应按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改
1.明确通知书对该申请总体倾向性意见 肯定性结论：申请人应按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改 不定性结论：申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分指出的不符合规定部分进行修改，否则将不能授予专利权。 否定性结论：专利申请中没有可以授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回 从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格、正文内容、正文结尾。
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阅读审查意见通知书 2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上
不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。
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答复审查意见 3、确定应对策略和答复思路 对于肯定性结论的审查意见，申请人只需进行形式上的修改即可
对于否定性的结论，如认为审查员的理解分析完全正确，本申请没有授权的可能，则放弃答复，反之，应清楚、全面陈述本申请能被授予专利权的理由，必要时可同时提出对申请文件的修改 对于不定性结论的审查意见，则应对审查员提出的各种质疑分别确定合适的答复思路。
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答复审查意见 实质性缺陷的种类 缺乏新颖性/创造性 权利要求未以说明书为依据 独立权利要求缺少必要技术特征 权利要求未清楚限定保护范围
说明书未充分公开发明 申请属于智力活动的规则和方法 申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围 缺乏单一性
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实质审查的基础知识 关于新颖性的答复 1、罗列现有技术的技术特征 2、罗列本发明的技术特征
3、指出本发明的技术特征与现有技术的技术特征有不同之处
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答复审查意见 关于创造性的答复 一个对比文件 1、罗列现有技术的技术特征 2、罗列本发明的技术特征
3、指出本发明的技术特征与现有技术的技术特征有不同之处，且该不同之处会带来有益的效果和进步
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答复审查意见 二个或以上的对比文件 1、罗列本发明的技术特征 2、罗列最接近的现有技术的技术特征 3、指出区别点，以及所要解决的技术问题
4、说明该区别点与其他对比文件揭示的不同，或，所要解决的技术问题不同，在其他对比文件中并没有相应的技术启示
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答复审查意见 关于公开不充分的答复 罗列本发明的技术特征，说明上述技术特征能够完成本发明的发明目的，说明部分没有公开的技术特征均为现有技术，或对本领域的普通技术人员来说是显而易见的。 除此外没有其也补救措施，增加新的内容会超出原申请文件记载的范围
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答复审查意见 关于独立权利要求缺少必要技术特征 说服审查员目前独立权利要求所记载的技术特征所组成的技术方案是足以解决本发明所要解决的技术问题
或，在独立权利要求中补入缺少的必要技术特征。
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答复审查意见 权利要求未以说明书为依据 1、权利要求在形式上未得到说明书的支持，将权利要求的相关内容补入说明书
2、权利要求在实质上未得到说明书支持，则应缩小保护范围，使本领域的普通技术人员能从说明书中的描述直接得到和概括得出的技术方案相适应
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专利申请文件的修改 1.修改的目的 克服审查意见通知书中指出的缺陷，争取获得授权。 2.修改的要求 (1)法33条
对发明和实用新型申请文件的修改不得超出原说明 书和权利要求书的记载范围。 (2)细则51条3款 收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当 按照通知书的要求进行。 3.提交的修改文件 (1)修改页 (2)替换页
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意见陈述书的撰写 1.意见陈述书 标准表格、意见陈述书正文及附件 2.意见陈述书正文的撰写格式 ①起始格式句；
②简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，作了哪些相应修改； ③重点分析和论述与审查意见不同之处； ④结尾句。
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撰写意见陈述书应当注意的问题 1.正面、直接在针对审查员的意见进行答复（P70） 2.应努力争取最大的利益
3.对申请文件进行修改时，不能超出原始申请文件所记载的范围（对于外观，不得增加原图或照片中未示出的形状、图案、色彩，也不得扩大原图片或照片所确定的保护范围） 4.有理、有利、有节、避免过激言辞 5、按时完成并提交答复意见
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答复审查意见 案例P71页（答复审查意见实例）
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实质审查的基础知识 案例
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案例 陶瓷膜及其制造方法、强电介质电容器及其制造方法（申请1） 1.一种陶瓷膜的制造方法，包括：
通过在加压到2个大气压以上，且 在含有体积比10％以下的氧的气氛中， 热处理含有复合氧化物的原材料体，使之结晶化。 本发明所要解决的技术问题，是通过上述加压以及低氧状态下的气氛下对复合氧化物的原材料进行热处理，从而可以抑制Pb（铅）、Bi（铋）的蒸气产生，减少结晶化过程中组成变化
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案例 第一次审查意见通知书 1.独立权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
对比文件1（CN A）公开了一种铁电电容器的制造方法 ，并具体公开了以下技术特征（参见对比文件1，CN A，说明书第3页第5行到第28行，附图1-5）：在大气压下使用氩气中有5％氧气的气氛，对淀积的PZT（相当于权利要求1中的复合氧化物）进行RTA退火（相当于权利要求1中的热处理）形成钙钛矿相（相当于权利要求1中的结晶化）。
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案例 第一次审查意见通知书 权利要求1与对比文件1的区别在于：加压到2个大气压以上 ，但该区别特征已被对比文件2（US A，说明书第3栏第25行到第3栏第65行）公开：在氧气与氩气或氮气的混合气氛中热处理PZT膜层，且气压在2－100个大气压。
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案例 独立权利要求1 对比文件1 对比文件2 形成钙钛矿相 氩气中有5％氧气的气氛 加压到2个大气压以上 使之结晶化
2－100个大气压 体积比10％以下的氧的气氛 氩气中有5％氧气的气氛 热处理复合氧化物 对淀积的PZT进行RTA退火 使之结晶化 形成钙钛矿相
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案例 第一次审查意见通知书中审查员认为2-100个大气压的特征在对比文件2中同样能起到抑制原材料体中Pb、Bi蒸发的作用，这与其在权利要求1中为解决其技术问题所起的作用相同，也就是说对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。 现有结构
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案例 由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2得出权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。
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意见陈述书
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案例
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案例
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案例
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案例
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案例
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案例 审查员的意见 审查员考虑了申请人的意见陈述，最终肯定了独立权利要求1的创造性，之后发出了第二次审查意见通知书指出了目前申请文件中还存在的其它问题。
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案例 陶瓷膜及其制造方法、强电介质电容器及其制造方法（申请2） 一种陶瓷膜的制造方法，包括：
在加压到２个大气压或２个大气压以上的状态下，对含有复合氧化物的原材料体进行热处理使结晶化的工序； 上述复合氧化物，作为构成元素含有Ｐｂ或Ｂｉ； 上述原材料体由溶胶凝胶原料与ＭＯＤ原料（金属氧化物）的混合物构成，所述溶胶凝胶原料与ＭＯＤ原料的混合物，相对于上述复合氧化物的化学计算法的组成，至多５％过剩地含有所述复合氧化物的构成元素中的至少Ｐｂ或Ｂｉ。
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权利要求1-3、8-10不符合专利法第26条第4款的规定。
审查意见通知书中对独立权利要求1的评述 权利要求1-3、8-10不符合专利法第26条第4款的规定。 权利要求1-3、8-10中使用上位概念“复合氧化物”概括了一个较宽的保护范围，但在说明书中给出的具体实施方式中只给出了“PZT、BIT、BLT、SBT”。依据该申请文件所记载的内容，除该申请具体实施方式给出的“PZT、BIT、BLT、SBT”之外，所属技术领域的技术人员不能预见“复合氧化物”这个上位概念所概括的其他所有“氧化物”均能解决其技术问题，因此权利要求1-3、8-10得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。申请人应当将上位概念“复合氧化物”具体限定为“PZT、BIT、BLT、SBT”。 说明书摘要不具备法律效力
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案例 权利不具有创造性 a.对比文件1（CN A）公开了一种铁电膜（相当于该申请中的陶瓷膜）的制造方法 ，并具体公开了以下技术特征（参见对比文件1，CN A，说明书第1页第5行到第6页最后1行，附图1-5）：在大气压下使用氩气中有5％氧气的气氛，对淀积的铁电电介质PZT（相当于权利要求1中的含有Pb的复合氧化物）进行RTA退火（相当于权利要求1中的热处理）形成钙钛矿相（相当于权利要求1中的结晶化）。PZT的沉积可按照溶胶凝胶的方法进行（相当于权利要求1中原料体由溶胶凝胶原料构成），限定了淀积的PZT中Pb含量是其化学计量比的 倍（相当于权利要求1中含有5％过剩的Pb）。由上可知，对比文件1公开了权利要求1的大部分技术特征。
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案例 b．权利要求1与对比文件1的第一区别技术特征：“溶胶凝胶原料与MOD原料的混合物”，在溶胶凝胶旋涂工艺中，金属氧化物与有机溶剂组合形成原料是公知常识。所以采用“溶胶凝胶原料与MOD原料的混合物”是本领域技术人员不需要创造性劳动、就可很容易想到的。
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案例 独立权利要求1 对比文件1 对比文件2 公开 公知常识 加压到2个大气压以上 2－100个大气压 …… 含有Pb的复合氧化物
原材料体由溶胶凝胶原料与ＭＯＤ原料的混合物构成 公知常识
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案例 c. 权利要求1与对比文件1的第二区别技术特征在于：加压到2个大气压或2个大气压以上 ，但该区别特征已被对比文件2（US A，说明书第1栏第25行到第3栏第65行）公开：在氧气与氩气或氮气的混合气氛中热处理PZT膜层，且气压在2－100个大气压。而且该特征在对比文件2中同样能起到抑制原材料体中Pb、Bi蒸发的作用，这与其在权利要求1中为解决其技术问题所起的作用相同，也就是说对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。 在判断专利侵权时，只要认定被控侵权落在专利权的任何一项权利要求的保护范围之内，就可以得出侵犯了该项专利权的结论，从上图可看出，只要侵犯任何一项从属权利要求，必然会侵犯其独立权利要求，反之则不然。所以在判断专利侵权时，只要将被控侵权物的技术特征与独立权利要求的全部技术特征相对比即可。
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案例 由此可知，在对比文件1的基础上，结合上述公知常识和对比文件2得出权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。
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案例
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案例
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案例 权利要求的范围不能过大，也不能太小，太大明显对公众不利，此时审查员会依据具体实施例公开的内容来判断，权利要求的保护范围是不太大，要使人权利要求的保护范围大些，则需要较多的实施例来支持技术较宽的范围。权利要求如果限定的保护范围太小，则显然对专利权人不利，他人很容易作些改动即可避开该权利要求，从而使专利权人的权益受到损害。 比如“对于”用高频电能影响物质的方法“，这样一个较宽的权利要求，如果具体实施例中只一个实施例：用高频电能影响气体的方法”，而对高频电能影响其他物质的方法未作说明，而且根据具体实施例的描述所属技术领域的技术人员也难以预先确定或评价高频电能影响其他物质的效果，则这个较宽的权利要求书是无法得到说明书的支持的，发明人应该在具体实施方式中增加其他物质的方法的描述。 另外，由于权利要求是通过文字来表达的，而要求仅通过文字就能完整、准确、清楚地表达一个技术方案是相当困难的，因此有必要，通过说明书或说明书附图来解释权利要求书的准确含义。比如，用来解释权利要求书中的不明确的措词或非常用的术语
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案例
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独立权利要求1不具备专利法第22条第3款规定 的创造性。 对比文件1（CN A，说明书第1页第5行到第6页最后1行，附图1-5）公开了一种铁电膜（相当于该申请中的陶瓷膜）的制造方法 ，并具体公开了以下技术特征：在大气压下使用氩气中有5％氧气的气氛，对淀积的铁电电介质PZT（相当于权利要求1中的含有Pb的复合氧化物）进行RTA退火（相当于权利要求1中的热处理）形成钙钛矿相（相当于权利要求1中的结晶化）。PZT的沉积可按照溶胶凝胶的方法进行（相当于权利要求1中原料体由溶胶凝胶原料构成），限定了淀积的PZT中Pb含量是其化学计量比的 倍（相当于权利要求1中含有5％过剩的Pb）。由上可知，对比文件1公开了权利要求1的大部分技术特征。
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案例 a.权利要求1与对比文件1的第一区别技术特征：“溶胶凝胶原料与MOD原料的混合物”，这些特征在对比文件3（US2002/ A1，说明书第0052段）已经公开：原材料体由溶胶凝胶原料与MOD原料的混合物构成。而且该特征在对比文件3中所起的作用与其在该申请中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于制作陶瓷膜的原材料体，也就是说对比文件3给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。
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案例 由此可知，在对比文件1的基础上，结合对比文件3和对比文件2得出权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。
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案例 系列申请的技术内容类似，由同一审查员进行审查，第一次审查意见通知书的审查意见也类似，但由于申请人意见陈述的理由或角度不同，导致审查员在第二次审查意见通知书中的意见倾向完全不同，前一个倾向授权，后一个倾向驳回。
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