驰名商标审理标准及 典型案例评析 国家工商总局商标评审委员会受理处 张 健

驰名商标保护制度概述 驰名商标审理标准及典型案例 关于企业商标战略的几点建议

第一部分 驰名商标保护制度概述 一、驰名商标保护的法律依据 《商标法》第十三条 《商标法》第十四条 《商标法》第四十一条第二款 《商标法实施条例》第五条

立法渊源 国际条约 国内法 部门规章 ——《保护工业产权巴黎公约 》第六条之二 ——《与贸易有关的知识产权协定》（ TRIPS）第十六条 ——修改前《商标法》第二十七条第一款 ——《商标法实施细则》第二十五条一款（2）项 部门规章 ——1996年8月，国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规则》（简称56号令）

二、驰名商标“认定”的立法本意 法律保护方法 被动保护 个案认定

三、驰名商标的保护范围 未注册驰名商标 ——《商标法》第13条第1款：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。” 例：“PIZZA HUT”、 “小肥羊”、“酸酸乳”

注册驰名商标 ——《商标法》第13条第2款：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

对抗企业名称 ——《商标法实施条例》第53条：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业登记主管机关申请撤销该企业名称登记” ——北京国美电器有限公司 VS 温州国美机械制造有限公司 请求保护的商标：国美电器

对抗域名 ——最高院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 ——杜邦公司 VS 国网公司 请求保护的商标：DU PONT 被诉域名：www.dupont.com.cn

四、我国驰名商标认定程序 （一）行政认定程序 （二）司法认定程序 商标局在商标管理案件中认定 商标局在商标异议案件中认定 商标评审委员会在商标异议复审、争议案件中认定 （二）司法认定程序 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》

问题 驳回复审案件中可否适用《商标法》第十三条 问题 驳回复审案件中可否适用《商标法》第十三条 申请商标 第18类 钱包等 引证商标 第25类 服装等 我委复审决定要点： 1、申请商标与引证商标所使用商品不类似。 2、引证商标的知名度已达到驰名的程度。 3、引证商标所有人在第18类商品上也有“鳄鱼”商标在先注册。 基于上述事实，申请人申请注册 “龙鳄”商标，易造成消费者对商 品来源的混淆和误认，进而给引 证商标所有人的利益造成损害。 因此，申请商标已构成《商标法》 第十三条第二款所指情形，不应 准予其初步审定公告。 一中院判决要点： 1、商评委驳回复审决定没有说明认定引证商标已达到驰名程度的依据。 2、在诉讼过程中，商评委没有证据证明引证商标已达到驰名程度。 3、申请人对商评委关于引证商标已经达到驰名程度的认定不予认可。 基于上述理由，本院认为商评委 认定引证商标的知名度已达到驰 名程度没有事实及法律依据，属 于认定事实不清。

第二部分 驰名商标审理标准及典型案例

一、商标法第十三条适用要件 （一）《商标法》第十三条第一款的适用要件 1.他人商标在系争商标申请日前已经驰名但尚未在中国注册； 2.系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译； 3.系争商标所使用的商品/服务与他人驰名商标所使用的商品/服务相同或者类似； 4.系争商标的注册或者使用，容易导致混淆。 5.商标争议案件中，自系争商标注册之日起五年内，驰名商标所有人或者利害关系人可请求商标评审委员会撤销该商标，但对属于恶意注册的，驰名商标所有人请求撤销系争商标不受五年的时间限制。

（二）《商标法》第十三条第二款的适用要件 1.他人商标在系争商标申请日前已经驰名且已经在中国注册； 2.系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译； 3.系争商标所使用的商品/服务与他人驰名商标所使用的商品/服务不相同或者不相类似； 4.系争商标的注册或者使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。 5.商标争议案件中，自系争商标注册之日起五年内，驰名商标所有人或者利害关系人可请求商标评审委员会撤销该商标，但对属于恶意注册的，驰名商标所有人请求撤销系争商标不受五年的时间限制。

二、审理要点解析 （一）驰名商标的认定 （二）复制、摹仿或者翻译的界定 （三）受保护范围的确定 （四）利害关系人的判定 （五）恶意注册的判定

（一）驰名商标的认定 《商标法》第14条： 认定驰名商标应当考虑下列因素： （一）相关公众对该商标的知晓程度； （二）该商标使用的持续时间； （三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围； （四）该商标作为驰名商标受保护的记录； （五）该商标驰名的其他因素。 注：以上因素应综合考虑，不以商标必须满足 全部因素为前提。

1.驰名商标认定——相关公众的界定 地域性 ——以被请求国（地区）领土（辖区）范围内的公众对某商标的知晓程度作为驰名与否的判断标准，不得要求该商标在别的国家（地区）也构成驰名。 ——为证明商标驰名所提供的证据材料不以中国（意指中华人民共和国法域，下同）为限，但当事人提交的涉外证据材料，应当能够据以证明该商标为中国相关公众所知晓。 相关性 ——商标所标识的商品的生产者或者服务的提供者 ——商标所标识的商品/服务的消费者 ——商标所标识的商品/服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等

2、驰名商标认定——知名度认定的证据材料 （1）该商标所使用的商品/服务的合同、发票、提货 单、银行进帐单、进出口凭据等； （2）该商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销 售网点分布及销售渠道、方式的相关资料； （3）涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、 网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料； （4）该商标所使用的商品/服务参加的展览会、博览会的相关资料； （5）该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关资料； （6）该商标在中国、国外及有关地区的注册证明；

2、驰名商标认定——知名度认定的证据材料 （7）商标行政主管机关或者司法机关曾认定该商标为驰名商标并给予保护的相关文件，以及该商标被侵权或者假冒的情况； （8）具有合格资质的评估机构出具的该商标无形资产价值评估报告； （9）具有公信力的权威机构、行业协会公布或者出具的涉及该商标所使用的商品/服务的销售额、利税额、产值的统计及其排名、广告额统计等； （10）该商标获奖情况； （11）其他可以证明该商标知名度的资料。 上述证据原则上以系争商标申请日之前的证据为限。

3.驰名商标认定——曾受驰名商标保护记录的考量 工商总局公布的《驰名商标认定和保护规定》第十二条第二款 ——所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围基本相同，且对方当事人对该商标驰名无异议，或者虽有异议，但不能提供该商标不驰名的证据材料的，受理案件的工商行政管理部门可以依据该保护记录的结论，对案件作出裁定或者处理。 前案认定的时间差

4.驰名商标认定——商评委《审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见》 总则部分 坚持以事实为依据，以法律为准绳。 依照法定的职责、条件和程序。 遵循公开、公平、公正、透明的原则。 实行主任办公会和委务会集体讨论决定制度。 为加大对驰名商标的保护力度，对涉及驰名商标认定的案件可以提前审理。

4.驰名商标认定——商评委《审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见》 证据认定条件 注册使用时间 证据时间点 经济指标及同行业排名 销售地域、广告、获奖 特殊规定

注册使用时间 申请人请求认定的商标（以下称为“引证商标”）为未注册商标的，其使用持续时间在争议商标（或者被异议商标）申请日期之前应当已满五年。 申请人请求认定的引证商标为注册商标的，注册时间在争议商标（或者被异议商标）申请日期之前应当已满两年，且使用持续时间在争议商标（或者被异议商标）申请日期之前应当已满五年。

证据时间点 用以证明引证商标驰名的证据材料应当是证明争议商标（或者被异议商标）申请日期之前引证商标已经驰名的材料。

经济指标及同行业排名 申请人的经济指标（产量、产值、销售收入、利润、纳税等）应当有专项审计并附送审计报告或者税务机关的证明。 申请人或者引证商标使用商品的全国同行业排名可以是产量、销售额、市场占有率等经济指标的排名情况，排名应有明确的年份、名次、出具证明的机构名称。出具证明的机构应当是在民政部登记的全国性行业协会以及其他能够证明行业排名的组织。

销售地域、广告、获奖 引证商标使用商品销售范围应当在十个以上的省、自治区、直辖市。 引证商标的宣传形式及载体应当有广告合同、复印件、复制品等有效证据支持；广告费应当有专项审计或者发票等有效证据支持。 申请人、引证商标及其使用商品获得奖项应当是省部级以上的奖励。省级奖励限于省级人民政府的奖励和省级工商行政管理局的著名商标；部级以上奖励的颁奖单位限于中央部、委、局等政府机构。

特殊规定 认定驰名商标应当综合考虑上述因素。对请求认定的引证商标不能满足上述全部条件，但能够证明引证商标历史悠久或者在市场上确实享有较高声誉，足以认定为驰名商标的，也可以认定。 对于在中国长期使用并在市场上享有较高声誉的国外商标，可以适当减轻申请人的举证责任。商标局于1999年颁布的《重点商标保护名录》可以作为重要参考。

（二）复制、摹仿或者翻译的界定 1.复制是指系争商标与他人驰名商标相同。 2.摹仿是指系争商标抄袭他人驰名商标，沿袭他人驰名商标的 显著部分或者显著特征。 驰名商标的显著部分或者显著特征是指驰名商标赖以起主要 识别做用的部分或者特征，包括特定的文字或者其组合方式及 字体表现形式、特定图形构成方式及表现形式、特定的颜色组 合等。 3.翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表 达，且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关 公众广为知晓或者习惯使用。

（三）受保护范围的确定 未注册驰名商标 注册驰名商标 ——容易导致混淆 ——误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害 ——《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。 例：“天堂”商标争议案

问题 ——对在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标进行申请注册，容易导致混淆的情形，能否适用驰名商标的规定予以保护？ 我委观点：关于就相同或类似商品上申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标的法律适用问题，该情形原则上不适用商标法第十三条而适用商标法第二十八条（系争商标尚未获准注册）或商标法第四十一条第三款（系争商标已获准注册）予以撤销。只有在系争商标申请人具有恶意，且系争商标注册已超过五年的情况下，才能适用商标法第十三条的立法精神予以撤销。

（四）利害关系人的判定 ——驰名商标的被许可人 ——其他有证据证明与案件有利害关系的主体 注：是否为利害关系人应当以提出评审申请时为准，但于案件审理时已具备利害关系的，也应当认定为利害关系人。

（五）恶意注册的判定 判定是否具有恶意可考虑以下因素： 1.系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系； 2.系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围； 3.系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷，可知晓该驰名商标； 4.系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系； 5.系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作，向驰名商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为； 6.驰名商标具有较强独创性； 7.其他可以认定为恶意的情形。

典型案例Ⅰ 第3009244号“图形”商标争议案 争议商标 案例特点： 1. 对未注册驰名商标的保护 2. 恶意证据的分析和认定 典型案例Ⅰ 第3009244号“图形”商标争议案 争议商标 第25类“服装”等商品 案例特点： 1. 对未注册驰名商标的保护 2. 恶意证据的分析和认定

典型案例Ⅱ 第1422942号“MONDOA及图”商标争议案 争议商标 第28类塑料跑道 案例特点： 1. 对未注册驰名商标的保护 2. 相关公众的判定 3. 恶意证据的分析和认定

典型案例Ⅲ 第1232435号“APPLES MAN”商标争议案 争议商标 引证商标 衣物、鞋、皮带（服饰用）等商品 服装，鞋 等 案例特点： 1.复制、摹仿、翻译的认定 2.恶意的判定

典型案例Ⅳ 第3102476号“杏花村”商标异议复审案 被异议商标 引证商标 案例特点： 被异议商标 引证商标 树木、谷（谷类）、酿酒麦芽等商品 白酒、含酒精的饮料（啤酒除外） 案例特点： 1.对申请人提交的商标局认定驰名商标的证据对方未予否认，商评委予以认可。 2.驰名商标保护范围的确定。商评委认为 “杏花村”一词并非申请人所独创，且树木、谷（谷类）等商品与白酒等商品在生产方式、销售渠道、消费对象等方面区别较大，尚难以认定被异议商标在上述商品上的注册和使用，将误导消费者，以致使申请人的利益受到损害。

典型案例 V 第1299994号“吉百利JBL及图”商标异议复审案 主要证据： 原国内贸易部商业信息中心于1998年3月4日发布在《中国食品报》上的“1997年度全国食品市场领先品牌”列表，其中“吉百利”商标在巧克力行业排行第二，同类市场综合占有率达10.35%。 商标局于1999年4月编制的《全国重点商标保护名录》，其中包括英国吉百利有限公司在巧克力、糖果上注册的“吉百利Cadbury”商标。 面粉加工服务对象与巧克力的消费群大致相同，具有一定关联性。 案例特点：对于在中国长期使用并在市场上享有较高声誉的国外商标，可以适当减轻申请人的举证责任。 被异议商标 服务：面粉加工 引证商标 商品：巧克力、糖果 申请人（原被异议人）：辽阳市吉百利西式食品店 被申请人（原异议人）：凯德伯里有限公司

典型案例 VI 第1687032号“21金维他及图”商标争议案 争议 引证商标 非医用营养液、螺旋藻等商品 西药 案例特点： 1.驰名的认定。 2.败诉重审。

第三部分 关于企业商标战略的几点建议

一、注意商标独创性，创百年品牌 KODAK lenovo 长城 VS 嘉峪长城

二、端正态度，苦练内功，积极维权 秦池 孔府宴 三鹿 HiSense 王致和

三、正确使用驰名商标，控制商标退化风险 权利人对商标使用不当：优盘 他人不当使用，权利人未及时维权：WALKMAN 彩信 Champaghe(香槟) 产品长期处于垄断地位：Aspirin、Thermos WINDOWS 可乐 Google 百度

四、善用外资，警惕商标陷阱 不平等条约策略：天府可乐 股权控制下的冷冻策略：美加净 自然淘汰策略：白猫洗衣粉 全面收购策略：熊猫

五、善用国际注册，防患于未然 马德里体系国际注册

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