知识产权诉讼相关问题 2014年11月 tel：8381004 dylimin@126.com

2

有学者对世界500强企业的长期跟踪研究表明，在1982年，知识产权对价值创造的贡献率只有38％，1992年增长到62％，目前已达82％。美国可口可乐公司的产品遍布世界，它的主要投入就是品牌、技术以及管理，充分利用他人的市场、原材料、设备、厂房、劳动力，就地灌装、就地销售、就地获利。这也是世界500强企业利用知识产权扩张的基本模式。 特权－法治：关系－模式－知产

2014年9月11日，中国专利信息年会：截至2013年底，中国发明专利申请量达到82 2014年9月11日，中国专利信息年会：截至2013年底，中国发明专利申请量达到82.5万件，已连续三年位居全球第一；PCT国际专利申请量在全球的排名上升至第三位。截至今年5月，中国有效发明专利拥有量达到109.8万件，每万人发明专利拥有量达到4.35件；同时我国注册商标申请量连续12年位居全球第一，著作权登记、植物新品种申请等创下历史新高。

全国法院受理的一审知识产权案件数量统计

2013年，全国地方法院新收和审结知识产权民事一审案件88583件和88286件，分别比上年增长1. 33%和5 2013年，全国地方法院新收和审结知识产权民事一审案件88583件和88286件，分别比上年增长1.33%和5.29%；新收和审结知识产权民事二审案件11957件和11553件，分别比上年增长24.80%和24.33%；新收和审结知识产权行政一审案件2886件和2901件；新收和审结知识产权行政二审案件1490件和1496件，均基本与上年持平；新收和审结涉知识产权刑事一审案件9331件和9212件，分别比上年降低28.29%和28.00%；新收和审结涉知识产权刑事二审案件662件和627件，分别比上年增长14.73%和7.92%。案件基数较大的一些地方法院新收案件增长态势放缓，案件基数较小的一些中西部地区法院则呈现较快增长态势。与此同时，涉外知识产权案件增幅较大，多起案件的裁判倍受国际关注，有的案件裁判所确立的法律规则为国外所借鉴，司法在解决知识产权纠纷中的主导地位和作用更加凸显。(陶凯元)

7

8

我国知识产权司法保护的基本政策 加强保护、分门别类、 宽严适度

主要内容 一、知识产权诉讼案件的受理范围 二、商标与不正当竞争案件的裁判思路 三、专利权的司法保护 四、著作权的相关法律问题

2、反不正当竞争、反垄断（企业名称、商业秘密、特有包装装潢、商业诋毁）(消极信息也构成商业秘密) 一、知识产权诉讼案件的受理范围 1、商标、专利、著作权纠纷 2、反不正当竞争、反垄断（企业名称、商业秘密、特有包装装潢、商业诋毁）(消极信息也构成商业秘密) 3、技术合同纠纷（开发、转让、咨询、服务） 4、集成电路布图设计、植物新品种、计算机网络域名纠纷 5、其他

一、知识产权诉讼案件的受理范围 东营法院的知产案件受理情况 1、中院的受案范围：“三合一”审判 2、基层法院的受案范围 （1）民事案件（无） 截至2014年6月，全国已有7个高院、111个中院、104个基层法院开展了知识产权审判“三合一”或“二合一”试点工作。 2、基层法院的受案范围 （1）民事案件（无） （2）行政案件（除专利案件） （3）刑事案件（仅东营区法院）

二、商标与不正当竞争案件的裁判思路

二、商标与不正当竞争案件的裁判思路 商标侵权纠纷的主要考量因素： 类似商品＋相同商标＋混淆＝侵权 类似商品＋近似商标＋混淆＝侵权 同类商品＋相同商标＝侵权 类似商品＋相同商标＋混淆＝侵权 类似商品＋近似商标＋混淆＝侵权 同类商品＋近似商标＋混淆＝侵权 1、被诉标识使用行为是否是商标意义上的使用。 2、被告的主观过错。 3、损害赔偿数额的确定。

1、被诉标识使用行为是否是商标意义上的使用。 （1）商标的本质：一种区别商品或服务来源的符号或标志（不以注册为前提）。 （2）商标意义上的使用与描述性使用 例：汽车销售／维修

LV案： 原告:路易威登马利蒂公司： “LV” 注册商标权人，在全世界范围内享有极高的知名度。两被告未经许可，擅自在其大型户外广告中使用“LV”注册商标，且广告画面中标有“LV”注册商标的手提包处在画面中最显著的位置。原告认为两被告利用“LV”商标及商品的知名度吸引相关受众的注意力，借此提升其房地产项目的知名度，不仅侵犯了原告的商标权，而且构成不正当竞争。 被告:上海两个房地产开发公司

广告中的“LV”图案对被告的楼盘没有商标性标识作用：从“LV”的使用来看，广告中虽然出现了“LV”图案，但系“LV”手提包图案的一部分，而该手提包系整体作为模特手中的道具出现。此外，“LV”图案既未单独出现，也未与广告中出现的名称、广告语等连用，因此该图案并非广告商品的商标、名称或装潢，对广告商品没有商标性标识作用。 广告中的“LV”图案不会使消费者产生混淆：从广告效果来看，虽然模特和手提包占据了广告近三分之一画面，但另三分之二画面布满广告语，标明该广告对应的商品系楼盘及楼盘的名称、楼盘的主体。消费者不会认为该楼盘由原告开发，或该楼盘与原告有利益关系，即不会因为该广告而对该楼盘的来源产生混淆。 原告指控被告构成商标侵权没有依据

“伟哥”商标案 辉瑞公司申请再审案件（2009）民申字第268号裁定 辉瑞公司2003年注册指定颜色的菱形立体商标，第5类医药。（万艾可viagra） 联环公司生产的“甲磺酸酚妥拉明分散片”药片的包装有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上“伟哥”两字有土黄色的菱形图案作为衬底

裁决：消费者在购买该药品时并不能据此识别药片的外部形态。由于该药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，不能认定为商标意义上的使用，因此，不属于使用相同或者近似商标的行为。 混淆：来源混淆、关联关系混淆、联想混淆、售后混淆 我国：来源混淆、关联关系混淆

（7）善意共存（商品：鳄鱼案，服务地域性：湘鄂情案） （3）权利人不使用抗辩：商标法第六十四条第一款：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。 （4）贴牌加工（未投入市场的商品） （5）反向假冒 （6）商标转让 商标法第四十二条第二款：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。 （7）善意共存（商品：鳄鱼案，服务地域性：湘鄂情案）

鳄鱼商标案

2、被告的主观过错。 （1）停止侵权：无过错责任原则 （2）损害赔偿：过错责任原则 生产者——推定有过错 销售者——过错推定（合法来源抗辩） 商标法第六十四条第二款：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。（李宁专卖店案）

3、损害赔偿数额的确定。 （1）补偿性赔偿 （2）惩罚性赔偿 商标法第六十三条： 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。（味极鲜案） 人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。 权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

4、诉讼技巧： 原告：（1）先诉生产者还是先诉销售者 （2）确定管辖法院 （3）诉讼保全：证据、财产、行为 被告：（1）在先权利抗辩 （2）商标权抗辩：立足商标的法定性和地域性 （3）权利人不使用抗辩 （4）作为销售者的合法来源抗辩 （5）公证瑕疵抗辩(有证据证明其失实，异地公证、时间不合理除外。最高院对异地公证的态度) （6）诉讼时效抗辩

（1）行政认定：国家工商行政管理部门审查认定 。 （2）司法认定：人民法院在民事案件审理中认定。 （1）商标侵权纠纷案件 5、驰名商标的认定 （1）行政认定：国家工商行政管理部门审查认定 。 （2）司法认定：人民法院在民事案件审理中认定。 （1）商标侵权纠纷案件 （2）不正当竞争纠纷案件 （3）域名侵权纠纷案件 注意： A、被告在抗辩或反诉中，以商标驰名作为事实根据的，人民法院应根据被告举证情况进行处理。 B、不适用民事诉讼证据的自认规则。 C、在调解书中不予认定。 28

（2）行政认定不以争议为前提，当事人可以主动申请认定；（商标管理、商标异议、商标争议） ☆关于行政认定与司法认定的认识误区 （1）行政认定的效力高于司法认定 ； （2）行政认定不以争议为前提，当事人可以主动申请认定；（商标管理、商标异议、商标争议） 新商标法第十三条第一款 ： 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。 （3）司法认定的驰名商标只对个案有效，但行政认定的驰名商标在全国范围内具有普遍的效力 。 新商标法第十四条：  驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。 29

（2）三原则：保护在先权利、诚实信用、禁止混淆 6、商标与企业字号的冲突 （1）商标与企业字号分属不同的权利领域 （2）三原则：保护在先权利、诚实信用、禁止混淆 商标法第九条：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。 最高法院商标法司法解释第一条第（一）项：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，构成商标侵权。 最高法院的态度（1）突出使用是商标侵权；（2）未突出使用但容易造成混淆的构成不正当竞争。

威德福案（2014年案例）： 威德福国际是全球四大石油服务公司之一，在全世界石油工作领域享有盛誉。2008年，其在中国设立威德福（中国）能源服务有限公司，经过多年经营，“威德福”字号在中国石油领域已具有较高知名度。盐城华展公司于2010年在第7类商品上取得“威德福weidefu”商标的核准注册，并许可盐城威德福石油设备有限公司使用该商标。 原告威德福（中国）认为被告盐城威德福公司将“威德福”用作企业字号，从事与其基本相同的商场经营，构成侵权，诉请停止侵权赔偿损失。

判决构成不正当竞争，停止侵权并赔偿损失。 理由： （1）威德福（中国）公司的企业字号使用在前； （2）威德福（中国）公司的企业字号在中国相关公众中具有较高知名度； （3）被告公司成立在后，作为同业竞争者，应当知道原告享有在先权利以及“威德福”字号所蕴含的商业价值，有“傍名牌”的主观故意。 （4）商标与字号分属不同权利领域，被告不因案外人允许其使用“威德福weidefu”注册商标而免责。

1、专利权的取得（发明、实用新型、外观设计） “以公开换保护”原则 三、专利权的司法保护 1、专利权的取得（发明、实用新型、外观设计） “以公开换保护”原则 2、专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。《专利法实施细则》第十三条。

3、发明、实用新型侵权判定 （1）权利保护范围的确定 专利法第五十九条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 专利权保护范围的确定过程，就是对权利要求的解释过程。 专利权保护范围＝字面范围+等同范围 专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 ：等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。螺栓螺母／螺丝／焊接 （2）主要原则 全面覆盖原则（改良／改劣） 禁止反悔原则 等同原则

（3）现有技术抗辩 专利法第六十二条： 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。 被控技术方案与现有技术方案比对 现有技术方法为一个文献还是多个 （4）非生产经营目的 侵犯专利权司法解释（征求意见稿）： （排除法） 方案一：被诉侵权人为私人消费目的实施发明创造的，人民法院应当认定不属于专利法第十一条、第七十条所称的为生产经营目的。（强保护） 方案二：被诉侵权人实施发明创造与其业务目的无直接关系的，人民法院应当认定不属于专利法第十一条、第七十条所称的为生产经营目的。（弱保护）

4、实用新型、外观设计专利的无效宣告。 （1）为什么会无效？ （2）在诉讼中申请的期限？ 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条  人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼： 　　(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的； 　　(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的； 　　(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的； 　　(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。 　　第十条  人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。 （3）专利无效的法律效果。

5、合法来源抗辩 《专利法》第七十条： 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。 《商标法》第六十四条 第二款：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。 《著作权法》第五十三条：复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的，复制品的发行者或者电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任。

四、著作权的相关法律问题 1、著作权的产生/获得 ①各国：自动产生/加注版权标记、登记注册 ②我国：自动产生 著作权法第二条第一款：中国公民、法人或其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权 著作权法实施条例第六条：著作权自作品创作完成之日起产生

2、著作权归属 （1）著作权法第十一条： 著作权属于作者，本法另有规定的除外。 　 创作作品的公民是作者。 　 由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。 　如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。 （2）著作权法第十七条：　 受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

四、著作权的相关法律问题 3、使用摄影作品的注意事项 （1）注意权利归属 权利人证明权利归属： A著作权登记、B公证、C司法鉴定、D自向邮寄、 E自向电邮 （2）著作权可以转让，但发表权、署名权、修改权、保护作品完整权除外

诉前行为保全 修订后民诉法实施后全国首例诉前行为保全案 诺华（中国）生物医学研究有限公司系世界知名的医药公司，不仅在业界排名领先，在全球也跻身五百强企业。诺华公司在中国设立的全球性研发中心，主要从事新药物的开发创新。2014年1月7日，诺华公司向上海一中院递交诉前行为保全申请，称公司化学部门的原主要负责人和高级研究人员贺某于2013年8月离职后仍大量访问并复制公司众多保密信息和文档，并擅自通过移动存储设备复制后带走公司正在开发过程中的两个抗癌新药研发项目的大量保密技术文件，总共涉及879个商业秘密文件。诺华公司认为贺某的行为已将公司的商业秘密置于危险境地，且贺某已前往诺华公司的同行处工作，一旦泄露、使用或允许他人使用上述秘密，必然给诺华公司造成难以弥补的重大损失。据此，请求法院责令被申请人贺某不得披露、使用或允许他人使用申请人诺华公司的商业秘密文件及其中包含的所有信息。 法院经单方听证后裁定：在法院作出进一步裁判前，不得披露、使用或允许他人使用申请人提交的“商业秘密文件列表”所列的879个文件（包括文件名本身），并取得贺某表示履行裁定书载明义务的书面承诺。

诉前行为保全的考量因素： 1、申请人是否提出具有理据的严肃争议； 2、是否会造成难以弥补的损害； 3、双方当事人利益是否明显失衡； 4、申请是否具有紧迫性； 5、行为保全是否违反公共利益。

知识产权诉讼的主要考量因素： 1、法治文明的进步程度 2、双方当事人的利益衡量 3、被告的主观善恶

谢谢！