美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之判準 —以eBay案及Salinger案為主 真理大學法律系助理教授 楊智傑

論文結構 壹、前言 貳、美國最高法院eBay案與永久禁制令 參、第二巡迴法院Salinger案與暫時禁制令 肆、美國與我國比較 伍、結論 一、暫時禁制令與定暫時狀態假處分比較 二、永久禁制令與侵害排除請求權比較 伍、結論

美國專利法之禁制令 美國專利法第283條乃規定：「法院可根據衡平原則，避免專利權受侵害，認為合理時，核發禁制令」 35 U.S.C. § 283（" [T]he several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable."）

美國最高法院eBay Inc., v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) 被告eBay是一拍賣網站，提供會員將二手商品列於其網站上拍賣，或以固定價格售出。 原告MercExchange, L. L. C.則是一專利事業體，俗稱專利蟑螂，擁有許多專利，其中擁有一項商業方法專利，是在電子交易市場中，可透過中央認證信任程度以促進交易的商業方法專利（U.S. Patent No. 5,845,265）

請求核發永久禁制令 MercExchange已將這項專利授權給其他網站，也想要授權這項專利給eBay和Half.com，但是未能達成協議。 陪審團判決認為此案構成專利侵權後，地區法院則進而討論是否應核發永久禁制令（permanent injunction）。

四因素檢測（four-factor test）標準 1.如果不核發禁制令，原告是否會遭受無法彌補之損害（irreparable injury） 2.原告在法律上是否有適當之救濟（an adequate remedy at law） 3.核發禁制令是否符合公共利益（in the public interest） 4.權衡雙方損害程度（balance of the hardships）是否傾向利於原告

維吉尼亞東區聯邦地區法院增加一類型 地區法院 考量原告對其專利授權的意願、其在實施專利上沒有商業活動、其對媒體的評論提到其行使專利權的目的等，都足以推翻「若不核發禁制令將造成無法彌補之損害」此一推定

聯邦巡迴上訴法院採取一般規則 聯邦巡迴上訴法院推翻地區法院判決，採取了一般規則（general rule） 當法院認定專利有效且構成侵權時，就應該核發永久禁制令 Richardson v. Suzuki Motor Co案 「涉及專利權時，只要已明顯證明(clear showing)專利有效性及侵權存在，即可推定（presumed）有無法彌補之損害。

最高法院全體一致意見 早已穩定建立的衡平原則（principles of equity） 1.其已經遭受無法彌補之損害； 2.法律所提供的其他救濟方式（例如金錢賠償），不適合彌補該損害； 3.在權衡原告和被告之負擔後，衡平救濟是正當的（considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted）； 4.公共利益不會被該永久禁制令傷害（public interest would not be disserved by a permanent injunction）

理由 最高法院認為，創造一項權利，跟對違反該權利提供救濟是兩回事 專利法第283條明確地規定，禁制令「可」(may)「根據衡平原則」核發

駁斥地區法院 兩法院各自適用了「廣泛分類」（broad classifications），而與傳統衡平原則不符 地區法院自己增加了一些內涵，尤其當「原告願意授權其專利」且「其沒有實施專利的商業活動」，就認為不核發禁制令專利權人也不會有無法彌補損害。 例如很多大學或獨立發明家都擁有專利，但通常都沒有資金自己實施專利，而願意授權他人使用。

駁斥聯邦巡迴法院 聯邦巡迴法院，則採取了另一種對立的立場，認為在專利案件中有「一般規則」，只要認定專利有效且構成侵權，就可核發永久禁制令。聯邦巡迴法院還說，只有在「不正常」案件中，在「例外情況」中，以及「在極少數為了保護公共利益」之案件中，才可不核發禁制令。而最高法院認為這一樣也是做出錯誤的類型化工作

Roberts大法官協同意見指出 「傳統的衡平運作」（long tradition of equity practice），自19世紀初期以來，各法院在大多數的專利案件中，只要認定構成侵權，通常都會核發禁制令。此種「傳統的衡平運作」，主要是因為在過去的環境背景下，要透過金錢賠償的方式，的確難以保護專利權人的排他權，所以在四因素檢測中，會認為應核發禁制令。

Kennedy大法官協同意見 過去的專利使用與現今不同，過去公司用專利來生產產品；但現在的公司用專利來取得授權金，而禁制令只是成為其對真正製造生產產品公司索取高額授權金的工具而已。因此，Kennedy認為，針對這種新形態公司，金錢賠償已經足夠補償其侵權損失，而且核發禁制令並不能滿足公共利益。 Kennedy亦認為，商業方法這種專利是過去較少見的，其有效性較受質疑且具模糊性，故在四因素檢測下也會產生不同結果。因此，Kennedy認為，法院在行使專利法下禁制令的衡平裁量時，也應考量科技及法律的快速發展。故地區法院必須判斷，過去的運作是否符合現在案件的情形

eBay案後的市場競爭要件 直接市場競爭（direct market competition）似乎成為取得永久禁制令的一個決定因素。亦即，要成功取得永久禁制令，必須自己有將專利商業化，且被告與自己相互競爭 在沒有從事商業活動，且願意授權者，在做四因素檢測時，第一因素往往被認為沒有無法彌補之損害，第二因素也認為金錢賠償救濟已經適當，故地區法院因而拒絕核發永久禁制令

對專利蟑螂影響 既然專利蟑螂願意授權，且只想取得授權金或損害賠償，地區法院即認為沒有必要核發永久禁制令 部份論者認為，這個發展方向是好的 強調市場競爭要件，可以讓真正從事市場競爭的原告，透過永久禁制令，避免市佔率降低 另方面對於專利蟑螂此等只想取得授權金的人，拒絕核發永久禁制令，可以避免他們以禁制令作為談判籌碼，也就不再能夠獲取過高報酬

著作權禁制令 美國著作權法第502(a) 規定：「法院為了避免或限制著作權之侵權，而認為合理時，可核發暫時或永久禁制令。」 17 U.S.C. § 502(a)（“[A]ny court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provisions of section 1498 of title 28, grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright.”）

原本著作權暫時禁制令之判準 第二巡迴法院（管轄區包括紐約）及第九巡迴法院（管轄區包括加州） 對暫時禁制令所採取的審查標準，大致一致，均提及原告想得到暫時禁制令，必須證明 (1) 如果禁制令不核發，將造成無法彌補之損害； (2) 證明下面兩者之一， (a) 本案勝訴可能性高（a likelihood of success on the merits ），或 (b)足夠嚴重的問題讓其成為訴訟的相當根據，且在兩相權衡後，傾向於支持請求方

巡迴法院見解 第二級第九巡迴法院 其餘巡迴法院 通常原告只要證明在本案勝訴可能性高，此二巡迴區下之地區法院，即推定原告有無法彌補之損害 名目上採取四因素檢測法，在四個因素的審查實際運作上仍然偏向原告方，在大部分案件均會核發暫時禁制令

第二巡迴法院的Salinger v. Colting 案（2010） 《麥田捕手》(The Catcher in the Rye)的作者沙林傑（J.D. Salinger） 瑞典作家佛瑞克寇汀（Fredrik Colting）以 J D California為筆名，於2009年。寫了一本小說《走過麥田一甲子》（60 Years Later Coming Through the Rye），該書號稱是《麥田捕手》出版一甲子後的續集由發條鳥出版社（Windupbird Publishing, Ltd.）、Nicotext A.B.和ABP Inc.等公司出版

沙林傑拒絕改作 《麥田捕手》這本小說的神秘，與作者沙林傑本身的生活風格有關。他在出版《麥田捕手》這本小說之後，沙林傑作了書中主人翁荷登沒作的事：離群索居。 沙林傑在1965年後，就沒再出版過任何作品，也不曾授權任何人在其他作品中去刻畫荷登，或為《麥田捕手》寫續集。除了1949年有一部電影改拍他的早期短篇小說外，沙林傑從未允許任何人改作他的作品。

走過麥田一甲子 在《麥田捕手》書中，十六歲的Holden Caulfield從寄宿學校偷跑，在紐約街頭晃蕩 經過一甲子的歲月遞嬗，到了60 Years Later: Coming Through the Rye，十六歲的Holden Caulfield變成了七十六歲的老翁Mr. C，這回從老人安養院偷跑，繼續在紐約街頭晃蕩，尋找生命的意義。 沙林傑被自己的創作困擾著，他希望將Mr. C帶到現實生活中然後殺了他。故事的發展，Mr. C本身越來越自覺，而能抗拒沙林傑的意願。在一連串意外後，Mr. C真的到了沙林傑位於美國的家中，但沙林傑發現自己無法殺了Mr. C，最後只好放他自由。小說最後，Mr. C與妹妹Phoebe和兒子Daniel相聚

紐約州南區聯邦地區法院 判決 法院認為：(1) 沙林傑對《麥田捕手》和其角色荷登‧柯菲爾擁有著作權；(2)若被告未能提出成功的合理使用（fair use）抗辯，則被告侵害了沙林傑對《麥田捕手》和其角色荷登‧柯菲爾的著作權；(3)被告所提出的合理使用抗辯很可能（is likely to）不成立；(4)故法院應核發暫時禁制令。 地區法院最後指出，由於原告沙林傑已經證明了一「表面上證據成立」（prima facie）之侵權案件，則按照過去相關判例，可推定（presumed）該侵權將造成無法修復之損害（irreparable harm）

上訴理由 訴理由有二 1.禁制令之核發，構成了言論自由之事前限制，而侵害了他們憲法上所保障之言論自由。 2.其標準違反了最高法院在eBay, Inc. v. MercExchange案之見解。

第二巡迴法院 不僅適用於專利案件 第二巡迴法院認為，eBay案判決的文字或邏輯，都沒有提到其規則僅適用於專利案件。相反地，eBay案強烈地指出，其採用的傳統衡平原則，原則上在任何情況下都是禁制令的適當標準。eBay案在提出四因素檢測標準時，引用的是兩個環境保護的案件，一個涉及的是永久禁制令，另一涉及的是暫時禁制令。

著作權法和專利法類似 最高法院在eBay案也比較了專利法與著作權法中規定的類似性。其指出，著作權法第502(a)和專利法第283條類似。由於專利法與著作權法的類似性，最高法院引用了過去許多著作權的判決，強調其在過去判決中，一致地拒絕以「認定著作侵權後自動核發禁制令」之規則來取代傳統的衡平考量。

2008年最高法院處理涉及環境保護的Winter v. Natural Resources Defense Counsel案 原告欲聲請法院禁止海軍使用聲納作訓練，而第九巡迴法院因為其獲勝可能性「強」，且有無法彌補損害之「可能」，即核發暫時禁制令。但最高法院指出，禁制令是一額外救濟，必須原告清楚證明有權得到此救濟才能核發，但第九巡迴法院僅因其「有無法彌補損害可能」就核發暫時禁制令，與禁制令救濟的特性不符。 最高法院指出，暫時禁制令是權利的例外救濟，法院必須平衡考量損害雙方的主張，且考量核發禁制令對雙方的影響；在行使此裁量時，衡平法院必須特別注意，採用此額外禁制令救濟的公共結果。

四步驟 第一步，聲請禁制令者，必須證明1.其本訴主張很可能會贏，或2. 足夠嚴重的問題讓其成為訴訟的相當根據，且在兩相權衡後，傾向於支持請求方。 第二步，1.原告需證明，若不核發禁制令其很可能遭遇無法彌補之損害。且法院不可採取「類型化」或「一般規則」，或推定原告將受無法彌補損害，除非國會有明確立法偏離長久以來傳統的衡平運作。2.法院需考量，如果不核發暫時禁制令，將來原告勝訴，其他法律中既有的救濟（例如金錢賠償）是否不適合彌補該損害。 第三步，法院必須考量，核發禁制令對原告和被告的傷害，只有在權衡損害後對原告有利，才可核發禁制令。 第四步，法院必區確保核發暫時禁制令，不會損害到公共利益

第九巡迴法院 Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., No. 10-56316 (9th Cir. Aug. 3, 2011). 第九巡迴法院認為，Perfect 10並沒有證明不可回復之損害，而駁回其對Google申請的暫時禁制令

智財權是否為排他權 損害賠償救濟，採取的是責任規則（liability rule） 禁制令救濟，採取的是財產規則（property rule） 有學者認為，強調無法彌補損害之審查，將使此運作，傾向於責任規則，而使專利權與著作權，不再是真的「排他權」（exclusive right）

金錢賠償取代禁制令 若允許用金錢賠償取代禁制令，該金錢賠償並非一次性的，可能是繼續性的，因為若允許被告繼續為侵權行為，則法院必須思考初一繼續性的金錢賠償方案。學者則稱之為「司法創造出來的強制授權」（judicial created compulsory license）或施加出來的強制授權（judicial imposed compulsory license）

第二巡迴法院Abend v. MCA案（1998） 康乃爾．伍立奇（Cornell Woolrich）在1942年創作短篇小說〈It Had to Be Murder〉，而著名電影導演亞弗列德·希區考克1954年將該小說改拍為「後窗」（Rear Window）一片。在1971年，電影開始在電視上重播，並出版周邊商品。原告Abend乃後來取得該小說著作權之人，他控告「後窗」一片的著作權人MCA製片公司，並要求法院對之核發禁制令。

改作時投入其他金錢、努力 第二巡迴法院引用Nimmer教授見解指出：「禁制令可能會造成重大公共傷害（great public injury），在此特殊情況下，法院應提供損害賠償或其他繼續性的授權金（continuing royalty），以取代禁制令。」 「後窗」一片雖然利用了小說作者的創意，但被告等人也投入了相當的金錢、努力與才華來創作「後窗」這部電影，且該片能夠如此成功，大部分要歸功於主角的詮釋與導演西區考克的創意。若核發原告永久禁制令，將使被告等人無法再合法利用其後續創意獲利，而且觀眾無法再看到此一經典名片，更是公共損失

損害賠償或利潤分配方案 第二巡迴法院認為，未來該案發回地區法院審查時，必須考量其他救濟方式的可能性，其中之一就是損害賠償（damage）。 另一種可能性，則是原告可分配因侵權行為之部分獲利（profits attributable to the infringement）。第二巡迴法院指出，其無法提供明確的計算公式，告訴此時原告究竟能夠分配多少利潤，其只要求地方法院需提出一「合理及正當之分配」（reasonable and just apportionment）

擅自改作之損害 著作權人「不想授權改作」卻遭擅自改作並出版，會造成兩種損害 一是違法改作對於未來合法改作市場所造成之先佔及混淆效果之損失 可以金錢賠償 二則是著作權人根本不想授權任何人改作時的人格權損害 改作權非人格權，僅保障財產利益

暫時禁制令與定暫時狀態假處分 智慧財產案件審理法第22條第2項 智慧財產案件審理細則第37條規定：「聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。聲請人雖已為前項釋明，法院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。前項所稱將來勝訴可能性，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。」

可提供反擔保免為假處分 我國法院在裁定定暫時狀態假處分後，相對人也可根據民事訴訟法第536條規定，提供反擔保以免為或撤銷假處分 由於美國法院在審核暫時禁制令時，就已經就本案勝訴可能性作較詳細之調查，且認為對權利人很可能會造成無法彌補之損害，才決定核發暫時禁制令，既然有對權利人很可能有無法彌補之損害，就不會允許相對人（被告）提供反擔保免為或撤銷假處分

最高法院見解 最高法院對此議題，似乎有不同見解 專利案件中，認為可讓相對人提供擔保免為或撤銷假處分 最高法院98年度台抗字第585號裁定。 著作權案件中，卻不准許相對人提供擔保免為或撤銷假處分 最高法院96年度台抗字第40號裁定。

永久禁制令與侵害排除請求權比較 專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」 著作權法第84條規定：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」 但美國專利法及著作權法均只有在「合理時」才有禁制令救濟

矛盾之處 美國之禁制令審查，不區分永久禁制令及暫時禁制令，均需用四因素檢測法 定暫時狀態假處分，為何學習美國四因素檢測法？ 那侵害排除請求權，為何不學習美國四因素檢測法？

解決矛盾之方法 方案一：侵害排除請求權，也學習美國四因素檢測法。在專利法84條及著作權法84條，加入「合理時」此一要件 方案二：定暫時狀態假處分，不需要進行四因素檢測法

謝謝聆聽 敬請不吝指正