益思科技法律事務所 賴文智律師 2004/10/26@工業總會 網路時代商標之使用與侵權探討 益思科技法律事務所 賴文智律師 2004/10/26@工業總會

商標法的基本概念 註冊保護主義 商標識別性 商標須經註冊始受商標法保護 部分國家兼採使用主義 (R)通常被用來表示已註冊的商標；TM則用來表示使用中的商標 商標識別性 商標（文字、圖形、聲音、顏色組合、立體形狀等），須可作為與他人之商品或服務區別的標識

商標權保護的範圍 商標註冊指定的類別 相同或近似之商標 同一或類似之商品或服務 原則上商標權保護的範圍，是該商標註冊時所指定之類別，欲跨類別保護時，應於註冊時申請註冊於不同的類別 相同或近似之商標 商標在防止混淆誤認，以維護市場交易秩序，故若以「近似」商標作商標使用，亦屬商標權保護範圍所及 同一或類似之商品或服務 商標權保護範圍可能擴及至所定類別以外之商品或服務，但與其指定之商品或服務「類似」者

商標權保護的範圍 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。 除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意： 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

商標近似的認定 對判斷是否侵害他人商標權、商標之異議、評定或撤銷，及得否准予註冊上具有相當的重要性 以具有普通知識經驗之一般消費者施以普通注意，異時異地隔離並通體觀察或比較主要部分，是否仍會產生混同混淆為斷。 讀音近似 如芝蘭與枝藍、BIG與BIC 外觀近似 如ELLE與ELLF、GUCCI與CUGGI 觀念近似 白雪與White Snow

商標使用的概念 商標法第六條：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」 商標使用就是將「商標」當作「商標」來使用，亦即將商標用於行銷、廣告、商品或服務的標識，網路上商標的利用，也在九十二年修法時，明文納入商標使用的範圍

商標權的例外規定 善意合理使用 功能性設計 表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明 重點在於「非作為商標使用」 功能性設計 若商標是類似商品外型或包裝為該商品或包裝之「功能」發揮所必須之設計，則不受保護，例如：以特殊立體形狀取得商標權的酒瓶，就瓶口、蓋子的部分不受保護

商標權的例外規定 善意先使用 在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。 須注意是「申請日前」非「核准日前」 通常家族老店分家產生爭執時，可能一房擁有商標權，其他房為繼續經營，則會主張在申請日前即有使用之事實 須限於善意，若明知某國外著名商標未在國內註冊而使用，則仍不得對其主張善意先使用

商標權的侵害 商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。 商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

商標權的侵害 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權： 一 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。 二 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

商標權的侵害 商標淡化或減損（dilution） 商標識別性下降：例如，使用他人「註冊」商標作為公司商號名稱，且使相關消費者混淆誤認的情形（雅虎電子商務股份有限公司）；若為他人「著名」「註冊」商標，則不需使相關消費者混淆誤認的要件即可構成 商標價值減損：例如，註冊Anti-Microsoft的網域名稱專門用以刊載反對微軟或惡意中傷微軟公司的資訊

網站經營與商標使用 網站內容使用他人商標應注意事項： 避免混淆之方式 若網站內容涉及他人商標註冊範圍，應避免使用他人商標圖示，而以文字說明取代 若確認網站內容不涉及他人商標註冊範圍，則利用他人商標圖樣時，應避免混淆 避免混淆之方式 避免網站內容與特定商標產生連結 必要時可考慮同時使用多數商標或是利用文字明確說明 網站設計風格、文字、圖片的使用，須以自有商標或圖樣為主體，不應以他人商標或色系為主

網站經營與商標使用 未經商標權人同意，使用商標作為網站名稱，是否侵害商標權？ 網站經營與商標註冊範圍是否重疊？ 是否能主張合理使用？ 若公司名稱與網站名稱相同，可主張第二十三條第一項 若在他人商標註冊前，即已有該網站名稱，則應不構成商標侵害 若網站係為銷售該商標之商品，則仍有侵害可能性，因為通常網站經營內容會與商標註冊範圍重疊 另應考慮公平交易法的問題

網站經營與商標使用 通常在企業網站上，會放置所代理產品或配合廠商之網站，如直接利用他人商標作圖示連結時，應注意下列事項： 原則上應取得合作夥伴之同意 避免將合作夥伴之商標放置在首頁 應說明與合作夥伴之關係 有些代理商會將其所代理之知名產品及各該公司商標放置在首頁，以提昇該公司形象，可能有侵害商標權問題

關鍵字廣告與商標侵害？ Playboy Enterprises v. Netscape and Excite playboy出版社認為使用者鍵入playboy或playmate後，搜尋結果畫面所出現的廣告，是該公司競爭對手其他情色網站，其他情色網站等於搭了playboy或playmate商標的便車，是一種侵害商標權的行為。 假如容許Exicte.com販賣playboy或playmate的關鍵字廣告，等於是要求商標權人為了避免競爭者刊登廣告，必須付費給Exicte.com要求不要刊登其他競爭者的廣告。 法院認為playboy或playmate在美國屬於一般常用字，其權利並未擴張到所有與其字眼相關之領域，故不得禁止他人銷售關鍵字廣告

關鍵字廣告與商標侵害？ 類似的案子Estee Lauder Companies Inc.(雅詩蘭黛；著名化粧品公司)，在德國控告Excite及iBeauty(購買關鍵字廣告的公司，為大型的化粧品銷售商，同時賣多家化粧品) 德國法院則認為Excite將屬於Estee Lauder公司所有的商標用語Estee Lauder、 Clinique及Origins販售給iBeauty，是一種不當利用他人商標聲譽及不公平競爭的行為，因此，判決Exicte及iBeauty敗訴。

關鍵字廣告與商標侵害？ 搜尋引擎公司販賣關鍵字廣告是否屬於商標使用行為？ 在playboy的案例中，Excite並不是將playboy、playmate作為商標，藉該商標銷售其服務（播放廣告），只是將特定名詞與播放廣告之服務連結在一起，既沒有讓其顧客認為是playboy公司所提供之服務，也沒有讓網路使用者認為廣告中之商品是由playboy公司所提供，進而點選該廣告，因此，非屬商標使用，沒有侵害商標權的問題。

關鍵字廣告與商標侵害？ 廠商購買特定「商標」用語之廣告，是否會違反商標法？ 廣告是用來推銷自己的商品或服務，因此，若於廣告中使用他人已登記之商標，亦屬商標使用之一種。然而，在購買搜尋網站關鍵字廣告的情形，廣告內容雖於特定「商標」用語的檢索結果畫面中出現，但廣告內容本身並沒有使用他人已登記之商標，且使用者並不會因此而認為廣告內容所推銷之商品或服務，是屬於該特定「商標」所有人所生產或提供，故應不構成違反商標法之行為。

關鍵字廣告與商標侵害？ 關鍵字廣告是否違反公平法，仍有討論空間 Estee Lauder案中，德國法院認為Excite將Estee Lauder、 Clinique及Origins等三個Estee Lauder公司所擁有的商標，用作關鍵字賣給iBeauty，乃不正當地榨取Estee Lauder等品牌的聲譽，屬於一種不公平競爭的行為 依據我國學者及實務對公平法第二十四條的理解，攀附他人商譽的構成，必須是將他事業所努力經營，且已達到使交易大眾對該事業的商品或服務，會產生一定品質聯想的商譽，將該聯想轉移到自己的商品或服務上，才足以適用，因此，若關鍵字廣告的案例在我國發生，是否適用第二十四條，則仍有討論空間

網域名稱與商標侵害？ 網域名稱(domain name)是用來對映電腦主機所在IP位址之系統，IP位址是由ISP業者向TWNIC或APNIC取得後，配發給網站經營者 網域名稱則是由網站經營者向TWNIC或其他負責機構註冊管理domain name sever的機構申請後，TWNIC會將domain name sever的上資料庫增加或修改 當使用者鍵入網域名稱後，即會自動連結至該網域名稱伺服器中所指定的特定IP之機器 www.cnfi.org.tw→網域名稱伺服器→61.63.130.2 網域名稱只是一種方便使用者記憶的對映系統而已。

網域名稱與商標侵害？ 由於網域名稱採取先申請先註冊(first come first serve)，因此，有心人士即先就他人可能申請的網域名稱搶先註冊，待價而沽。通常這類的有心人士即被稱為「網域蟑螂(cyber squatter)」 而網域名稱搶先註冊可能產生的法律問題包括：網域名稱歸屬的判斷(同時具有正當權利時，誰應擁有該網域名稱)、姓名權(含公司)侵害、商標(服務標章)的侵害、不公平競爭等

網域名稱與商標侵害？ 搶先註冊網域名稱大致上可區分為下列幾種型態及法律分析： 一般通用名稱的註冊(ex. book.com.tw、car.com.tw等)→合法 一般通用名稱但屬於他人之商標( Apple.com.tw、ford.com.tw等)→若是屬於著名商標，則可能基於商標法(若該網站經營與他人商標相同之服務或商品時)或公平交易法(若僅註冊而不使用時)，會將網域名稱交由權利人，但若註冊人就持有該網域名稱有正當理由或該商標並不著名或屬於常見姓名時，則註冊人仍可能保有該網域名稱。

網域名稱與商標侵害？ 以他人商標或服務標章註冊為網域名稱(例如：sanmin.com.tw、sybase.com.tw等)→原則上仍依註冊的先後決定網域名稱的歸屬，但若註冊人利用該網域名稱時，有侵害商標權或不公平競爭的情事，則可透過法院或網域名稱爭議處理機構取消或移轉網域名稱 惡意註冊類似網域名稱做不當利用(例如：anti-mcdonalds.com.tw或其他不雅的字眼等)→「商標淡化(trademark dilution )」

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