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商标国际注册及海外维权 二0一三年八月 江门
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内容提要 知识产权主要内容 我国商标国外保护的目的和意义 有关数据及我国商标国外保护存在的问题 如何在国外保护商标权 马德里商标国际注册
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一、知识产权主要内容 著作权(版权) 工业产权
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版 权 基于文学艺术作品产生的权利 文学、绘画、雕塑、音乐 邻接权:表演、音像录制等
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工业产权 基于技术、标记等产生的权利 工业产权内容主要包括: 专利 厂商字号(雅戈尔集团股份有限公司) 反不正当竞争 商标:雅戈尔
原产地名称
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商 标 商标概念 商标种类 标志 区别性标志 按构成要素分为:文字、图形、组合商标 按使用对象分为:商品商标、服务商标
商 标 商标概念 标志 区别性标志 商标种类 按构成要素分为:文字、图形、组合商标 按使用对象分为:商品商标、服务商标 特殊商标:三维、集体、证明、音响、气味商标
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按构成要素分为 文字商标
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按构成要素分为(续一) 图形商标(中行)
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按构成要素分为(续二) 文字图形组合商标
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按使用对象分为 商品商标。 使用商品:矿泉水,汽水等。
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按使用对象分为(续二) 服务商标 使用服务项目:教育,讲课,教学。
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按使用对象分为(续三) 服务商标 使用服务项目:保险,信用卡服务等。
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三维商标 汽车,玩具等商品(保时捷公司)
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证明商标 注册人: 武夷山市茶叶科学研究所 使用商品:茶
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集体商标(续) 香 槟 注册人:法国香槟酒行业委员会 商 品:葡萄酒
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声音商标 注册人: 汉高公司(德国) 使用商品: 洗涤剂,清洗剂,消毒剂
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单一颜色商标 纯颜色,不与其他要素组合;BP
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注册商标权 商标注册人对注册的商标享有的权利 注册商标权内容 独占权:注册人所有 处分权:转让,许可他人使用
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注册商标权 注册商标权内容 收益权:收取转让费、许可使用费 禁止权:未经权利人同意,他人不得 注册、使用
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注册商标权 注册商标权特点: 地域性:在注册国家或地区有效 时间性:注册有效期一般为10年 依法定程序设立:申请、审查、注册
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二、我国商标国外保护的目的和意义 维护我国企业商标海外权益 为我国企业实施“走出去”战略提供支撑 提高我国国际竞争力
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我国商标国外保护的目的和意义 商标国外注册有利企业开拓国外市场 机械行业某公司马德里商标国际注册例 “镇江香醋”韩国被抢注案
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我国商标国外保护的目的和意义 未在国外注册商标,易失去已有国外市场: 某轴承厂商标例
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我国商标国外保护的目的和意义 商标国外注册, 可减少不必要的纠纷: 某缝纫机商标诉讼例
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三、有关数据以及我国商标国外保护存在的问题
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有关数据 国内商标注册申请与我国企业马德里商标国际注册申请比较 2012年国内商标注册申请量 2012年马德里商标国际注册申请量
件(总量168.4万) 2012年马德里商标国际注册申请量 2100件
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有关数据 1. 欧盟: 6333件(5553件 ) 2012年马德里国内出去申请量前十位排名: 2. 美国: 5402件 (4652件)
1. 欧盟: 件(5553件 ) 2. 美国: 件 (4652件) 3. 德国: 件 (4943件) 4. 法国: 件 (3785件 ) 5. 瑞士: 件 (2928件)
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有关数据 2012年马德里国内出去申请量前十位排名 6. 意大利: 2354件 (2333件 ) 7. 中国: 2100件 (2053件)
6. 意大利: 件 (2333件 ) 7. 中国: 件 (2053件) 8. 日本: 件 (1582件) 9. 比荷卢: 件 (1902件) 10. 俄罗斯: 1591件 (1328件)
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有关省、市、自治区马德里申请量 (截至2012年12月底)
浙江省: 3968件 广东省: 3561件 江苏省: 1269件 福建省: 1219件 北京市: 1098件 上海市: 847件
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江门市: 累计: 123 件(89年至今) 2013年: 6件
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我国商标国外保护存在的问题 企业到国外注册商标的意识不强 重视国内的注册,忽视国外的注册 忽视“产品出口,商标注册先行”
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我国商标国外保护存在的问题 被抢注时有发生 Hisense:04年被西门子公司抢注(转让回来)
孔子学院:08年在哥斯达尼加被Mark Intel’ Ltd 抢注(后被撤销) 镇江香醋(CM):在韩国被韩国企业抢先申请 (后被驳回)
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我国商标国外保护存在的问题 企业自主商标国外注册意识有待提高 贴牌:被动,抵御风险能力差 出口产品,最好有自主商标
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我国商标国外保护存在的问题 我国商标国外注册数量不多 相对量不多:相对国内、国外进来
绝对量不多: (马德里内连续5年排第8位,10、11年、12年第7位)
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我国商标国外保护存在的问题 小企业内部管理机构和人员需完善 央企尚可:中粮,法律部设专门机构和人员,招商局、港中旅等法律部归口管理;重汽
小企业欠缺:内部管理机构和人员缺乏
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我国商标国外保护存在的问题 投入不够 办理注册申请尚可 后续投入不够:驳回复审、诉讼投入少
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我国商标国外保护存在的问题 注册申请、救济渠道不明 不十分清楚怎样到国外办理商标注册 商标在国外被抢注不知怎么办
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四、如何在国外保护商标权? 商标权:注册商标权、未注册商标权 注册商标权:经注册获得的权利 未注册商标权:经使用获得的权利
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如何在国外保护商标权? 注册商标 在国外注册商标是保护商标权的重要步骤 成文法国家(大陆法系国家) 判例法国家(普通法系国家)
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如何在国外保护注册商标权? 使用:维持注册商标权 商标合法使用的形式: 商标在产品及其包装、标签、广告、海关单证等上的实际使用
商标未连续使用的, 3-5年有可能被撤销 商标合法使用的形式: 商标在产品及其包装、标签、广告、海关单证等上的实际使用
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如何在国外保护注册商标权(续)? 制止他人S/I 商品上注册相同近似的商标 侵权的救济 异议程序:对他人的未注册商标
无效程序:对他人的已注册商标 侵权的救济 诉讼:商品生产、流通等领域的侵权救济 海关备案:限制域外侵权商品进入流通领域
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如何保护在国外的未注册商标权? 防止经销商的“抢注”(合同) 启动异议和无效程序 收集商标在商品销售地使用的证据
收集商标在商品销售地驰名的证据
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五、马德里商标国际注册
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(一)怎样到国外注册商标? 马德里商标国际注册 逐一国家注册 地区注册 通过马德里协定或议定书的途径, 一次性到外国或地区注册商标
在每一个国家或地区(包括马德里缔约方)分别办理商标注册 地区注册
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(二)逐一国家注册同 马德里国际注册的比较
申请注册的国家比较 逐一国家:任一国家或地区 马德里:只能在马德里系统80多个国家或地区注册,非马德里国家和地区不能注册。
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逐一国家注册与 马德里国际注册的比较(续)
手续繁简比较 逐一国家 马德里 不同语言申请 一种语言申请 向不同国家分别申请 多国注册仅提交一份申请 分别缴费 一次缴费
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逐一国家注册与 马德里国际注册的比较(续)
申请商标注册的程序比较 逐一国家 不通过商标局 不要求在我国注册或申请 马德里 通过商标局申请 需先办理国内注册或注册申请
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逐一国家注册与 马德里国际注册的比较(续)
费用比较 逐一国家: 高于马德里 马德里: 低于逐一方式
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逐一国家注册同 马德里国际注册的比较(续)
商标注册审理的时间比较 逐一国家: 长短不一(法无规定) 马德里: 最长18个月(议定书审限)
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逐一国家注册同 马德里国际注册的比较(续)
审查适用的法律 逐一国家: 适用本国或地区的法律 马德里: 适用本国或地区法律 以及马德里协定或议定书规定
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(三)什么是《商标国际注册马德里协定》?
多边国际条约。1891年4月14日签订。2013年1月21日止,56个缔约方。 我国1989年10月4日加入。 目的:为一缔约方的国民到其他缔约方取得商标注册提供方便。 特点:省时、省力、省钱。
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什么是《商标国际注册马德里议定书》? 多边国际条约。1989年6月27日签定,1995年12月生效。 2013年1月21日止,88个缔约方。
我国1995年12月1日加入。 目的:同于《马德里协定》 特点:省时、省钱、省力,但有别于协定。
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纯《协定》缔约方(1个) (截止2013/1/21) 阿尔及利亚
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纯《议定书》缔约方(33个) (截止13/01/21) 安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴林、博茨瓦纳、哥伦比亚、丹麦、爱沙尼亚、欧盟、芬兰、格鲁吉亚、加纳、希腊、冰岛、爱尔兰、以色列、日本、立陶宛、马达加斯加、墨西哥、新西兰、挪威、阿曼、菲律宾、韩国、圣多美和普林西比、新加坡、瑞典、土耳其、土库曼斯坦、英国、美国、乌兹别克斯坦、赞比亚
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既是《协定》缔约方,又是《议定书》缔约方(54个)(13/01/21)
阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、不丹、波斯尼亚和黑山共和国、保加利亚、中国、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克共和国、朝鲜民主主义人民共和国、埃及、法国、德国、匈牙利、伊朗、意大利、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、拉托维亚、莱索托、利比里亚、列之敦士登、毛利坦尼亚、卢森堡、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、荷兰
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既是《协定》缔约方,又是《议定书》缔约方(续)
波兰、葡萄牙、罗马尼亚、莫尔多瓦、俄罗斯联邦、圣马力诺、塞尔维亚、塞拉利昂、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、苏丹、斯威士兰、瑞士、叙利亚、塔吉克斯坦、前南斯拉夫马其顿共和国、乌克兰、越南
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(四)马德里协定及其议定书 基本概念 马德里商标国际注册的申请人资格 原属国;原属国主管机关 原属国的基础注册/基础注册申请 国际注册申请
被指定缔约方 国际局
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协定/议定书的主要区别 缔约方资格不同 审限不同 费用不同 “中心打击”不同
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(五)我国企业如何办理马德里商标国际注册?
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流程图 1、提交申请 2、商标局 3、国际局 4、被指定缔约方 5、回复、复审
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1.提交商标国际注册申请 申请人具有资格 已经有了基础注册(在国内已经注册了商标),或
条件: 申请人具有资格 已经有了基础注册(在国内已经注册了商标),或 已经提出了基础注册申请(已向商标局提出商标国内注册申请)
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基础注册可以用来指定 哪些缔约方? 除中国之外的其他所有缔约方
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基础注册申请可以用来指定 哪些缔约方? 除阿尔及利亚和中国之外的其他所有缔约方
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提交国际注册申请(续) 方式: 申请人直接递交或邮寄,或 通过代理组织或律所代理,由其递交或邮寄
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申请受理单位 国家工商行政管理总局商标局(国际注册处) 地址:北京市西城区茶马南街1号 邮编:100055 (咨询电话: )
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应当交送哪些材料? 中文申请表格:商标国际注册书式一 外文申请表格:MM1,或MM2,或MM3;MM18
国内注册证复印件一份、或国内注册申请受理通知书复印件一份 委托代理的,委托书一份 商标图样两份
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MM18: 指定美国专用 MM1: MM2: MM3: 指定阿尔及利亚时使用 被指定缔约方是议定书缔约方
被指定缔约方:除中国外的其他所有缔约方 MM18: 指定美国专用
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外文申请书填写注意事项 一份申请可以填报多个商品/服务类别 商标图样应当与国内注册或申请注册的图样一致
国际注册申请中的商标与国内注册或申请的商标相同 国际注册申请人名称与国内注册人或申请人名称相同
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填报MM2、MM3注意事项 指定韩国、日本、美国: 查填国家商品分类;可以删减商品。
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国内注册证和受理通知书的用途 商标国内注册证复印件: 注册证或商标注册申请受理通知书复印件: 报送MM1/MM3表格所必须。
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中、外文表格下载地址 sbj.saic.gov.cn
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2.商标局 商标局国际处形式审查: 审查员的审查:书件审;费用审 寄送国际局 书件审 韩国、日本、美国商品; 翻译问题; 补正拖延。
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收取费用后,商标局向国际局寄交纸质外文申请
费用审: 书件审查通过后,商标局代收费用:国际注册费 用 收取费用后,商标局向国际局寄交纸质外文申请
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指定协定(包括双料)缔约方的收费 国际注册费用: 基本费:653瑞士法郎 附加费(类别费): 100瑞士法郎/每个类别(3个类别以上)
补充费(缔约方费): 100瑞士法郎/每一个被指定缔约方
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指定大多数纯议定书缔约方的收费 国际注册费用: 基本费:653瑞士法郎 纯议定书缔约方单独收费
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同时指定协定和纯议定书缔约方的收费 国际注册费用: 基本费:653瑞士法郎 附加费(类别费): 100瑞士法郎/每个类别(3个类别以上)
补充费(缔约方费): 100瑞士法郎/协定缔约方 纯议定书缔约方单独收费
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收费说明 通过代理人提交申请的: 不通过代理人提交申请的: 瑞士法郎兑换人民币的汇率: 申请人付费;商标局收费后开具发票。
预付款中扣,开具发票 不通过代理人提交申请的: 商标局给申请人寄发“收费通知单” 申请人付费;商标局收费后开具发票。 瑞士法郎兑换人民币的汇率: TMO收文当日中国银行外汇牌价
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日本、加纳、古巴二次收费 分两次收取: 申请费 注册费 申请费:通过商标局向国际局缴纳 注册费:直接向国际局缴纳
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日本、加纳、古巴二次收费 缴费途径: 瑞士法郎支票支付; 转帐至国际局在日内瓦瑞士信用银行的 帐户,账号:487080-81;
转帐至国际局在日内瓦瑞士信用银行的 帐户,账号:487080-81; 转帐至国际局在日内瓦的邮政账户,账号:12-5000-8; 从在国际局开立的有效账户上划款。
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日本、加纳、古巴二次收费 缴费说明: 必须指明该款项用于商标国际注册的日本第二次单独规费 注明国际注册号 必须提供国际局收费通知上的编号
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3.国际局 形式审查:书件审;费用审 国际注册:国际局的注册 国际注册有效期:10年 通过商标局向申请人颁发注册证 向被指定缔约方寄发申请书
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4.被指定缔约方 审查 审查时限:12个月或18个月 审查结果:保护或驳回
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保护 保护:视同国内注册 2011年1月1日开始颁发保护声明
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驳回 驳回:被指定缔约方驳回商标注册申请 颁发驳回通知书:至国际局 驳回的理由
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驳回 驳回:被指定缔约方驳回商标注册申请 颁发驳回通知书:至国际局 驳回的理由: 绝对理由(多数国家采用:WIPO统计2 / 72)
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驳回理由 商标违反法律禁止性规定,包括: 商标没有满足商标定义:66 商标缺乏显著性:68 商标具有叙述性:62 商标是产品的通用名称:62
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驳回理由 商标违反道德或公共秩序:70 商标含巴黎公约官方标记、检验印记: 70 商标是著名人物名字:33 商标是原产地名称/地理标记:57
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驳回理由 与已经存在的在先权利相同近似: 相同类似商品上已经有他人注册或已经申请注册的商标 他人在先的驰名商标:53
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驳回理由 他人在先的字号:44 他人在先的原产地名称/地理标志:52 他人在先的工业品外观设计: 41 他人在先的版权:44
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5.国际局寄发驳回通知书 驳回通知书: 直接寄给我国申请人 有代理的,寄给代理人
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6.驳回后的回复、复审 驳回的救济方式:回复、复审 期限:不等 复审:通过当地的事务所代理申请 回复:可以直接与被指定缔约方联系或
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后续程序 后期指定 续展 转让 变更 删减 其他
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申请人提交后续申请 指定《协定》缔约方: 指定纯《议定书》缔约方: 后期指定、放弃、注销,通过商标局向国际局递交。
其他申请:可以通过商标局,也可以由申请人(代理人)直接向国际局递交。 指定纯《议定书》缔约方: 上述所有申请,可以通过商标局,也可以由申请人(代理人)直接向国际局递交。
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后续申请应当交送的材料 马德里商标国际注册申请书式2 外文申请表格 委托代理的,委托书 有关的文件
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外文申请表格 MM4: 用于后期指定的申请。 MM5: 用于国际注册的转让申请。 MM6: 用于国际注册商品和服务的删减申请(日本、韩国)。
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外文申请表格(续) MM9: 用于国际注册所有人名称或地址变更申请。 MM10: 用于国际注册代理人名称或地址变更申请。
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有关法律文件的用途 马德里商标国际注册证: 报送MM4/5/6/7/8/9/10/11/12表所需 其他材料: 变更证明:MM9
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后续申请收费 后期指定申请 基本费:300 (瑞士法郎) 补充费:100(瑞士法郎)/缔约方
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删减申请收费 删减:177(瑞士法郎)
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转让申请收费 转让: 177(瑞士法郎)
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所有人名/址变更申请 收费 变更:150(瑞士法郎)
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续展申请收费 基本费: 653 (瑞士法郎) 附加费: 100/ 一个类别(同新申请) 补充费: 100/一个缔约方(同新申请)
单独规费:同新申请 宽展费: 653×50% (瑞士法郎)
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(六) 领土延伸申请审查及其异议
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领土延伸申请、审查等程序 新的注册申请 后期指定 后续程序 变更、转让、续展、删减等
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流程图 一、申请 二、原属局 三、国际局 四、商标局 五、商评委 六、法院
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1.领土延伸申请及其审查 领土延伸申请 注册申请 领土延伸申请的形式: 后期指定
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申请人提交申请 直接向其所在地原属局提交申请,或者 委托律师事务所向原属局提交申请
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原属局 审查:书件审;费用审 向国际局转交申请 不用代理(尤其不委托我国的事务所、律所代理)
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国际局 形式审查:书件审;费用审 国际注册 颁发注册证:直接送申请人或其代理人 在中国的有效期:10年 出版国际公告
电子方式向商标局传送申请
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商标局的审查 商标局的审查 审查适用的法律 商标法 商标法实施条例 马德里商标国际注册实施办法 马德里协定、议定书等
依法对领土延伸申请、后期指定申请进行审查,在审限内作出审查决定。 审查适用的法律 商标法 商标法实施条例 马德里商标国际注册实施办法 马德里协定、议定书等
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商标局的审查 全面审查制 形式审查 实质审查 绝对理由审查(禁用条款审查) 相对理由审查(相同近似审查)
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商标局的审理期限 法律对审限规定: 商标法对国内审查未设定审查期限 马德里协定及其议定书对被指定缔约方审理领土延伸、后期指定申请设定了审限。
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商标局的审理期限 我国的审限: 审限起始日:通知之日 来自协定缔约方的申请指定中国的,审限12个月;
来自纯议定书缔约方的申请指定中国的,审限18个月。 审限起始日:通知之日 领土延伸申请审限起始日:通知日; 后期指定申请审限起始日:后期指定通知日。
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审查结果 保护 驳回 部分驳回
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保 护 “保护” 我国“保护”的有效期 商标局审查领土延伸申请,符合法律规定,核准注册。 “保护”的效力等同于我国国内的商标注册
保 护 “保护” 商标局审查领土延伸申请,符合法律规定,核准注册。 “保护”的效力等同于我国国内的商标注册 我国“保护”的有效期 领土延伸商标:十年,自国际注册之日起算 后期指定商标:自后期指定日期起,到十年期届满之日
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保 护 商标局不发国内注册证 注册人可以向商标局申请开具“商标注册证明” 商标局电子公告国际注册商标
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驳 回 商标局审查领土延伸申请,对不符合商标法律规定的, 作出驳回决定; 驳回决定应当在审限内作出; 驳回通知书应当在审限内送达国际局;
驳 回 商标局审查领土延伸申请,对不符合商标法律规定的, 作出驳回决定; 驳回决定应当在审限内作出; 驳回通知书应当在审限内送达国际局; 驳回通知书应当用英文或法文撰写。
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驳回理由 ---绝对理由 第十条 第一款 第8项:政治、经济、宗教、社会 等 (CPC、二战、欧盟、福音)
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驳 回 ——绝对理由 第十条 第二款 公众知晓的外国地名(利兹、白金汉宫、唐宁街10号)
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驳回 ——绝对理由 第十一条 第一款“仅仅”、“缺乏显著性” 第二款 关于使用获得显著性的审查
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第十一条第(一)款例 SHARP fits you 使用商品:第9类 电冰箱 并非仅仅”由”构成
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第十一条第(一)款例 VOLKSWEGON 商品: 机动车 商标:并非仅仅”由”构成
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第十一条第(一)款例 NESTCAFE 商品: 咖啡 商标:并非仅仅”由”构成
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驳 回 ——绝对理由 商标法第十二条
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驳 回 ——绝对理由 商标法第十六条 “Miss Tequila” 与第十条的竞合 商标法第十三条:不审!
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驳回 ——主要相对理由 商标法第28条:已经注册的商标 商标法第29条:已经申请注册的商标 其他在先权利:不审查
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2.申请驳回复审及诉讼 复审受理机关——商标评审委员会 对驳回决定不服的,收到驳回通知书之日起15日内请求复审。
申请复审的,应当委托我国的代理组织、律所代理。 对驳回复审决定不服的,在收到通知之日起30日 内向人民法院起诉。
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3.对领土延伸商标的异议 异议期:3个月,从商标国际公告的第2个月首日起算。(7号令14条)
提交异议裁定申请书、国际公告首页复印件(一申请/多类别;按类别收费) 通过我国的代理组织、律所代理
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对领土延伸商标的异议 商标局受理、发异议答辩、裁定单位:国际注册处 裁定(法拉力,YKK, YSL,Martini) 复审及诉讼
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4.对领土延伸商标的争议 可以对受保护的商标提出争议申请 应当委托我国的代理组织或律所代理 争议期:从商标法的规定。
争议期起始日:12个月或18个月审查期届满之日。
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5.后续程序 通过国际局转来申请及相关的审查 不能代理 许可:在商标局备案
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关于国际注册三年不使用撤销 未驳回的,三年不使用的起始日从驳回期限届满之日起算;
驳回复审核准的,三年不使用的起始日从商评委复审决定之日起算。
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工商部门要做的工作 积极实施商标战略,引导和鼓励企业实施“走出去”战略 引导企业积极进行商标国际注册,企业商标国际注册数量稳步增长
鼓励企业积极应对海外商标纠纷,利用工商系统优势指导企业海外维权
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谢谢!
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