王 惠 玲 惇安智慧財產管理股份有限公司2013年8月6日 學研成果的專利布局及申請策略 王 惠 玲 惇安智慧財產管理股份有限公司2013年8月6日

專利法 政府擬定經濟政策的工具之一 屬地性 公益與私益的考量 排他權

鼓勵發明,獎勵公開 社會大眾 發明人 政府 發明人公開發明內容 政府給予專利權保護 社會大眾利用公開之技術內容再發明,促進產業發展

專利之價值 專利可用來作為企業營運之工具 專利可用來作為企業之資產 針對特定之企業利基提供排他之權利保護 作為防止競爭者製造或販售競爭產品之防禦武器 取得損害賠償 經由授權賺取權利金 專利可用來作為企業之資產 建立專利作為交易標的 交互授權靈活運用 技術作價

專利權效力 發明專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。 物之發明之實施 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之權 方法發明之實施 使用該方法 使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物

發明人 發明人應是自然人 發明人定義 對發明概念之形成 (Conception of Invention)有貢獻的人，且對至少一項申請專利範圍所請標的之構想有貢獻 只是單純將發明付諸實現的人並不能稱為發明人 單純接受計畫主持人之指示依計畫主持人所設計之實驗完成實驗結果的助理，並不能稱為發明人 公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為發明人。

職務上發明 受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣 專利權及專利申請權屬於雇用人，但應支付適當之報酬 契約另有訂定者，從其約定

出資請他人從事研究開發者 專利權及專利申請權之歸屬一雙方契約約定 契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、 新型或新式樣

非職務上發明 專利權及專利申請權屬於受雇人。 但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施。 受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要應告知創作過程。 雇用人於書面通知到達後六個月內未向受雇人為反對之表示者，不得主張其為職務上之發明。

研究成果與專利申請 是否要申請專利? 是否可申請專利? 如何申請專利 ?

專利申請策略 是否可由專利保護? 是否符合專利要件? 是否具有市場價值或潛力? 要到哪些國家申請專利？ 涵蓋哪些專利申請範圍？範圍大小？ 專利申請內容？ 專利取得後之影響? 是否有其他方式保護? 經費?

先前技術檢索及分析 初步先前技術檢索 專利 文獻 初步專利侵權分析 研發空間評估 監控競爭者之專利資產及申請活動 申請量排名 技術領域

是否可獲專利? 是否可獲專利? 進一步之專利檢索 進一步專利侵權分析 可專利性評估 技術訣竅(Know How)--營業秘密保護

可予專利之標的 方法 (Process) 機械(Machine) 製程(Manufacture) 物質或組合物(Composition of Matter) 改良(Improvement) 新用途(New Use)

可專利性(專利要件) 發明標的是否可受專利保護 產業利用性 (實用性) Can be made Can be used 新穎性 尚未見於任何書面公開( 專利或文獻) 尚未公開使用 進步性(非顯而易見性) 發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所無法輕易完成者

撰寫專利說明書所需之資料 發明人(Inventorship) 誰才是真正的發明人? 專利申請權人及專利權人(Ownership) 前案(Prior art) 發明內容(Disclosure of Invention) 各種可能的具體實施例(Alternative embodiments) 可實施性(Enablement) 最佳實施態樣(Best Mode) 相關專利申請案資料 競爭對手的專利申請案資料 申請期限 何時上市? 何時公開?

申請時間之安排 是否應於科學文獻發表? 論文發表 專利申請

新穎性優惠期 申請人主張新穎性優惠期主張: 聲明 載明事實發生日期 檢附證明文件

新穎性優惠期 6 個月 　　　 實審　　 專利核准 實驗研究公開 (公開日) 提出專利申請

新穎性優惠期主張規定 發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制： 一、因研究、實驗者。 二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 三、非出於申請人本意而洩漏者。 申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

策略 I:公開前申請 18 個月 專利核准及頒布 公開(Laid-Open) 首次申請 請求實審 例如,第一個專利申請公開前完成所有國家之申請 (暫准專利權) 18 個月 I would like to explain the Laid-open of patent application in detail. According to the law, the patent office will keep your patent application confidential after you file your application. until one day your patent application will be open to the public. We call the process “laid-open”. The laid-open is made after 18 months following the filing date or the priority date. After the laid open, you obtain a provisional right for the claimed invention. The provisional right for your invention is just like a temporary driver’s license. In order to have your permanent driver’s license, you have to request a substantive examination and wait for the patent office’s issuing patent, which is the real patent protection. 專利核准及頒布 公開(Laid-Open) 首次申請 請求實審

策略 II:優先權申請策略 3年 18個月 12 個月 首次申請日 (優先權日) 優先權互惠國之專利申請 賺取一年的時間決定是否在其他國家申請 3年 18個月 12 個月 (公開) 提起實質審查請求 首次申請日 (優先權日) 優先權互惠國之專利申請

優先權主張 如主張優先權，專利要件之審查，係以優先權日為準 我國優先權主張 申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家獲世界貿易組織會員第一次依法申請專利 於第一次提出申請專利之日後十二個月內，向中華民國提出申請專利者 應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明外國之申請日、申請案號及受理國家 於最早之優先權日起十六個月內檢送優先權證明文件

策略 III: 臨時專利申請案策略 18 個月 12 個月 美國臨時專利申請案申請 (優先權日) 提出美國正式專利申請案 及其他國家之申請 發明即將公開或發表,專利申請案卻尚未完成 18 個月 12 個月 　　　 公開 　　 專利核准 美國臨時專利申請案申請 (優先權日) 提出美國正式專利申請案 及其他國家之申請

Provisional Application in USA 費用較低 不需要申請專利範圍(Claims) 及其他簽署文件 建立較早的有效專利申請日(effective filing date) 相關產品上可標示 “Patent Pending“(專利申請中)

策略 IV: PCT (Patent Cooperation Treaty) 是一種國際多邊協定 申請人只要提出一次申請，使用一種語言、付一次費用，就可先達到同時在眾多締約國申請專利的效果，並延長決定申請國家的時間。 分為國際階段與國家階段

PCT 申請流程 International Phase (國際階段) : ISR: 國際檢索報告 WO (written opinion) : 書面專利性報告  National Phase(國家階段)

圖片來源：TIPO 台灣專利申請程序 ※ 需於三年內提出實審，否則視為撤回

美國專利申請程序 圖片來源： http://www.patent-tutorial.net/tutorials ※ 限制或選擇權要求 (Restriction Requirement) ※ 自動進行實審,無須提實審請求 ※ 答辯期間為三個月，可延期至 六個月 ※ 提出延續案: 1. Divisional Application(分割案) 2. Continuation in Part (CIP) 3. Continuation application (RCE)

Case Study 抗微生物胜肽 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLVTRRRHGVEE 或 中華民國專利申請案第095145242號 專利證書號：I299335 專利名稱：抗微生物胜肽及其用途 (ANTI-MICROBAL PEPTIDES AND USES THEREOF) 申請人：中央研究院/ACADEMIA SINICA 抗微生物胜肽 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLVTRRRHGVEE 或 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLV。 對抗微生物感染的活性 對抗水生動物的微生物感染活性之醫藥組合物 預防/治療哺乳類動物感染性疾病之醫藥組合物

投稿文獻 Abstract Introduction Materials and Methods Results Discussion Gene expression analysis of, localization of, and reduces lethality in pathogenic infection by a grouper (Epinephelus coioides) pleurocidin-like antimicrobial peptide Chia-Yu Pan2, Jyh-Yih Chen1#, Yih-Shyun E. Cheng3, Chun-Yao Chen4, I-Hsun Ni2, Ching-Ming Kuo1# Abstract Introduction Materials and Methods Results Discussion

Results Structural model analysis of the grouper pleurocidin-like peptide GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLVTRRRHGVEE GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLV

已完成的實施例 製備實施例 菌株與培養條件 分離石斑魚抗菌蛋白-3之cDNA 功效實例 實例一：分離RNA並以RT-PCR定量mRNA的表現量 實例二：石斑魚抗菌蛋白-3於石斑魚體內分佈之分析 多株抗體製備 組織免疫染色方法

支持實施例 實例三：抗菌活性分析 實例四：本發明胜肽片段對吳郭魚及石斑魚的保護效果 比目魚pleurocidin胜肽與兩段石斑魚抗菌蛋白-3之合成 體外抑菌分析 體內抑菌分析 實例四：本發明胜肽片段對吳郭魚及石斑魚的保護效果 魚類實驗模式 保護魚類感染效果

擴充範圍的實施例 實例五：對感染綠膿桿菌老鼠的保護效果 實例六：石斑魚抗菌蛋白-3 (g-ple 5-25) 胜肽的藥物動力學分析 綠膿桿菌感染動物模式 實例六：石斑魚抗菌蛋白-3 (g-ple 5-25) 胜肽的藥物動力學分析 藥物動力學分析方法 吳郭魚中的分析結果 大鼠中的分析結果

答辯過程 核駁意見： 已見於刊物(專利法第22條第一項第1款) 說明發明不同 強調不可預期之功效

已見於刊物

Epinecidin-1 67個胺基酸

答辯策略 本案所請在於發現特定之序列組成之片段具有高度抗菌活性，亦可稱為「抗原決定位(Epitope) 」之發現。 引證1揭露一具67個胺基酸之蛋白質(命名為「epinecidin-1」) 本案係關一具30個胺基酸（序列編號：1）及21個胺基酸（序列編號：2）之胜肽片段，具有高度抗菌活性，且有預防魚類感染之效。

根據引證1，絕無法推知該如序列編號：1之胜肽片段及如序列編號：2之胜肽片段。 為與該引證1區隔，將本案所請限定為: 由30個胺基酸（g-ple5-34， 如序列編號：1 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLVTRRRHGVEE ）組成之胜肽片段；及 由21個胺基酸（g-ple5-25，如序列編號：2 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLV ）組成之胜肽片段。 根據引證1，絕無法推知該如序列編號：1之胜肽片段及如序列編號：2之胜肽片段。

Claims 1.一段胜肽片段，其由下列胺基酸序列之一組成: GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLVTRRRHGVEE(序列編號: 1)或 GFIFHIIKGLFHAGKMIHGLV(序列編號:2) 。 2. 根據申請專利範圍第1項，其中該胜肽片段具有對抗微生物感染的活性。 3. 根據申請專利範圍第2項，其中該微生物為細菌。

4. 根據申請專利範圍第3項，其中該細菌係從以下組成之群中選出： 李斯特菌(Listeria monocytogenes) ， 藤黃微球菌(Micrococcus luteus) ， 金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) ， 膿性鏈球菌(Staphylococcus pyogenes) ， 葡萄球菌(Staphylococcus agalactide) ， 表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis) ， 葡萄球菌(Staphylococcus sp.) ，木糖葡萄球菌(Staphylococcus xylosus) ， 肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae) ，金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus subsp)，腸產氣桿菌(Enterobacter aerogenes) ， 陰溝腸桿菌(Enterobacter cloacae subsp. ) ， 石斑魚溶藻弧菌 (Vibrio alginolyticus) ， 產酸克雷伯氏菌(Klebsiella oxytoca, Salinivibrio costicola subsp. ) ，創傷弧菌(Vibrio vulnificus) ， 哈維氏弧菌(Vibrio harveyi) ， 溶藻弧菌(Vibrio alginolyticus) ， 綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)， 以及耶耳辛氏腸炎桿菌(Yersinia enterocolitica subsp)。 5.一種醫藥組合物，其包含有效量之根據申請專利範圍第1、2、3或4項之胜肽片段，及醫藥上可接受載劑。

6. 一種具有對抗水生動物的微生物感染活性之醫藥組合物，其包含一段分離之蛋白質及其具相同活性的變異體，其中該分離之蛋白質包含如申請專利範圍第1項所定義之序列編號1或序列編號2之胺基酸序列。 7. 根據申請專利範圍第6項，其中水生動物為魚或蝦。 8. 根據申請專利範圍第6項，其中該微生物為細菌。 9. 根據申請專利範圍第8項，其中該水生動物以創傷弧菌V. vulnificus感染。

10.一種具有預防或治療哺乳類動物的感染性疾病之醫藥組合物，其包含一段分離之蛋白質及其具相同活性的變異體，其中該分離之蛋白質包含如申請專利範圍第1項所定義之序列編號1或序列編號2之胺基酸序列。 11.根據申請專利範圍第10項，其中該哺乳動物為人類。 12.根據申請專利範圍第10項，其中該感染性疾病為細菌感染疾病。 13.根據申請專利範圍第10項，其中該感染性疾病為敗血症。

專利佈局模式

專利申請策略例一 核心技術(營業秘密)  特定處理方法(專利) 特定產品(專利)

專利申請策略例二 平台技術(專利)  特定產品 (專利) 加工方法(營業秘密) 加工產品(專利)

專利申請策略例三 核心製程技術(營業秘密)  原料(專利) 特定用途發現(專利) 特定產品(專利)

申請國家 考慮層面： 該企業與該國家之關係 該國家的專利制度 競爭對手在此國家的專利佈局與產品佈局 例如： 銷售國家 生產國家 潛在市場 具指標意義的國家 授權對象所在國家 侵權對象所在國家

專利取得後之影響 發明內容公開 提供技術資訊 引發專利訴訟 專利相關經費產生 專利稽核制度建置 專利運用因應建立

其他方式保護 應以專利或營業秘密保護？ 營業秘密?著作權? 是否符合營業秘密之要件? 一經製成產品上市，是否可輕易由競爭對手利用還原工程推知技術內容從而製造之？ 是否符合專利要件? 研發投資及價值?

專利是萬靈丹嗎? 2008年金融風暴之衝擊 山寨文化之興起 需求市場衰減 企業瘦身 資金/資源/訂單的競爭 專利地痞(Patent Troll)橫行 專利地痞:不事生產，專利濫訟—無從反擊! 山寨文化之興起 價格便宜 五花八門/無奇不有 普羅大眾的新歡 顛覆智慧財產權(專利)制度

企業創新(Innovation) 企業競爭力之根本 技術創新 製程創新 產品創新 經營模式創新 需求創新

謝謝聆聽 敬請指教 ! 王惠玲 惇安智慧財產管理股份有限公司 E-mail: jolenewang@lexgroup.com.tw 謝謝聆聽 敬請指教 ! 王惠玲 惇安智慧財產管理股份有限公司 E-mail: jolenewang@lexgroup.com.tw Tel. 02-2718 9000 *3019 0931 089 856 Fax: 02-2715 0070 Add. 台北市敦化北路122號11樓