益思科技法律事務所 劉承慶律師 2005/11/13@南台科技大學 專利救濟與侵權訴訟 益思科技法律事務所 劉承慶律師 2005/11/13@南台科技大學

專利的救濟 專利被核駁或撤銷而發生救濟必要的原因： 審查：專利法第44條規定： 「發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。」 舉發：專利法第67條第1項規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一 違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。二 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三 發明專利權人為非發明專利申請權人者。」

專利審查及救濟流程(一) （資料來源：經濟部智慧財產局）

專利審查及救濟流程(二) 舊專利法有關「異議」的規定： 專利救濟原則上為行政救濟程序： 舊專利法第41條規定：「公告中之發明，任何人認為有違反……者，自公告之日起三個月內，具備異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」 由於舊法異議的所規定的法定事由及處理程序，與舉發幾乎相同，故92年修法時予以刪除，並自93年7月1日起生效，故除93年7月1日前提起的異議案，目前仍審查中的以外，已無提起「異議」程序的可能，不論對公告中審請案或已取得的專利，均進行舉發程序。 專利救濟原則上為行政救濟程序： 對專利申請所為的「核駁」，與因舉發案所為對專利權的「撤銷」，兩者的性質均為行政機關（智慧財產局）所為的行政處分，故應以行政救濟程序尋求救濟。

專利的訴願 訴願人： 訴願審理機關： 訴願提出期限： 訴願所欲達成的效果： 專利申請人（核駁）或專利權人（舉發撤銷）。 經濟部。 收受再審查決定（核駁）或撤銷專利權處分（舉發撤銷）送達後30天內提出。 訴願所欲達成的效果： 申請核駁案：撤銷核駁處分，由智慧局重新進行審查。 舉發撤銷案：撤銷撤銷處分，專利權效力回復。

專利審查基準彙編 專利救濟的核心，其實就是要確定系爭專利權究竟合不合於專利要件，行政機關進行審查的依據，即為「專利審查基準彙編」。 專利審查基準彙編： 性質：行政規則（有外部效力）。 內容：包括單一性的認定、專利要件的審查、特殊專利（電腦軟體、生物、化學的發明）的審查原則等。

救濟程序中可能面臨的攻擊策略 舊專利法可運用舉發車輪戰： 現行專利法仍可運用的策略： 未有如現行專利法第67條第4項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」之規定，以致於遭侵權指控的個人或廠商可以以同一事證進行舉發車輪戰，製造專利權人的困擾並付出大量成本。 現行專利法仍可運用的策略： 依據專利法第73條規定，專利撤銷須待行政救濟期限經過或程序完畢後，始產生確定效力，發生專利自始無效的效果，因此在舉發成功但撤銷尚未確定前，多數利害關係人可繼續以同一事證再行舉發，依然可以發揮車輪戰攻勢。

專利侵害訴訟概說 專利侵害訴訟為民事訴訟： 專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」其性質則兼具民法第184條侵權行為損害賠償請求權以及第767條物上請求權的雙重性質。 請求權人除專利權外，專屬被授權人依同條第2項規定，亦得單獨提起訴訟。 在時效方面，依據專利法第84條第5項規定，為自請求權人知有行為及賠償義務人時起二年，或自行為時起十年，與一般侵權行為相同。

專利侵權訴訟step by step(一) 侵害的發現與確認： 證據保全： 取得產品與確認來源 進行初步的專業鑑定 證據保全：依據民事訴訟法第368條第1項規定：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。」且此一聲請可以在起訴前為之（同法第369條第1項參照），因此若能向法院釋明理由，可發揮類似於刑事搜索扣押證據的效果。

專利侵權訴訟step by step(二) 損害擴大的防止： 假扣押：專利法第86條第1項規定：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」且依同條第二項規定，此一假扣押聲請，法院應准予訴訟救助。 假處分：雖說假處分一般而言僅是定一暫時狀態，不能以金錢提供擔保而取消假處分保全程序，但由於專利侵害訴訟常常是以保全終局的損害賠償為目的，因此實務上還是有許多被告供擔保以撤銷假處分的情況發生。

專利侵權訴訟step by step(三) 寄發侵權警告信： 目的：證明侵權人行為屬於故意，以便依據專利法第85條第3項規定請求損害額以上的賠償（至多三倍）。 限制：依據公平交易委員會86年公法字第01672號函所頒佈的「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函處理原則」，警告函內容必須明確說明專利範圍，並具體說明受侵害事實。 違反前述限制的後果：可能遭到公平交易委員會依據公平交易法第24條「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」之規定限期改正，不改正則處以罰鍰。

專利侵權訴訟step by step(四) 起訴（訴訟標的）： 得請求銷燬侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，或為其他必要之處置（專利84III）。 得請求（於發明人之姓名表示權受侵害時）表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分（專利84IV） 。 得請求金錢損害賠償（專利85I、II）。 得請求懲罰性賠償金（限於侵權人故意侵權）（專利85III）。 起訴可享有訴訟救助（專利86II）。 若獲勝訴判決，可聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，費用由敗訴人負擔（專利89）。

專利侵權訴訟step by step(五) 訴訟中常見策略 持續提出鑑定報告，拉長攻防戰線（工研院的最佳）。 以假扣押或假處分阻止競爭對手產品出貨、銷售，造成競爭對手因不堪損失而提前投降，同意進行和解協商。 以舉發阻滯訴訟進行：由於專利法第90條第1項規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」因此侵權人可以透過不斷提出舉發案的方式來阻滯訴訟程序進行，若有多數侵權人或利害關係人，亦可發動舉發車輪戰，導致訴訟難以持續進行。

專利權人的訴訟考量 設定目標：是要將競爭對手逐出市場？還是要獲得權利金？ 審慎評估本身專利權的品質，是否經得起舉發程序的挑戰。 手中已經掌握的證據強弱；透過訴訟可能挖掘出的證據為何。 所要指控的侵權行為，是否真的侵害本身所有的專利權。

侵權訴訟被告的防禦技巧 釐清原告指控的對象： 否認應先於抗辯： 由於是否構成專利侵權，是建立在行為涉入專利範圍(claim)與否的認定，因此第一步一定要先辨明，原告所指控的對象，是否已經明確指出侵害的態樣。 否認應先於抗辯： 除非已經明確確定本身的行為構成專利侵害的任何一種態樣，否則均需優先主張「未有侵害行為」，而非先承認本身有侵害行為後，再試圖舉出理由正當化自己的行為（抗辯）。

案例介紹 當事人： 事實： A（台灣專利xxxxxx號新型專利權人），以該專利生產甲產品 B、C、D、E，生產類似於A生產的甲產品之其他四家廠商 事實： A購買B、C、D、E四家的甲產品並比對後，認為均侵害A擁有的xxxxxx號新型專利，故分別對四家廠商提起專利侵害訴訟。

案例介紹(續) 被告之反應： 舉發案之處理： 由B、C、D分別引用引證案X、Y、Z提出舉發案，向智慧財產局提出舉發申請。 B、C、D、E均分別以三項舉發案提出於民事法院，主張停止訴訟，C、D、E三法院均裁定停止，僅B被訴案之法院仍續行審理。 舉發案之處理： B、C所提之引證案被智慧局認定不足以證明xxxxxx號專利不具專利要件，故認定舉發不成立，但B、C不服，提出訴願經駁回後，目前均繫屬於高等行政法院。 智慧局認為D所提之引證案Z確實足以證明xxxxxx號專利不具新穎性，故認定舉發成立，撤銷專利；A不服，提起訴願經駁回後，目前繫屬於最高行政法院。

案例介紹(續) B將舉發成立處分陳報法院，B案亦裁定停止訴訟 被告後續車輪戰： 繫屬訴訟總數及狀況： B、C均各自引用引證案Z，向智慧局提出舉發；由於專利效力仍存在，故智慧局受理並做成同一認定，撤銷xxxxxx號專利，A若不訴願、行政訴訟，專利將確定自始無效，故只好再次提起訴願及行政訴訟，目前兩岸均繫屬於高等行政法院。 繫屬訴訟總數及狀況： 民事：共4件，均停止中。 行政：共5件，最高行政法院1件，高等行政法院4件。 自第一件民事訴訟起訴以來耗時已四年，所得成果：獲得賠償金額0；專利遭撤銷。

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