報 告 人：益思科技法律事務所 顏雅倫律師 http://www.is-law.com 委託單位：經濟部智慧財產局 營業秘密法制之研究 報 告 人：益思科技法律事務所 顏雅倫律師 http://www.is-law.com 委託單位：經濟部智慧財產局

營業秘密法制概述 營業秘密保護的理論 國際公約關於營業秘密保護之發展 契約責任（Contractual Obligation）說 受託關係（Fiduciary Relationship）說 禁止不當取得(Misappropriation)說 國際公約關於營業秘密保護之發展 巴黎公約第十條之二 建立世界財產權組織公約（WIPO）第二條第八款 TRIPs第二篇第七節第三十九條以下

我國營業秘密法之立法背景 為改善營業秘密法制保護的不確定狀況，並配合「關稅貿易總協定GATT」烏拉圭回合談判「與貿易相關之智慧財產權(TRIPS)」協定上，我國於民國八十五年一月十七日公佈施行營業秘密法。 營業秘密法之立法定位乃為民法之特別法，僅就民事責任予以明訂，刑事責任與行政責任則仍適用現行刑法與公平交易法之規定。

我國營業秘密之保護法制 營業秘密法 公平交易法 規範營業秘密保護要件、歸屬與利用、營業秘密之共有、營業秘密侵害態樣、侵害之排除、損害賠償之認定、訴訟程序之特別規定等事項。 公平交易法 公平法第十九條第五款 除民事責任外，尚有行政責任與刑事責任 公平法第41條之命停止、改正或採取必要更正措施之處分如何運用？ 公平法第十九條第五款與營業秘密法間之適用或競合關係？ 營業秘密法與公平交易法其他規定之互動關係？

我國營業秘密之保護法制 刑法 營業秘密法未另設刑事救濟途徑，而將侵害營業秘密之刑事責任委由現行刑法中的竊盜、侵占、背信、詐欺、洩露工商秘密最等規定加以規範。 刑法中關於竊盜、侵占等財產犯罪，是針對一般財產權的保護，並未對無體的財產權或利益為特別處理；而洩露工商秘密罪在構成要件上限制又相當嚴格，使得營業秘密的侵害行為雖然可能可以藉由刑法加以規範，但是仍有不少情形並非現行刑法所能因應。

我國營業秘密之保護法制 訴訟法 營業秘密法第十四條、新修訂之民事訴訟法第一百九十五條之一（不公開審判）、第二百四十二條第三項（文書限制閱覽）、第五百三十八條（假處分）、刑事訴訟法改採交互詰問制度後的影響。 勞動法規 營業秘密之保護、競業禁止條款以及勞工工作權之利益權衡。

營業秘密與其他智慧財產權 專利權 商標權 專利權為一種排他性專屬權利，營業秘密法則是透過對特定不當侵害行為之禁止，來達到保護營業秘密之效果。 營業秘密保護之範圍較專利權為寬 專利制度是以揭露資訊作為換取國家賦予強大專利權之代價，營業秘密則是因其秘而不宣而受到保護。 專利權有保護期間之限制，營業秘密則無。 商標權 商標保護必須透過註冊、使用等要件，因此受商標法保護的標示，不可能再透過營業秘密尋求保護 理論上商標權與營業秘密均可能永久保有 商標權為一種權利，能積極地排除他人所有「商標使用」的行為，營業秘密則否。

營業秘密與其他智慧財產權 著作權 不公平競爭行為 由於「資訊」經常以著作的方式呈現，因此著作權法與營業秘密法在保護的客體上經常發生重疊現象。 著作在創作完成時即受保護，無須向主管機關為註冊或登記，此與營業秘密相同。 著作人格權保護不受時間限制，著作財產權則有，營業秘密保護的期間，原則上可以永久。 均允許他人進行平行創作，在行使權利時，容易遭遇證明他人侵害困難的問題。 不公平競爭行為 對市場公平競爭秩序的影響 不正競爭行為的禁止，不非直接賦予企業或個人一個權利，而是藉由限制他人不得為不正競爭行為的角度出發。

TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協定） 第39條第1項規定 ：「為依(1967年)巴黎公約第10條之2有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第2項所規定之未經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。」 第39條第2項：自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，但該資料須： 具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者； 因其秘密性而具有商業價值；且 業經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性

TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協定） 提交政府或政府相關機構資料的保護（第39條第3項）： 「會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。」 測試資料之基本性質與保護原則 國家機關基於信賴某家公司提出之資料，以審核其他公司所提出之後續聲請，是否構成該資料之不公平商業使用？ 協商歷史 商業使用 v.s.合法之國家行為

TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協定） 針對民事與行政程序暨救濟、禁制令、損害賠償、其他救濟、對被告之賠償、暫時性措施、與邊界措施有關之特殊規定以及刑事程序等為詳細具體之指示（第42條以下）。 禁制令：第44條第1項 暫時性措施：第50條 會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。會員亦「得」對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具有商業規模者，訂定刑事程序及罰則(第61條）。

美國經濟間諜法案 立法背景 以州法保護營業秘密，因各州的法律系統並不一致，因而欠缺統一性、無效率且不可預測。 雖有近半數的之州制訂刑事規定保護營業秘密，然而其保護範圍普遍較民事規定為狹，且僅適用於具體化於物理形式上的營業秘密或資訊。 美國國會於1996年10月11日通過經濟間諜法案(Economic Espionage Act of 1996, P.L.104-294)，正式以聯邦法對侵害營業秘密者課以嚴格之刑事責任，以補原先以州法民事責任保護營業秘密之不足，使得美國在營業秘密的保護方面，形成兩套系統，也就是各州根據統一營業秘密法(Uniform Trade Secret Act)自行訂定的州法，以及屬於聯邦權限之經濟間諜法。

美國經濟間諜法案 營業秘密之侵害與責任： 營業秘密的定義與要件（第1839(a)(3)條） 機密保存的命令（第1835條） 該等資訊的所有人已採取合理措施，以保護此等資訊的秘密性； 該等資訊由於並非公知，或非可被公眾輕易探知，因而具有現實上或潛在的獨立經濟價值 營業秘密之侵害與責任： 經濟間諜活動（第1831條） 竊取營業秘密罪（第1832條） 觸犯美國經濟間諜法者，不以既遂為必要，只要行為人企圖或共謀違犯該法之罪，即足成立，而不論犯罪結果發生與否 機密保存的命令（第1835條） 被告的正當程序權利 v.s. 營業秘密的機密性 美國境外行為之適用性（第1837條）

美國經濟間諜法案 以刑事責任保護營業秘密之適當性 法律明確性的不足 阻礙整體經濟成長 限制員工流動性及經濟成長 降低產品與概念之創新 與營業秘密「相關連」(“related to” a trade secret)？ 合理措施(Reasonable Measures)? 「公知」（Generally Known）與「非可輕易被探知」(Not Being Readily Ascertainable)? 將原本屬於民事法領域，精確性較低的概念作為刑事構成要件，課以刑罰法律效果的問題。 阻礙整體經濟成長 限制員工流動性及經濟成長 資訊屬於公司或是屬於員工，界線認定困難。 降低有經驗工作者之受雇機會 降低產品與概念之創新 使營業秘密維持一定的滲漏特質(leaky nature)，可能更為符合公共政策的目的。

德國不正競爭法 德國法上關於營業秘密之洩漏的保護，係規定於不正競爭防止法（UWG）第十七條以下 各項違反行為，均僅規範意圖行為，並有刑事處罰，惟須告訴乃論，但若追訴機關因特別公共利益，認為有依職權干涉之必要時，則不須告訴乃論。 營業秘密的洩漏（第十七條） 受僱人在職務關係存續中之洩密。 以一定之方法無正當理由而刺探獲取他人之營業秘密。 對未被授權之營業秘密為未經授權之利用或洩露。 對營業交易中受託之技術文件資料之無權利用或洩露（第十八條） 誘使或期約洩露（第二十條）

德國不正競爭防止法 營業秘密之民事保護 營業秘密之侵害人並應負擔損害賠償責任。(第19條) 觸犯保護營業秘密之刑法規定，即是違反善良風俗，因此同時會有UWG第一條（概括條款）之適用。 實務以為，營業秘密屬於企業權之一，在無故意或欠缺競爭關係的情況下，營業秘密所有人尚可援引德國民法第八百二十三條以保護營業秘密，而得行使不作為請求權。 正當取得之營業秘密於僱傭關係終止後的利用。 但在下列特殊情況下，仍可能違反德國UWG第一條或德國民法第八百二十六條之規定：1.濫用信任地位 2.有意圖的行為

日本不正競爭防止法 所禁止之侵害營業秘密類型共有六種(第2條第1項)，違反該規定者，營業秘密之所有人除得請求停止、預防或排除侵害(第3條第1、2項)外，並得請求損害賠償(第4條)，若信用因此而受到損害，尚可請求法院命為回復營業信用所必要之處置(第7條)。 「不正競爭防止小委員會」於2003年2月所提出之「不正競爭防止法修正方向」為： 民事保護的強化 營業秘密的刑事保護 因應網際網路之特殊規定 訴訟上營業秘密保護的強化

日本不正競爭防止法 日本有關於營業秘密保護的民、刑事規定，與我國非常類似，日本將營業秘密侵害之行為，具體規範在不正競爭防止法中，都當作是「不正競爭行為」。 至於刑事責任的規定，對於營業秘密之侵害行為，若符合刑法規定之竊盜罪、詐欺罪、侵占罪、秘密洩露罪等，則依各該刑法規定處斷。 然對於以資訊方式存在的營業秘密，日本則僅透過不正接取(access)禁止法，對於入侵他人電腦等行為加以禁止，此部分之規定相當於我國刑法民國九十二年六月修正第三百五十八條之規定。

營業秘密保護議題研究 營業秘密屬於權利或利益？ 利益說 權利說 營業秘密的基本特性 明確化營業秘密之歸屬、使用及處分 對營業秘密之被侵害者保護較為周全。 利益說 營業秘密法僅為不公平競爭的一環，目的亦在維持競爭秩序 賦予營業秘密專屬權利，將使專利制度隨之瓦解。 立法例上，各國對於營業秘密之保護均非賦予其如同專利權人般享有專屬專用權的效果。 營業秘密的基本特性 從立法政策的角度，營業秘密究竟屬於「權利」或「利益」，將會影響到政策如何決定到底要給予營業秘密多強的保護。

營業秘密保護議題研究 保密協議與競業禁止約款之運用 目前我國法院實務上關於營業秘密的爭訟案例，有很大一部份都是涉及離職員工自行創業與原雇主競爭或者是投靠原雇主之競爭對手，而使原雇主起而控訴該離職員工侵害其營業秘密，也因此常涉及近年來在高科技產業、金融服務業甚至仲介業均甚為盛行之競業禁止約款。 原雇主營業秘密的保護、員工選擇工作之自由以及相關判決對社會的整體外溢影響。 營業秘密法與勞動法規之互動。 競業禁止與保密條款之效力與功能，將深刻影響企業未來在保護自身營業秘密的對策選擇。

營業秘密保護議題研究 營業秘密法與公平交易法之關係 公平法第19條第5款之適用範圍 公平法第19條第5款從適用主體、保護客體及侵害行為類型均較營業秘密法狹窄。 公平法於營業秘密法通過後，是否有修正或刪除之必要？兩者發生競合時，應以何者優先適用？ 公平交易法第24條之補充適用功能 不公平競爭：補充公平交易法第19條第5款規範之不足處 限制競爭：挾營業秘密濫用優勢地位或運用不當之假處分措施來打擊競爭對手 公平交易法第45條、限制競爭行為與營業秘密法之關係 類推適用公平交易法第45條。 審理技術授權協議案件處理原則。

營業秘密保護議題研究 是否應以刑事責任加以規範？ 現行刑事法規對於營業秘密所有人之保護有所不足，得有行政救濟途徑之公平交易法之適用範圍亦嫌不廣。 比較法上的參酌(TRIPS,美國經濟間諜法、德國不正競爭防止法等)。 營業秘密其權利性的強度是否足以正當化增強營業秘密保護的手段？ 是否會因賦予營業秘密所有人過強的權利反而導致因賦予營業秘密所有人過強的權利，而使得競爭秩序受到傷害？ 現行刑事訴訟程序中的採證、鑑定等程序是否健全？，能否平衡原被告雙方利益？

營業秘密保護議題研究 營業秘密在訴訟上之保護 營業秘密案件在我國現行訴訟實務上常常遭遇的困難，約有： 訴訟過程中面臨的揭露風險。（民事訴訟法195條之1與242條第3項） 假處分的運用與攻防。（民事訴訟法第538條） 鑑定制度的配合。 原告依據營業秘密法第13條請求損害賠償時如何撰寫訴之聲明？訴訟費用如何計算？ 應否仿專利法第90條第1項規定，對於侵害營業秘密所作成之物，或專供侵害所用之誤，被害人得請求判決賠償後，作為賠償金之全部或一部？ 刑事訴訟法修正後的影響？

結語 營業秘密法制為智慧財產權與不正競爭法制不可或缺的一環，亦對我國產業競爭秩序與整體競爭力有重大影響。 然現行之營業秘密法對於營業秘密之保護，仍有欠缺，且與其他相關法規之互動關係亦有待釐清。 本研究將以國內外營業秘密爭議案例為基礎，並參酌TRIPS,美國、日本、德國等國關於營業秘密保護之制度，綜合進行比較分析，而進一步針對我國營業秘密法制幾項重要議題進行研討，據此提出我國現行營業秘密法制可能的立法建議。