美國專利訴訟敗訴方承擔律師費用之研究 楊智傑 國立雲林科技大學科技法律所副教授

2014年美國最高法院Highmark v. Allcare案 Octane v. Icon案 英國規則（English Rule） 美國規則（American Rule）

美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）第11條 第(b)項(2)款規定：「(b)提交給法院的答辯、申請或其他文件，不論是簽名、書面寄送、當面地交、後續主張等，律師或當事人需確認，根據其知識、資訊、信念，在合理調查下述項目後，方可提出： (1) 不可基於任何不適當的理由，例如騷擾、引起不必要拖延或不必要的增加訴訟成本； (2) 應根據現行法提出請求、答辯或其他法律主張，不可使用無意義論據而主張延伸、修改、推翻既存法律或建立新法律原則； (3)有證據支持事實主張，或者清楚限定後，在得到合理機會進一步調查或事證開示後可得到證據支持； (4) 必須有證據才可對對事實主張提出反駁，或者清楚限定後，必須合理的基於信念或欠缺資訊而提出反駁。

違反制裁（ 11條第(c)項） (1)一般原則。如果法院發現違反第11條(b)項時，在告知當事人並給予答辯機會後，可以對違反該規定之律師、事務所或當事人施加制裁。若無例外情形，事務所必須對其合夥人、合作者、員工之行為負連帶責任。 (4) 制裁之性質。根據本條所施加之制裁，必須足以嚇阻類似情況下重複出現該行為或相當之行為。制裁可包括非金錢的命令、令其向法院繳交罰款；或為了有效的嚇阻，命令直接向申請人支付全部或部分的合理律師費用，或其他直接因該違反行為所支出的花費。」

美國專利法第285條 美國專利法第285條規定：「法院在特殊例外情況（in exceptional cases）下，可以判給勝訴方合理的律師費用。」 35 U.S.C. § 285 ("court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.").

判給原告（專利權人）勝訴方律師費用 1. 被告缺席判決（default judgment） 2.被告有訴訟上的不當行為（litigation misconduct） 3.被告為蓄意侵權（willful infringement） 4.被告騷擾或惡意訴訟（vexatious or bad faith litigation）。 被告屬蓄意侵權，法院可援引美國專利法第284條，將損害賠償金提高違三倍；又可再依第285條，要求賠償原告律師費用

Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int‘l, Inc.. 搖椅的設計專利

2005年的Brooks Furniture案 聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案，對專利法第285條之解釋，認為所謂的例外情況，只有1.某些實質的不適當行為（some material inappropriate conduct），或者2.同時滿足下述二要件：(1)專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意（bad faith）， (2)該訴訟在客觀上欠缺基礎（objectively baseless）

美國最高法院2014年判決 最高法院並於2014年4月29日同一日，九位大法官以全院一致意見，作出二案判決。Octane v. ICON案推翻了上述聯邦巡迴法院Brooks Furniture案建立的嚴格標準，對專利濫訴行為改採較寬鬆的標準，而Highmark v. Allcare案則改變上訴法院對地區法院認定專利濫訴行為的審查標準

Octane v. ICON案

差異 系爭產品與系爭專利的主要差別在於 1.系爭產品並沒有使用「一C型滑軌上拴鈕」連到主架，而是使用一個弧形搖桿連結（rocker link） 2. Octane公司的曲桿是由多部分所組成，包括一動力，而非單桿

系爭專利請求項第1項中的幾個要件中，提到了「曲桿」（stroke rails），和「連結手段」（means for connecting）。 地區法院對該曲桿的解釋，認為應該是一個桿 對連結手段的解釋，則認為是手段功能用語，應參考說明書及圖式，必須包括C型滑軌和拴扭裝置，以及旋轉臂結構。 法院基於上述對請求項之限縮解釋後，在即決判決中，認為系爭產品Q45和Q47型號的橢圓形機，並沒有使用上述「曲桿」和「連結手段」，故不構成文義侵權。

指控濫訴 Octane公司根據專利法第285條，主張ICON公司的專利侵權主張，在客觀上欠缺基礎。理由是因為，其認為任何人若真的看過Octane產品的連結系統，就一定會得出相同的結論，亦即ICON的主張既不合理也無法得到支持

Octane v. ICON案 最高法院認為，所謂的例外情形，指的是從當事人訴訟地位的實質力量（考量到相關法律與案件事實）來看非常特殊（stand out），或者該訴訟進行的方式不合理（unreasonable manner in which the case was litigated）。而地區法院應該考量個案的所有情況，逐案個別判斷（case-by-case），行使其裁量權（discretion）

第一種類型 包括蓄意侵權（willful infringement）、申請專利時詐欺（fraud）或有不正行為（inequitable conduct）、訴訟中的不當行為（misconduct during litigation）、違反聯邦民事訴訟規則第11條的無理取鬧（vexatious）或無理由（unjustified）的訴訟。 也許某些個案本身的行為不合理（unreasonable conduct）很罕見，雖然沒有嚴重到本身就可獨立接受制裁（independently sanctionable） ，但地區法院仍可認定其屬於例外情形

第二種類型：放寬Brooks Furniture案標準 聯邦上訴法院認定的第二種類型（客觀上欠缺基礎和主觀惡意），也太過嚴格。但最高法院認為，其實並不需要二個要件都具備，只要其中一個要件具備，例如主觀上惡意或客觀上欠缺基礎，就足以認為其與一般案件有別，而判賠律師費用

Highmark v. Allcare案 地區法院根據美國專利法第285條規定，判決Allcare必須為濫訴行為負責，因而判Allcare必須賠償Highmark公司因本案而支出的費用，包括469萬美元的律師費用， 20萬美元的訴訟支出，還有37萬5千美元的證人費用

5,301,105 號專利第102請求項 第102請求項的前言（preamble）如下：「管理整合健康照顧管理系統的一方法，該系統擁有投入工具、支付工具和記憶儲存，包含下述構成元件：…」 法院認為，請求項的前言，乃該請求項的限制要件，故必須界定何謂前言中所謂的「整合健康照顧管理系統」。而根據說明書的內容可知，整合健康照顧管理系統，必須可與病人、雇主互動。

明顯不侵權 但Highmark所使用的系統，並不可與病人、雇主互動，故很明顯地，不會侵害第102項請求項。因此，法院認為，Allcare控告Highmark的系統侵權，在客觀上欠缺基礎，或者在客觀上並不合理（objectively unreasonable）

申請專利範圍解釋爭議 第52請求項的元件 (c)要求「輸入病人症狀的資料，以暫時地界定治療方案…」。這段說明，可稱為「智慧診斷系統」，亦即醫師只要輸入看到的病人症狀，電腦就會自動提出建議的治療。但是，Highmark所採用的系統，並非這種智慧診斷系統，而是傳統的「利用審查智慧系統」，其求醫師輸入看到的症狀，以及輸入可能的診斷和建議的治療，然後才進入後續的利用審查。

Highmark v. Allcare案 若屬於法律問題（question of law），採取的審查方式為重新自為判斷（reviewable de novo）；若是事實問題（questions of fact），採取的審查為判斷是否有明顯錯誤（reviewable for clear error）；若屬於裁量議題（matters of discretion），則審查其「是否濫用裁量權」（reviewable for 'abuse of discretion'。）由於在上述Octane Fitness案中，最高法院認定專利法第285條屬於裁量議題，故上訴法院對地區法院的認定，只能審查其是否濫用裁量權，而不可自己重新判斷

美國法律經濟學者David Rosenberg & Steven Shavell 假設有一原告，雖然先起訴，但希望進行和解而不欲進入訴訟審理 原告訴訟的費用 起訴的費用（f） 進行訴訟審理要支出的訴訟費用（a） 進行訴訟的防禦成本（b） 和解成本（s） 倘若和解成本低於防禦成本（s＜b），被告會傾向和解

美國規則下的訴訟 David Rosenberg & Steven Shavell的分析結論是，在美國規則下，明明原告的勝訴機率不高，卻仍然會選擇提出「騷擾訴訟」，企圖讓被告和解，賺取和解金。但若是採取英國規則，由於原告既然勝訴機率不高，原告起訴後，被告不會選擇和解，被告進行訴訟，最後原告敗訴還要承擔被告的訴訟費用。因此，在英國規則下，原告不會提出這種騷擾訴訟

英國規則下的訴訟 在英國規則下，由於是雙向的費用移轉，原告勝訴後被告也要支付原告之律師費用。因此，在原告勝訴機率較高的情況下，原告反而更願意提起訴訟，因為其勝訴的預期結果，不只是預期的判決期望值，還包括賠償原告支出的律師費用。因此，採取英國規則，會鼓勵勝訴機率高的案件起訴

美國修法草案 希望擴大專利法第285條的適用範圍。相關的法案包括： 1.眾議院第845號法案「2013年SHIELD法」（SHIELD Act of 2013） 2.參議院第1013號法案「減少專利濫用法」（Patent Abuse Reduction Act） 3.眾議院第3309號法案「創新法」（Innovation Act） 4.參議院第1612號法案「專利訴訟正直法」（Patent Litigation Integrity Act）

2013年創新法（Innovation Act）草案 法案第3條第(b)項提出，欲修改美國專利法第285條，規定：「法院應要求提起專利相關民事訴訟之當事人，賠償勝訴當事人因該訴訟而支出的合理費用（reasonable fees）和其他花費（other expenses），除非法院認為敗訴方之立場具有實質正當理由，或判決該項賠償並不公正。」

比較臺灣 明顯未落入申請專利範圍 利用類似成分專利提起訴訟 新型專利之濫訴

智慧財產法院97年度民專訴字第16號判決 A公司對B公司提起侵權訴訟，自行委託中國機械工程學會，進行專利侵害鑑定報告。第一次的鑑定意見，認為系爭產品符合文義侵權。但智財法院認為，被告產品之導熱管並非固設於底座上，且被告產品並無系爭專利「扣件」、「孔」、「橫向穿設」及「位於散熱座的兩孔間」之技術特徵，應不符合「文義讀取」至為明確，然該報告卻認為被告B公司之產品符合文義讀取，顯屬有誤，難以採信

原告A公司在法院審理期間，又提出中國機械工程學會於97年12月10日所出具之專利侵害鑑定報告修正本，該修正本修改原本的鑑定意見。原先報告係認定被告產品與系爭專利比對為「文義讀取」，而落入系爭專利權範圍；其後修正本則認定為「適用均等論」，而落入系爭專利權範圍。而智財法院仔細閱讀鑑定報告中所謂的「均等論」分析，又發現其分析方式有問題，認為第二次的鑑定報告也不可採

我國民事訴訟法 我國民事訴訟制度中，由訴訟雙方各自負擔自己的律師費用。 本案中勝訴的B公司，並無法向A公司主張賠償律師費用。

智慧財產法院民事判決99年度民公上字第3號判決 專利藥廠為阻止學名藥廠之學名藥申請許可上市，刻意以另一類似之專利，試圖提起訴訟。但提起訴訟並不能阻止學名藥之上市，故申請假處分，要求衛生署暫緩核發該上市許可，導致學名藥廠延遲四年，待本案訴訟終結確定其學名藥並無侵權後，才能上市。但由於專利藥廠此一訴訟策略，導致學名藥廠延遲上市四年，造成損失，故學名藥廠對此一不當使用假處分之手段，根據民法184條侵權行為、公平交易法第24條搭配31、32條、以及民事訴訟法第531條，請求五千萬之損害賠償。

使用條文 民法第184條、公平交易法第24條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」 並搭配公平交易法第31條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」第第 32 條等，以及民事訴訟法第531條：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。」其賠償的損失，乃是因為學名藥廠因為此濫用假扣押訴訟，所造成的市場競爭的損失，而非律師酬金或其他訴訟支出的損失。

明知對方未侵權卻提出訴訟 臺灣實務界已經廣為承認濫用警告信函問題為一種智慧財產權之程序濫用行為 此案例乃針對另一類型，亦即明知對方未侵權，卻刻意提出類似專利提起訴訟，並輔以假處分，試圖阻礙對方產品上市。這一類型可認為也是一種程序性之濫訴行為。

新型專利之濫訴 專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」 專利法第117條復規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」

臺灣專利訴訟律師費用不高 美國專利侵權案件的律師費用高昂 台灣專利訴訟費用一般一審不會超過一百萬 專利法第117條所謂的「因行使專利權所致他人之損害」，並不限於律師費用，還包括其他實質的各種損失 從嚇阻效果來看，在臺灣，第117條所謂的「因行使專利權所致他人之損害」，應會比「律師費用」來得有效。

謝謝聆聽