東吳大學法律系 科技暨智慧財產權法研究中心 章忠信主任 08/02/2017 工業技術研究院 營業秘密侵害 鑑定實務 東吳大學法律系 科技暨智慧財產權法研究中心 章忠信主任 08/02/2017 12/24/13

學經歷 中原、世新、銘傳、警察大學法律系、逢甲財 法所、清華大學科技法律研究所兼任講師(營業 秘密法、著作權法專題、智慧財產權概論) 東吳大學法律學系司法實務組法學士 美國美利堅大學華盛頓法學院國際法學碩士 American University, Washington College of Law, LL.M 國立交通大學科技管理學院科技法律研究所博士 中原、世新、銘傳、警察大學法律系、逢甲財 法所、清華大學科技法律研究所兼任講師(營業 秘密法、著作權法專題、智慧財產權概論) 經濟部智慧財產局著作權組(簡任督導) 教育部教師申訴評議委員會、技職司、參事室 專門委員 2019/6/4 www.copyrightnote.org www.copyrightnote.org

現職 東吳大學法律學系助理教授 經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員 法務部專家諮詢資料庫「著作權法」諮詢專家 教育部中央教師申訴評議委員會委員 教育部磨課師計畫智慧財產權諮詢服務平台主持人 「著作權筆記」公益網站主持人 (www.copyrightnote.org) 2019/6/4 www.copyrightnote.org www.copyrightnote.org

甚麼東西被侵害？不能告 訴你 被偷了甚麼東西？沒有 有多少損失？不知道 請勿浪費司法資源！ 事前防範，重於事後救濟。 取締與訴訟之三難 2019/6/4 www.copyrightnote.org www.copyrightnote.org

營業秘密的四大秘密 四大水桶理論 智慧財產權大水桶 石頭大還是砂子多？ 營業秘密大水桶 水桶裡的秘密 這是我的大水桶 你一桶，我一桶！ 漏洞的鐵桶不是桶 2019/6/4 www.copyrightnote.org

營業秘密法與公平交易法(一) 營業秘密法----85.01.17.-102.01.31. 為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調 和社會公共利益。 公平交易法--80.02.04-88.02.03-89.04.26- 91.02.26-99.06.09-100.11.23-104.02.04.- 104.06.24. 為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭， 促進經濟之安定與繁榮， 特制定本法；本法未 規定者，適用其他有關法律之規定。(舊法) 2019/6/4 www.copyrightnote.org

有左列各款行為之一，而有限制競爭 或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為 之︰ 營業秘密法與公平交易法(二) 舊公平交易法(§19) 有左列各款行為之一，而有限制競爭 或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為 之︰ 五、以脅迫、利誘或其他不正當方法 ，獲取他事業之產銷機密、交易相 對人資料或其他有關技術秘密之行 為。 2019/6/4 www.copyrightnote.org

營業秘密之爭訟 控方須證明 營業秘密之存在 他人有不當取得、使用或洩漏其 營業秘密之行為。 2019/6/4 www.copyrightnote.org

何謂營業秘密？ ( § 2 ) 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。 (秘密性) 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經 濟價值者。(經濟價值性) 本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製 程、配方、程式、設計或其他可用於生產、 銷售或經營之資訊，而符合左列要件者： 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。 (秘密性) 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經 濟價值者。(經濟價值性) 三、所有人已採取合理之保密措施者。 (保密性) 2019/6/4 www.copyrightnote.org

WTO/TRIPS §39 1.為依（一九六七年）巴黎公約第十條之二有效保護智慧財產 權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第二項所規定之未 經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之 資料，予以保護。 2.自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩漏或遭他 人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，但該資料須：(a) 具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組 合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知 悉或取得者；(b)因其秘密性而具有商業價值；且(c)業經資料 合法持有人以合理步驟使其保持秘密性。 3.會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供 業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防 止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護 公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商 業使用外，會員應保護該項資料並防止洩漏。 2019/6/4 www.copyrightnote.org

WTO/TRIPS §39 2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: (a)is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;　 (b)has commercial value because it is secret; and (c)has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret. 2019/6/4 www.copyrightnote.org

權利？還是利益？ 經濟部商業司司長陳明邦：有關營業秘密法 的立法架構，當初行政部門討論時，與會學 者看法有兩派，一主利益說，一主權利說， 兩派相持不下。一般說來，營業秘密仍被視 為『利益』而非『權利』，但是其所屬性質 為何，涉及架構確立問題，所以經與相關部 門及學者專家一再研商討論，結論為：採取 權利說。 (84.05.22.P205.) 2019/6/4 www.copyrightnote.org

侵害營業秘密之形態( § 10 ) 一、以不正當方法取得營業秘密者。 二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業 秘密，而取得、使用或洩漏者。 三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不 知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者 。 四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方 法使用或洩漏者。 五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無 故洩漏者。 2019/6/4 www.copyrightnote.org

誰來鑑定？ 民事訴訟法第277條規定：「當事人主張有利於 己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別 有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」 智慧財產權爭議之綜合處理 不正當方法取得或使用資訊於申請專利權 竊取、使用受著作權保護之資訊 法務部調查局及刑事警察局之鑑定 是否營業秘密(X) 侵害行為是否存在(O) 2019/6/4 www.copyrightnote.org

如何認定？ 營業秘密要件判斷次序，應先就 營業秘密之客體（標的）是否為 秘密，而後是否具有經濟價值， 之後主觀上有管理秘密之意思與 客觀上管理秘密之狀態為斷。 (最高法院106年度台上字第350號民事判決) 2019/6/4 www.copyrightnote.org

如何認定？ 先判定該項資訊是否具「秘密性」，再考 量其「經濟價值性」之有無，最後始就其 「保密性」為判斷。 「秘密性」與「經濟價值性」常被合併觀 察認定，而「保密性」之有無，又常成為 是否構成營業秘密之關鍵，甚至完全否定 原本已具有「秘密性」與「經濟價值性」 之資訊之營業秘密本質。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

如何認定？ 「秘密性」與「經濟價值性」之認定 通常性之資訊，若經適當之加工或心 力之投入，使其成為專業領域內之人 所不易知悉，並因此成為產業競爭之 利器，即可被認定為具備「秘密性」 與「經濟價值性」之資訊。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

客戶名單 客戶名單雖可由領域內之一般經營者於 市場上或專業領域內，依一定方式查詢 取得，惟若其係經過經營者費心整理， 增列客戶之喜好、特殊需求、相關背景、 內部連絡及決策名單等重要經營參考內 容，非產業領域內一般經營者所能輕易 得知，亦被認定為具備「秘密性」與 「經濟價值性」之資訊。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

保密性 並無以鉅資投入而達到資訊絕對機密程度之必要。 營業秘密所有人 主觀上必須有以該項資訊為企業經營上之秘密而加 以管理之意思。 客觀上尚須有將該資訊當作秘密，依其財力、物力 與能力，採取必要作法或技術，使內部員工或外部 相關人員，瞭解其將該資訊做為秘密加以保護之事 實狀態。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

保密性 2019/6/4 www.copyrightnote.org

保密性 縱使於載有重要資訊之文件上註 明「商業機密」或「機密」，若 無其他配套措施，該項註明之行 為，尚難認為已構成營業秘密法 第2條第3款所稱「所有人已採取 合理之保密措施者」。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

何謂合理之保密措施？ 於簽署之保密協議中指明相關保密義務 對資訊採取分類、分級之群組管制措施 將資訊交由特定人保管 限制相關人員取得 告知承辦人保密內容及保密方法 2019/6/4 www.copyrightnote.org

保密性 僅於郵件載明係「機密」，同時促請無收 信權限之人通知寄信者，並請自行刪除資 訊，尚非屬合理之保密措施，必須就傳送 之內容或檔案加密，使足當之。 對於員工日常因工作所需而持有企業之重 要資訊，企業經營者應於員工離職時，要 求返還或刪除該項資訊，若疏於要求，將 有被認定未盡合理保密措施之危險。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

保密性 違反「競業禁止條款」或「保密條款」， 僅屬違反雙方契約約款之行為，並無從直 接作為侵害營業秘密之證明。 智慧財產法院認定，競爭同業間之員工跳 槽乃通常所見，不得逕認定為侵害營業秘 密之行為。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

舉證責任之轉置 智慧財產案件審理法第10條之1 營業秘密所有人主張其營業秘密遭他人侵 害時，僅需就營業秘密受侵害或有受侵害 之虞之事實為釋明即可，毋須舉證證明。 被告否認營業秘密所有人之主張時，法院 應定期命被告就其否認之理由為具體答辯， 如被告無正當理由，逾期未答辯或答辯非 具體者，法院得審酌情形認營業秘密所有 人已釋明之內容為真實。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

舉證責任之轉置 智慧財產案件審理細則第19條之1 當事人依本法第10條之1第2項主張法院得審酌情 形認其已釋明之事實為真實者，須釋明其營業秘 密受侵害或有受侵害之虞的高度可能性。 前項已釋明之事實，他造否認其主張者，法院應 定期命他造就其否認為具體之答辯。他造無正當 理由，屆期未答辯或答辯非具體者，法院就該事 實真偽之爭執，應給予兩造有辯論之機會，始得 審認當事人已釋明之事實為真實。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

舉證責任之轉置 智慧財產案件審理細則第19條之1 若被告行為人僅單純消極否認侵害之主張而未提 出答辯理由，或答辯理由非具體者，法院仍應給 予兩造有辯論之機會後，始得依自由心證審認權 利人關於其營業秘密受侵害或有受侵害之虞之主 張為真實，以保障當事人在訴訟程序上之權利。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

舉證責任之轉置 證明：當事人提出之證據方法，必須足以 使法院產生堅強之心證，完全確信其主張 為真實。 釋明：當事人提出之證據不避使法院達於 確信之程度，僅需使法院得薄弱之心證， 信其事實上之主張大概為如此。 證明與釋明雖非性質上之區別，僅為分量 上之不同，但常成為訴訟勝負之關鍵。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

結論 營業秘密之鑑定為侵害營業秘密爭訟之重 要議題。 營業秘密鑑定常隨專利權與著作權處理。 營業秘密鑑定多集中於營業秘密之不正當 取得等侵害行為之存在否，由法務部調查 局或警政署刑事警察局擔任，極少由民間 組織為之。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

結論 「秘密性」及「經濟價值性」必須透過產 業分析而獲得證實。 是否構成營業秘密之重要關鍵之「保密性 」有無，較易操之在我。 事前之預防，勝於事後之救濟。 如何認定？ 2019/6/4 www.copyrightnote.org

謝謝聆聽 敬請賜教 12/24/13