優惠期制度研究報告 (初稿) 放寬專利優惠期 事由及期間 公眾諮詢會議 經濟部 智慧財產局 103年8月

介紹大綱 優惠期 優惠期之意義與爭議點 外國實踐觀察 國際調和嘗試之經驗與成果 我國現況與法制取向評估

優惠期 提出專利申請案時，在申請日之前某特定期間內，對所請技術內容之公開，可被排除在本案申請案先前技術的範圍 優惠期可使得因故在提出專利申請之前即已公開技術內容之人仍有取得專利權之可能，因而有利於技術的提早公開及流通

優惠期-討論的議題 期間 聲明或應符合規定的程序 公開態樣 第三人獨立發明的公開對優惠期的影響VS.先用權 先使用？ 先使用？ 優先權日 優惠日 申請日

優惠期制度之國際調和 泰根塞會議 2011年7月提出國際專利法調和之四項關鍵議題 優惠期為其中一項調和議題 德國泰根塞(Tegernsee) 歐洲專利局 丹麥 德國 法國 美國 日本

泰根塞會議 2014 泰根塞會議將各專利局使用者諮詢報告整合後提出整合諮詢報告，以便後續就各區域差異進行討論 2013 參與泰根塞會議之專利局根據專家小組報告進行公眾諮詢 2012 由技術及法律專家組成的「泰根塞專家小組(the Tegernsee Experts Group)」對關鍵議題收集資訊後，提出專家小組報告

實踐觀察：歐洲 法例 公眾諮詢所得

EPC法例 EPC§55(無害公開) 第三人直接自申請人或其前權利人得到發明的相關知識，進而公開該發明，而其公開對於申請人是屬於明顯之濫用(evident abuse) 申請人須證明濫用之存在：如意圖傷害申請人或明知未得公開之同意； 僅出自於疏忽者不構成 在官方主辦或認可之國際展覽會中為公開：必須是國際展覽局所主辦或認可者，目前僅有3項 優惠期事由 歐洲專利案之申請日需在公開後6個月內提出，此申請日不考慮優先權日 優惠期期間：6個月

EPC法例(續) EPC§55 申請專利之時聲明主張優惠期 申請日起4個月內檢送由展覽權責單位出具之證明文件，說明該發明確有展出及第一次公開日期 展覽會公開之主張程序 可構成先前技術 第三人獨立發明之公開

歐洲公眾諮詢：2013年6月 由於EPO的無害公開，適用範圍非常小，高達63%的受訪者表示從未運用過優惠期制度或申請前極少發生這樣公開的情形 在主張優惠期的程式方面，62%的受訪者認同應為聲明，以提高法律確定性及便利專利局作業 在優惠期期間方面，50%的個人受訪者支持6個月之期間；30%支持12個月。協會受訪者則均不支持12個月的優惠期期間 在優惠期期間計算的基準點方面，17.8%的受訪者認為應以歐洲專利之申請日為基準，71%的受訪者認為該申請案如有主張優先權者，應以優先權日為基準點

實踐觀察：日本 法例 公眾諮詢所得

日本法例 特許法第30條 2011年修正；2012年4月生效 修正過程中曾經討論優惠期應維持6個月或延長至12個月，最後決定持續觀察國際間優惠期制度的發展趨勢 回應學術界、SMEs之期待，刪除對公開態樣限制

日本法例(續) 特許法第30條 有權取得專利之人所致之公開公開態樣不限 公開違背有權取得專利之人之本意(against the will) 優惠期事由 需在公開後6個月內提出日本專利申請案，此申請日不考慮優先權日 優惠期期間：6個月

日本法例(續) 特許法第30條 申請時一併聲明優惠期 申請日起30日內提出證明文件，其上記載發明之公開係由有權取得專利之人所致 已意公開之主張程序 可構成先前技術 第三人獨立發明之公開

日本公眾諮詢：2013年6月 大企業 運用及依賴優惠期的程度較低。大企業重視其智慧權之管理，因此較不會在提出專利申請前公開其發明 大企業運用優惠期制度的主要狀況有二，其一是因為日益頻繁的產學合作，配合學術界的需求在學術會議等場合先行揭露發明，其次是因疏失而使得發明不小心被公開時 大企業將優惠期制度視為安全性、補救性之措施 雖然調查顯示約有81%的大企業的受訪者曾運用過優惠期制度，但支持優惠期制度之比率約69%，是各類群中最低者

日本公眾諮詢：2013年6月 中小企業 學研機構 74%支持優惠期制度，不過實際有主張優惠期經驗的僅有約30% 除了因疏失公開外，中小企業多在展覽會、商業會談、學術會議等場合公開其發明。諮詢報告指出此與中小企業的特性有關，亦即中小企業之智慧財產管理能力較為不足，其僅會在將發明商品化並獲得客戶端良好回應的時候，方就該發明提出專利申請；從這個觀點來看，優惠期制度可能對於中小企業來說比對於大企業來說更為重要 學研機構 有79%支持優惠期制度，而曾有運用經驗者高達94% 與優惠期制度是以學術界為主要預期使用者的推想相同

日本公眾諮詢：2013年6月 在主張優惠期的程式要求方面，有64%的使用者認為應當在申請時有聲明或類似的程序 在優惠期的公開態樣方面，基於將優惠期制度視為保障在發明公開後仍能取得專利之安全網，多數受訪者認為範圍較寬的優惠期制度，是較恰當的 在優惠期期間方面，65%之受訪者傾向6個月期間 在優惠期期間的計算基準點方面，63%之受訪者希望以本國申請日或優先權日為基準

實踐觀察：美國 法例 公眾諮詢所得

美國法例 優惠期之規定：35 U.S.C. §102(b) 修法前(Pre-AIA)： 在美國國內提出專利申請案一年前，發明已在國內或國外取得專利或於刊物發表，或是在國內已被公開使用或販售，則不得就該發明授予專利 國內申請案申請日前一年內之公開，不影響新穎性 修法前(Pre-AIA)：

美國法例(續) 優惠期之規定：35 U.S.C. §102(b) 有效申請日前一年內之公開 由發明人、共同發明人或由其他直接或間接從發明人或共同發明人取得該被公開申請標的之人所為之公開；或 被公開之標的在該公開之前，已經被發明人或共同發明人，或其他直接或間接從發明人或共同發明人獲得該申請標的之人所公開 新法(Post-AIA)：下列對發明之公開非為先前技術

美國法例(續) 優惠期之規定：35 U.S.C. §102(b) 該公開係見於他申請案和專利 被公開之申請標的係直接或間接自發明人或共同發明人處所獲得；或 被公開之申請標的，在依第102條第(a)項第(2)款所述的有效申請之前，就已經被發明人或共同發明人，或由直接或間接從發明人或共同發明人獲得該申請標的之人公開；或 在不晚於所請發明有效申請日之時，被公開之申請標的與所請發明歸於同一人所有或負有應讓予給同一個人的義務 新法(Post-AIA)：下列對發明之公開非為先前技術

美國法例(續) 修法前(Pre-AIA) 自在美國最早有效申請日回溯一年；外國優先權不予考量 新法(Post-AIA；生效日 2013年3月16) 自申請案最早之有效申請日回溯一年；主張外國優先權者，自優先權日起算 優惠期期間：一年 新舊法皆不限制揭露之態樣 優惠期事由 優惠期效果係自動發生，新舊法下皆無庸聲明 主張程序

美國公眾諮詢：2013年6月 申請人使用及仰賴優惠期制度之程度，在地域及產業別上有明顯的差異 政策目的及對申請人之助益 高達75%的受訪者認為優惠期制度應當一方面保護發明人不因他人違背保密義務或資訊遭竊取而無法取得專利，同時兼顧專利制度的目的及科研社群的需求 約有70%的受訪者認為優惠期制度對於中小企業或獨立發明人等未必具有充分申請專利經驗的來說是有幫助的 約有65%的受訪者認為優惠期可以使研究成果較早公開，促進技術散播，對於研究者以及一般大眾都有助益

美國公眾諮詢：2013年6月 對優惠期制度內容 約3分之2的受訪者認為12個月是一個適當的優惠期期間，約4分之1的受訪者認為優惠期期間應是6個月 約64%的受訪者認為優惠期應當以申請日或優先權日為基準，不到3分之1的受訪者認為應以申請日為基準，而不考慮優先權日 71%的受訪者認為主張優惠期應不需要聲明等程序

實踐觀察：中國大陸 法例 公眾諮詢所得

中國大陸法例 專利法第24條 在中國大陸政府主辦或者承認的國際展覽會首次展出 範圍與EPC相同 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表 指國務院有關主管部門或全國性學術團體組織召開者 他人未經申請人同意而洩漏其內容 優惠期事由 中國大陸專利申請案之申請日或優先權日(實施條例第11條) 優惠期期間：6個月

中國大陸法例(續) 專利法第24條 申請專利之時聲明主張優惠期 自申請日起2個月內提出國際展覽會、學術會議或技術會議的主辦單位所出具的證明文件 第一類、第二類之主張程序 可構成先前技術 第三人獨立發明之公開

AIPPI 2013年 Q.233 中國國家報告 雖然使用者認為優惠期制度整體而言是有用的，但並不認為其對某一族群(如學術機構、小型企業等)特別有幫助，且實際上只有偶爾才會運用優惠期制度 6個月為適合之優惠期期間，並在申請案有主張優先權日時，應以優先權日為期間計算基準點 對於可主張優惠期的公開態樣，其現行法所定者為適宜。換言之，第三人獨立發明之公開仍應構成先前技術 主張優惠期應於申請時為聲明，此聲明格式簡單，表明申請人有運用此制度之意願即可

國際調和嘗試 WIPO SPLT 泰根塞會議 TPP協商條款 AIPPI

WIPO SPLT 草案條文 止於草案，尚未形成共識 優惠期期間為6個月或12個月 優惠期範圍應包括發明人及直接或間接自發明人處得知發明之人所為的公開，但對於公開態樣則未限制 止於草案，尚未形成共識

泰根塞會議 2014年5月整合諮詢報告 如同先前介紹，各地區使用者偏好自己地區之優惠期制度

TPP協商條款 2013年維基解密版 優惠期之適用範圍及於新穎性及進步性的判斷 公開應由申請人或從申請人直接或間接獲知內容之人所為者 對於公開態樣並未限制 優惠期期間應是本國申請案申請日以前的12個月 亦即縱該專利申請案經主張優先權，亦不以優先權日為期間計算基準日 對於主張優惠期是否有應聲明等程式要求，則未提及

AIPPI 2013 Q.233決議 國際間應建立優惠期制度，以將以書面、口述、使用或其他任何方式所為的下列公開，排除於對發明人或其後手不利之先前技術範圍： (a) 該公開係發明人或其後手所為之公開，無論此公開是否出於有意為之 (b) 此公開係由從發明人或其後手之公開獲知技術內容的第三人所為，無論此公開構成明顯濫用或違反發明人或其後手之本意

AIPPI 2013 Q.233決議(續) 優惠期制度所無法排除於先前技術之公開： (b) 專利申請人或其後手提出申請，而由智慧財產局對申請案或准予智慧財產權所為之適當公開

AIPPI 2013 Q.233決議(續) 優惠期之期間應自專利申請案申請日之前12個月，如該申請案主張優先權，則為最早優先權日之前 申請人或其後手應毋須提出聲明即可享受優惠期之利益 優惠期不影響專利申請案之公開日 當已經公開之情形被提示出來後，主張享有優惠期利益之人，應證明該公開被排除於先前技術之範圍

我國優惠期現況 運用優惠期之現況 放寬優惠期制度之評估

專利法第22條第3項 需在公開後6個月內提出我國專利申請案，不考慮優先權日 優惠期期間：6個月 因實驗而公開者 因於刊物發表者 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者 非出於其本意而洩漏者 優惠期事由

我國立場 申請時敘明其事實及其年、月、日 於指定期間內檢附證明文件 己意公開之主張程序 構成先前技術 第三人獨立發明之公開

2009~2013發明申請案 主張優惠期的件數及各類申請人主張件數 2012 2011 2013 總計 各類申請人主張百分比 主張件數百分比 公司 54 58 59 51 48 270 8.2%   個人 47 43 46 230 7.0% 學研機構 511 556 616 581 539 2803 84.9% 主張優惠期總件數 612 657 721 678 635 3303 100% 1.35% 無主張優惠期總件數 46042 46784 49361 50652 48782 241621 98.65% 46654 47441 50082 51330 49417 244924 100.00%

現況觀察 主張優惠期之申請案超過八成來自學研機構 其為現行法制下最主要運用並自制度獲益的申請人類別 來自公司申請案及個人申請案主張優惠期的比率則相去不遠，但遠少於學研機構所提出者，且此趨勢在過去幾年中可謂穩定

制度檢視 我國學研機構對於優惠期制度運用經驗多，來自公司及個人的優惠期主張數量則有明顯差距；此與美日專利局公眾諮詢的結果方向相同 是否可能保留制度對學研機構及大公司的誘因，又提升中小企業對優惠期制度之運用?? 我國來自公司之優惠期主張僅占全部優惠期主張的8%，其中中小企業提出者比率不明 然而，美日專利局之公眾諮詢結果顯示約3成的中小企業有運用優惠期制度之經驗 我國學研機構對於優惠期制度運用經驗多，來自公司及個人的優惠期主張數量則有明顯差距；此與美日專利局公眾諮詢的結果方向相同

日本2011年修法刪除公開態樣限制 2011和2012年4~6月間 主張優惠期之案件數量 4~6月 2011年 4~6月 2012 年 88   4~6月 2011年 4~6月 2012 年 大學院校和公共研究機構 88 25.2% 106 18.0% 含大學院校和公共研究機構之共同申請 89 25.5% 100 17.0% 中小型企業 34 9.7% 130 22.1% 大企業 90 25.8% 169 28.7% 不含大學院校和公共研究機構之共同申請 24 6.9% 54 9.2% 其他 29 4.9% 總和 349 - 588

制度變革可能？ 我國放寬專利優惠期事由可行性？ 我國放寬專利優惠期期間可行性？

申請時聲明，主管機關指定期間內提出證明文件 優惠期規定比較簡表   期間 期間計算基準 公開態樣限制 聲明程式 第三人獨立公開 美國 12個月 本國申請日或優先權日 未限制 毋庸聲明 公開在後者，不構成先前技術 日本 6個月 本國申請日 申請時聲明，30日內提出證明文件 構成先前技術 歐洲專利 歐洲專利申請日 限制 申請時聲明，6個月內提出證明文件 中國大陸 申請時聲明，2個月內提出證明文件 我國 申請時聲明，主管機關指定期間內提出證明文件 TPP 無相關規定 AIPPI

感謝 ，並請指教