商標權授權與侵權 楊智傑老師

商標權內容 商標權內容 法條依據 期間 1.10年（商標法第27條第1項） 2.延展（商標法第27條第1項） 商標權權限 1.使用（商標法第6條） 2.例外（商標法第30條） 商標權處分 1.移轉（商標法第35條、第78條） 2.授權（商標法第33條、第34條） 3.設質（商標法第37條） 4.限制（商標法第78條）

商標權期間 第27 條商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。 商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年。 第 28 條申請商標權期間延展註冊者，應於期間屆滿前六個月起至屆滿後六個月內 申請；其於期間屆滿後六個月內申請者，應加倍繳納註冊費。 前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿之次日起算。 廢除實體審查

試比較我國法上之著作權、商標權及專利權之保護期間之差異，並舉例說明之。（90年檢察事務官）

商標法上「使用」的概念 維持商標權存續的使用 禁止他人侵權的使用 必須使用於商品或服務上 第 58  條商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標： 一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一 性者。 二、於以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者。 純打廣告應該不算 禁止他人侵權的使用 第6條本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關 之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關 消費者認識其為商標。

商標權之限制 第30 條下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 一、（善意合理使用）凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務 之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明 ，非作為商標使用者。 指示性合理使用：比較廣告、產品相容 描述性合理使用 ：用他人商標描述他人商品 二、（功能性必要）商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。 23條1項4款本來不允許註冊，故這條預計被刪除

商標權之限制 三、（申請前善意使用）在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似 之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求 其附加適當之區別標示。 II（第一次銷售原則）附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或 經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為 防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。 真品平行輸入：依據現行商標法條文以觀，商標權人並無專有進口之權利。

商標法第30 條第1 項規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法⋯三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標⋯。」；第2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，⋯。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限」。請附理由說明：（25 分）

甲擔任外商乙之台灣代理商時，發現乙並未在國內註冊商標，乃在乙已經於台灣使用該商標五年後，將乙商標圖樣之主要部分向經濟部智慧財產局在同類商品申請註冊，並取得商標專用權。而在乙終止與甲的代理關係後，甲乃進而指控乙侵害其商標專用權。請問乙是否有侵害甲之商標專用權？乙可主張何種抗辯？乙可否提出評定，可為如何之主張？試申論之。（二十五分）（91年檢查事務官）

甲明知德國乙公司生產之A胃藥，經丙公司於民國96年間取得行政院衛生署輸入許可，其中文名稱：「保胃康」，亦經丙向經濟部智慧財產局申請商標註冊，取得商標專用權。嗣後甲未經權利人之同意由新加坡進口A胃藥5000盒，販賣給臺北地區之藥房。試問：甲是否侵害丙公司之商標權？請詳加論述之。（35分）（98年智慧財產行政薦任）

某甲（日商）於我國註冊 A 商標並指定使用於噴霧染髮劑，並授權某乙於台灣地區銷售，另某丙（日商）則是A 商標之首創人並最早將該商標使用於噴霧染髮劑，同時亦行銷世界各主要國家，某丙亦於日本國內取得A 商標之商標權，今某丁得到某丙之授權於台灣地區銷售A 商標之噴霧染髮劑，某甲與某乙因此對某丁提出侵害其商標權之告訴。但某丁主張某丙於日本取得A 商標之商標權遠早於某甲於台灣註冊A 商標之日期，且某甲亦明知某丙係A 商標首創人之事實，故某丙應有權於台灣地區銷售同一商標品，而某丁既獲得某丙之授權，自屬合法銷售行為，請評析某丁之主張是否有理？（35 分）（95年檢察事務官）

商標註冊事項變更 第32條（變更）商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第 三人。 商標及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或 服務之減縮，不在此限。 第二十條第三項及前條第二項規定，於商標註冊事項之變更，準用之。

商標權之移轉 第35 條（登記對抗主義）商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。 第36條（適當之區別標示）移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服 務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆 誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。 第78 條（處分之限制）證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作為 質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競 爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。

商標權授權（33） 專屬授權與非專屬授權 登記對抗主義 33 I 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使 用其商標。 登記對抗主義 33II 前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授 權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。 33 III授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。 登記只是對抗要件，不是生效要件 就算沒有登記，對受讓人仍可以主張（謝銘洋）

標示義務 33IV被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於 辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品 上為授權標示。 第34 條 I 被授權人違反前條第四項規定，經商標專責機關依職權或依申請通知限期 改正，屆期不改正者，應廢止其授權登記。

廢止授權登記 第34 條II 商標授權期間屆滿前有下列情形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關 證據，申請廢止商標授權登記： 一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。 二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人 聲明終止者。 三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授 權契約，而被授權人無異議者。

設定質權 第37 條商標權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標專責機關登記；未經登 記者，不得對抗第三人。 商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之 。 質權存續期間，質權人非經商標權人授權，不得使用該商標。

商標權之消滅 1.商標權人拋棄 2.未依規定延展註冊第39 條 3.商標權人死亡而無繼承人者第39 條 第 38 條商標權人得拋棄商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質 權人同意。 前項拋棄，應以書面向商標專責機關為之。 2.未依規定延展註冊第39 條 3.商標權人死亡而無繼承人者第39 條 4.評定因評決成立而撤銷商標註冊第54 條 5.商標註冊被廢止第57條

商標之分割 申請中的商標分割（21條） 商標註冊後分割 第31 條（分割）商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割 商標權。 前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之。

侵害商標權 第29條商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。 除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意： 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費 者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相 關消費者混淆誤認之虞者。

侵害商標權 商品或服務 註冊商標或標章 致相關消費者混淆誤認之虞 是否侵權 商標法第29條 同一 相同 No Yes 第2項第1款 類似 第2項第2款 同一或類似 近似 第2項第3款

甲公司為慶祝周年慶，購買1000個A商標（A商標為著名商標）之馬克杯送給甲公司之客戶，惟甲公司採購人員購買該馬克杯時買到仿冒A商標之產品。試問：（20分）

甲向經濟部智慧財產局註冊，取得「月島及圖形」商標專用權，指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品；甲並開設「月島咖啡館」。後來，乙向甲頂讓「月島咖啡館」，經營簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲等項目，雙方簽訂商標使用協議書，約定乙每個月支付使用費5000元，可繼續使用「月島及圖形」商標。數月之後，因乙拒付使用費，甲終止授權，並通知乙停止使用「月島及圖形」商標。乙將其招牌改為「新月島咖啡館」，繼續使用於其營業。請分析乙的行為是否構成甲商標權之侵害。（25分）（100年檢察事務官）

混淆誤認之虞 消費者是否有混淆之虞（likelihood of confusion） 誤認兩商標為同一來源之商品 消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標為同一來源之系列產品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係 例如「寧久靈」和「零疤靈」 「104人力銀行」「104購物銀行」

商標近似之判斷 應符合消費者之消費情境 判斷商標近似之認定方法 商標之知名度亦應列入考慮 抽象（腦中之印象）與具體（眼前之圖樣）之比對 以相關領域之消費者來判斷 判斷商標近似之認定方法 「總體觀察法」或「主要部分觀察法」 異時異地觀察法 以相關消費者之識別力與注意力為準 商標之知名度亦應列入考慮

所謂近似商標 外觀近似：「HARO」和「HARD」 觀念近似：正金」與「真金」，「國王」與「King」、「雙胞胎」與「雙生子」 讀音近似： 「麥當勞」和「麥當樂」，「愛德恩」和「Edwin」 ，「史奴比」和「司諾比」 三者有其一近似就構成混淆，三者有兩者近似更容易構成 但外觀與讀音近似，觀念卻不近似：「千里眼」與「千里馬」，「貓頭」與「貓頭鷹」 觀念近似，而外觀或讀音不近似：「畢卡索」與「Picasso」

商品或服務類似之認定 類似之商品或服務，彼此間通常具有 相同之功能（原子筆與鉛筆及鋼筆） 相近之功能（英文補習班與數理補習班） 相輔之功能（鋼筆、鋼筆水與鋼筆盒） 相同或近似之材質 來自於相同之產製或提供者（地毯與壁毯、指壓按摩與三溫暖）

著名商標 2003年時廢止防護商標 62未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權： 一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標 中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主 體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。 須註冊之著名商標 限於明知 不限於同一或類似商品 僅有民事責任

減損著名商標之識別性或信譽 減損著名商標之識別性（ Dilution by blurring ） 將鞋子商標「Salamander」用於鋼筆或砂紙上、將「4711」極為類似之圖樣於填貼之商標「Rudol No. 333」 減損著名商標之價值（ Dilution by tarnishment ） 產生貶抑或負面的聯想，例如將著名之香菸品牌「Players」用於低質之糕餅 使用於會引起不雅聯想之商品上，例如將著名之威士忌商標「Dimple」用於清潔劑上，將肉品商標使用於殺蟲劑上

擬制視為侵害商標權 間接侵害並非直接將商標使用於商品或服務上，係以搭便車之行為侵害商標，商標法為求明確，於2003年乃於商標法62條以擬制之方式規範此類侵害行為。 第62 條二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商 號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務 相關消費者混淆誤認者。 未限於同一或類似商品

趙大研發成功治療心血管疾病之生物藥品（取名為A），並順利取得專利權及上市許可。因療效佳、副作用少，又經媒體報導，藥品一經上市，瞬時即於國內外凝聚高知名度。李四覬覦A之盛名，遂以A為名創設一家生物科技公司從事醫藥研發。嗣後，趙大以A申請並取得商標註冊，李四對該註冊商標申請評定。試問李四所得主張之評定事由為何？趙大應如何確保其權利？（30分）（98年檢察事務官）

原告主張系爭之圖樣（以下稱該商標），業經原告向商標專責機關註冊公告，取得商標權，指定使用於電腦遊戲軟體，專用期間自民國（以下同）89 年7 月1 日起至99 年6 月30 日止。且原告已將該商標使用於其所生產之電腦遊戲軟體內。詎被告竟自90 年5 月間起意圖販賣，而於被告所經營之商店之內，陳列貼有該商標之電動玩具光碟片，但其所貼之商標係第三人未經原告同意下加以重製，故侵害原告對系爭商標之專用權等情，爰依商標法第61 條之規定，請求損害賠償。被告則主張下列理由，認為其並不構成商標侵權：（一）被告雖在其店內櫥櫃內放置他人寄賣之該系爭之電動玩具光碟片，但被告並不知系爭電動玩具光碟片所貼之商標，係未經商標權人同意下所重製而得，故被告並無故意、過失可言；（二）被告所陳列之產品，係寄賣人就合法購自於原告之產品，再經分裝而成，故應不構成商標權之侵害；（三）原告之該商標係指定使用於電腦遊戲軟體之產品，故其商標權之效力自不及於本案之電動玩具光碟片；（四）原告之商標並未標示於產品包裝上，必須於電動玩具光碟播放後，始於銀幕上顯現其商標，故原告未使用該商標，其商標註冊應加以廢止；（五）被告之行為應依商標法第82 條加以規範，其效果為「⋯處1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5 萬元以下罰金」，故原告不得請求民事賠償云云。請就被告主張之各項理由（假定雙方主張之事實均為真正），分別判定被告之主張是否有理？（25 分）（96 年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員）

甲有一註冊商標A，指定使用於衣服、帽子等商品，由於聲譽卓著，在國內早已成為相關事業及消費者所普遍認知之商標。試問：（35分）（一）乙見A商標甚為有名，認為若將之用於自己生產之香水上，必可暢銷，乃擅自將A商標使用於香水上販售，乙是否侵害甲之商標權？（二）乙將上開香水5瓶送予丙，丙自己保留1瓶，其餘利用其申請之電腦網路帳號於拍賣網站張貼該香水之照片，招攬不特定買家出價與其交易，丙是否侵害甲之商標權？（99年智慧財產行政）

使用他人商標為網域名稱 網域名稱（Domain Name）係網路世界身分證或網路世界之地址（IP Address） 網路蟑螂 所謂網路蟑螂，係指搶先登記他人公司名稱或商標，作為網域名稱之ㄧ部分，企圖待價而沽。

我國網域名稱爭議處理辦法 網域名稱爭議處理辦法第5條：認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形： 一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。 二、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。 三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。 四、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

公平交易法 公平交易法第20條：「事業就其營業所提供之商品或服務不得有左列行為：一、…二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」 公平交易法24條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

商標權之民事救濟 民事救濟 法條依據 說明 請求權人 商標法第61條、第70條、第69條。 商標權人、外國人、商標被授權人。 禁止請求權 商標法第61條第1項後段 無過失主義 損害賠償請求權 商標法第61條第1項前段 過失主義 損害賠償之計算 商標法第63條第1項、第2項 具體損害計算說、差額說總利益說、總銷售額說、商品單價加倍計算說。

商標權之民事救濟 民事救濟 法條依據 說明 銷燬請求權 商標法第61條第3項 無過失責任 回復名譽請求權 商標法第64條 判決書全部或ㄧ部登報 業務信譽損害請求權 商標法第63條第3項 非財產上之損害 廢止查扣 商標法第66條至68條 邊境管制措施

刑事責任 刑事制裁 法條依據 侵害商標權罪 商標法第81條 販賣侵害商標權商品罪 商標法第82條 沒收 商標法第83條

請求權人 ㄧ、商標權人 第61條商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害； 有侵害之虞者，得請求防止之。 第 70 條外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業 經認許者為限。 二、商標被授權人 第 69條依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章 之規定。

民事責任 一、禁止請求權（無須故意過失） 二、損害賠償請求權 （一）請求排除其侵害，此為排除侵害請求權。（二）侵害尚未發生而有侵害之虞者，即就現有既存之危險狀況加以判斷，此為防止侵害請求權。 二、損害賠償請求權 1.主觀構成要件－行為人必須有故意或過失，具有責任能力。 2.客觀構成要件－係侵害商標權。 時效應適用民法197，自知有損害及賠償義務人時起，2年，自有侵權行為時起，10年

損害賠償之計算（第63 條） 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 1.具體損害計算說 2.利益之差額 一、依民法第二百十六條規定。 2.利益之差額 但不能提供證據方法以證明其損害時，商 標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用 同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

損害賠償之計算（第63 條） 3.總利益說 4.總銷售額說 5.商品單價加倍計算說 依侵害商標權行為所得之利益 於侵害商標權者不能就其成本或必要 費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。 5.商品單價加倍計算說 就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所 查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

其他民事請求權 業務上信譽損害（63III） 銷燬請求權（61III） 回復名譽請求權 商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額 。 銷燬請求權（61III） 商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為 之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。 回復名譽請求權 第64 條商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內 容全部或一部登載新聞紙。

邊境管制措施（海關查扣） 第 65 條商標權人對輸入或輸出有侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣。 前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該 進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。 海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時 ，應以書面通知申請人及被查扣人。 被查扣人得提供與第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口貨物通關規定辦理。 查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害商標權者，除第六十六條第四 項規定之情形外，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

廢止查扣與賠償 第66 條（廢止查扣）有下列情形之一者，海關應廢止查扣： IV查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃 延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。 第67 條（賠償）查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因 查扣或提供第六十五條第四項規定保證金所受之損害。

侵害商標權罪 第81 條未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期 徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消 費者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商 標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

販賣侵害商標權商品罪 82條明知為侵害商標權之商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金。 不論行為人主觀有無「欺騙他人」或「使消費者或購買者誤認係真品」之意圖，亦不問消費者或購買者有無受欺騙或係認為真品，均應以商標法第82條處斷。

沒 收 第83 條犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務 使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。商標法第82條

司法院大法官釋字第五九四號解釋，認為民國八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第七十七條：「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定」，就關於侵害服務標章處刑罰之規定，準用同法第六十二條第二款規定，於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金，符合法律明確性之要求，作出合憲性解釋。九十二年五月二十八日修正公布之商標法第八十條規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定」，請針對上開解釋意旨，評析對於仿冒證明標章者，得否依商標法第八十一條之規定處罰？（40分）（99年第二次檢察事務官）

甲公司註冊之「A」商標，指定使用於電腦、通訊器材等商品類別，乙公司負責人張三未得甲公司同意，在其公司所組裝之電腦商品上，使用相同之「A」註冊商標，復以每台新臺幣二千元販賣於不特定之消費大眾，為警查獲並扣得仿冒商標之電腦及廣告文宣一批。檢察官對乙公司及張三以違反商標法罪嫌，提起公訴。試問： （一）法院就乙公司部分，應如何判決？（5分） （二）請就「商標之使用」說明張三之行為應如何論處罪刑？（15分） （三）「A」商標如屬相關事業或消費者所普遍認知之商標，則張三之行為該如何論罪？（10分）（99年檢察事務官二次）