日本特許法上所謂發明之「本質部分」此一概念之意義 -以均等論、發明人之認定、間接侵權、耗盡原則為題材- 日本特許法上所謂發明之「本質部分」此一概念之意義 -以均等論、發明人之認定、間接侵權、耗盡原則為題材- 北海道大學 大學院法學研究科教授 情報法政策學研究中心執行長 田村善之 2010年2月7日TIPA演講 1 1 1

1 問題所在. 均等論 最判平成10.2.24 民集52巻1号113頁［ボールスプライン軸受上告審］(最高法院判決［無限滑動用滾珠栓槽軸承］) 第1要件：置換部分並非專利發明之本質部分 多機能型間接侵害 日本特許法第101條第2款、5款 「為用於發明專利解決問題所不可欠缺」（＝不可欠要件） 與專利發明之本質部分意義相同? 2 2 2

耗盡的範圍 發明人之認定 知財高判(知的財産高等法院判決)平成18.1.31判時1922号30頁 ［液體收納容器2審］ 第1類型：發明專利製品之功用告終時 第2類型：構成專利發明之本質部分的零件材料被加工替換時 cf. 最判平成19.11.8判時1990号3頁［液體收納容器上告審］ 發明專利製品的屬性、專利發明的內容、加工及零件材料替換的態樣、交易實情等。 發明人之認定 東京地判平成13.12.2平成12（ワ）17124［水素化処理触媒］ (東京地方法院判決［氫化處理觸媒］) 發明的特徵部分 東京地判平成14.8.27判時1810号102頁［細粒核］ 發明的特徵 3 3 3

均等 間接侵權 耗盡 發明人 田村 ○ × 裁判例 △ 4

均等論 原則上，是以申請專利範圍(Claim)來畫定保護範圍 但是・・・ 仍存在專利侵害容易被回避，專利權成為有名無實的權利之虞 　　→因侵權人可以在看到申請專利範圍之後來選擇實施之型態  為解決此問題因此想出「均等論」 →即使按照申請專利範圍的文言解釋是屬其範圍外之發明，在一定之要件下肯定專利侵權 5

最判10.2.24 民集52巻1号113頁［ボールスプライン軸受上告審］［無限滑動用滾珠栓槽軸承上訴審］ 「申請專利範圍中所記載之專利構成內容，即使與對象製品存有相異之部份； （1）該部分並非專利發明之本質部分， （2）將該部分置換於對造製品當中時可以達到專利發明的目的，且可發揮同一作用效果， （3）對於上述之替換、該技術領域中具有通常知識之人（＝當業者)可以在對象製品之製造時容易聯想到， （4）對象製品並非與專利發明在專利申請時所存在之公知技術相同，或並非當業者在上述申請時所容易推察到， （5）對象製品並不該當在專利發明之申請階段，有意地從申請專利範圍中除外等特殊之事情時， 可以解釋該對象製品與申請專利範圍所記載之內容構成均等，屬於專利發明之技術範圍內」 6

最判10.2.24 ［ボールスプライン軸受上告審］ ［無限滑動用滾珠栓槽軸承上訴審］的5要件 （1）非本質部分 （2）置換可能性 （3）置換容易性 （4）假想Claim （5）審査過程禁反言 7

2「本質部分」做為均等論第一要件之意義 1) 「本質部分」之意義 2) 本質部分得以被「發明專利應解決之課題 」及「解決手段」 所特定 1)　「本質部分」之意義 A説：將各構成要件分成本質部分及非本質部分 B説（通説）：解決原理同一説 確認被置換的系爭專利侵權物品是否在專利發明的技術思想範圍內 2) 本質部分得以被「發明專利應解決之課題 」及「解決手段」 所特定 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］ (［緩慢釋放性Diclofenac sodium製劑Ⅱ］) 8 8 8

大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110等[召合せ部材取付用ヒンジ] 第Ⅶ図 第Ⅰ図 「幅方向」 ヒンジ事件1/2 第3考案 9 9

図Ⅲ 「幅方向」 ⇒ 「厚さ方向」に置換 「本質的部分」の置換？ 図Ⅲ 「幅方向」 ⇒ 「厚さ方向」に置換 「本質的部分」の置換？ ヒンジ事件2/2 ホ号物件目録 10 10

3) 與專利說明書之記載的關係 ［裁判例］ 依專利說明書所記載之應解決課題及解決手段來認定本質部分 3)　與專利說明書之記載的關係 ［裁判例］ 依專利說明書所記載之應解決課題及解決手段來認定本質部分 不得將專利說明書中未被揭露的技術思想主張為本質的特徵 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］(［徐放性Diclofenac sodium製劑Ⅱ］) 反之，亦不許將專利說明書中所載之應解決課題及解決手段等的記載主張為非本質部分 知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052［乾燥裝置2審］（知的財產高等法院判決） 專利說明書之記載：解決因最下端的單片基部葉片所生的課題 ∴ 請求項的「由複数的基部葉片5a所構成」 ＝解釋為「最下端配置有複數的基部葉片」 被告裝置、被告方法 ： 最下端只有由單片基部葉片所構成 11 11 11

乾燥裝置事件 ・本件發明專利公報（左） ・疑似侵權物目錄（右） 12 12 12

本質部分要件是由專利說明書中之記載所決定，與被告裝置實際上是否可能發揮與專利發明的實施例相同的效果無關。 法院） 本質部分要件是由專利說明書中之記載所決定，與被告裝置實際上是否可能發揮與專利發明的實施例相同的效果無關。 「經實際上各自操作被上訴人裝置與本件各發明的實施例之一後，比較被乾燥物於該二者中實際的樣子及乾燥效率等，得知二者並無區別，因此作出被上訴人裝置的構造乃至於與此近似的構造相當於本件各發明之本質部分這樣的主張。惟即使關於前揭二者中被乾燥物實際的樣子及乾燥效率等的結果確如前所述，仍然明顯可知這樣的主張是錯誤的。」 13 13 13

4)關於專利說明書記載範圍外的實驗數據等之處理 若按知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052［乾燥装置2審］處理的話・・・ 即使依實驗數據顯示與專利發明有同一之效果，也不得朝將專利說明書中做為本質的部分所開示之部分，自本質部分中去除的方向來加以斟酌。 ⇒ 惟，今後仍可能將之做為否定第2要件，即置換可能性之理由。 　Cf. 公知技術、審查經過的處理 單純在第4要件、第5要件中來討論，論理上較為安定。 14 14 14

5) 由日本特許法的構造來看本質部分與置換可能性要件之関係 第1要件的意義 即使實際上被認為有置換可能性，若非基於專利說明書之記載所達成者，則否定其為均等之要件。 第2要件的意義 即使依專利說明書之記載載明有置換可能性，若實際上並無置換可能之情形時，則否定其為均等之要件。 專利法的構造 ：發明 ＋專利申請並公開揭露而相應地給予發明專利權 第2要件　＝　對應於 被發明之物 第1要件　＝　對應於 專利說明書所揭露之內容 ⇒將發明專利的2大要件（發明＋揭露）做為均等的要件論加以具體化 15 15 15

6) 對發明的認知上之歧異來看本質部分要件之意義 6)　對發明的認知上之歧異來看本質部分要件之意義 將發明理解為：對課題的認識及解決手段之探索，而以此為前提？ 對於偶然發現特定的構成這樣的發明並不適用？ 16 16 16

7) 從公開技術思想所賦予之誘因來看本質部分要件之意義 7) 從公開技術思想所賦予之誘因來看本質部分要件之意義 産業政策 公開應用可能性廣的一般技術應該較受期待才是 Ex. 與其僅公開特定腸溶解性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート(HPMC phthalate)有緩慢釋放之效果 公開ヒドロキシプロピル基(hydroxypropyl group)的存在對緩慢釋放效果有影響的原理對於產業上的應用可能性較高 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］ (［緩慢釋放性Diclofenac sodium製劑Ⅱ］) 若不公開後者，於後者的範圍內亦不承認均等。 17 17

∴ 以專利說明書中所公開的技術思想來劃定界線之均等論 ∴ 以專利說明書中所公開的技術思想來劃定界線之均等論 ＝ 藉由促使在專利說明書中公開較廣泛的解決原理（ex.　揭示ヒドロキシプロピル基(hydroxypropyl group) ），以期符合專利法產業政策得以發展之趣旨的一套理論。 ∴ 並非僅以發現問題之解決原理這樣的發明觀為前提，同時也需留意到存在有偶然發現特定構成之發明，以促使發現解決原理及其公開的法理。 18 18

8) 從有效率地運用發明專利制度的視點來看本質部分要件之意義 8) 從有效率地運用發明專利制度的視點來看本質部分要件之意義 ［結論］　均等論 並非保護真實的發明之法理 而是在專利說明書中所揭露的發明較專利請求範圍為廣時，依專利說明書之揭露內容來加以保護的法理。 ∴專利請求範圍中的缺失可得補救，但專利說明書中的缺失則無法補救 為何？ 19 19

不要求於專利請求範圍中記載所有的實施型態 公開自己的發明思想相對上較容易 要求載明於專利說明書 難以全部預測他人實施型態 不要求於專利請求範圍中記載所有的實施型態 既然置換容易，那本應可記載於請求項當中？ ⇒　從有效率地運作發明專利制度這一點來說明 每年40萬件的申請中實際發生均等問題的占極少數 ∴要求所有的申請都要完美，從社會觀點來看是非效率的 20 20

3「本質部分」於發明人認定上之意義 發明專利制度的趣旨 ＝ 對於發明之從事及公開揭露賦予誘因 ∴發明人之認定 誰是想出被揭露之發明之人 ⇒ ＝這與探求均等論中想出本質部分之人是相通的 21 21

間接侵權 第101條第1款、第4款 「單一目的限制」型間接侵權(＝專供侵權用途型間接侵權) ＝ 只針對用於直接實施之專供侵權物品肯定其間接侵權 → 無法對應日與俱增之多機能型製品（ex.附相機功能手機、PC） ∴ 2002年特許法修正第101條第2款、第5款 多機能型間接侵權(＝非專供侵權用途型間接侵權) ＝即便是專供侵權用途以外之物也肯定間接侵權 22

多機能型間接侵權之3要件 第101條第2款、第5款 為用於發明專利解決問題所不可欠缺(＝不可欠要件) 行為人明知是用於發明之實施(＝主観的要件) 規制零件等之生産等行為 惟,「在日本國内廣泛流通之物」除外(＝(非)通用品要件) 23

4 多機能型間接侵權中斟酌「本質部分」所生的疑問 4 多機能型間接侵權中斟酌「本質部分」所生的疑問 不可欠要件＝將其視為本質部分所生之問題點 其一　－作為袖子嫌長－ 組合公知技術所構成的發明 ex.　專利請求範圍的構成要件　＝　「a＋b＋c」 均等論的情形 公知技術（ex. 「a」）本身有可能成為本質部分 只是替換掉「a」的系爭專利侵權物品（「a’＋b＋c」）變成不在專利發明的均等範圍内。 多機能型間接侵權的情形 以公知技術（ex. 「a」）為本質部分而肯定間接侵權的話，公知技術的實施者，即使在無預測可能性的情形下，也得服於侵害停止及預防請求權。 24 24

而且，主観要件對侵害停止及預防請求事實上並無作用 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁［一太郎2審］ 　知財高判平成17.9.30判時1904号47頁［一太郎2審］ 事實審言詞辯論終結時具備主觀要件即已足夠 　⇒受領警告狀或訴狀時，即已滿足主觀要件 亦不適用先使用権抗辯之規定 若是「單一目的限制」型間接侵權，既然除了直接實施外並無其他用途，在承認侵害停止及預防請求權後，亦不會使其合法用途萎縮。 但是，在多機能型間接侵權的情形下，除了直接侵權以外也有合法之用途。 25 25

法院判決之對應 其一 東京地判平成16.4.23判時1892号89頁［プリント基板用治具に用いるクリップ］(「供電路板治具用之夾具」) 要求專利申請所新揭示的必須是先前技術所沒有之特徵性技術手段 26 26

2) 將不可欠要件等同於本質部分所生之問題點 其二 －作為腰帶嫌短－ 2) 將不可欠要件等同於本質部分所生之問題點 其二　－作為腰帶嫌短－ 2002年修法前的「單一目的限制」型間接侵權事件 東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁［一眼レフレックスカメラ］(單眼相機) 被告製品雖也能裝置在非專利製品上，但裝置於非專利製品時，並不需要使用預設對焦桿就可以操作(預設對焦桿可有可無)。 27 27

反對見解）只要取下對焦桿就無法使用在侵權的用途上； 另一方面，對於使用在合法用途上也無妨礙。 ∴ 應該承認侵害停止及預防請求權 法院 否定「單一目的限制」要件的充足性 否定間接侵權 反對見解）只要取下對焦桿就無法使用在侵權的用途上； 另一方面，對於使用在合法用途上也無妨礙。 ∴　應該承認侵害停止及預防請求權 按第101條第一項第2款、第5款之規定，規制有其他用途之情形的話，就本案這樣的事件應予承認侵害停止及預防請求權。 ∴ 從他用途分離，若去除或停止供專利發明之實施的用途是很容易時，應予承認侵害停止及預防請求權。 28 28

法院判決之對應 其二 東京地判平成17.2.1判時1886号21頁［一太郎］ 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁［同2審］ 「不可欠要件」 只要滿足「若沒那個就不會有這個」（條件關係）即可通過（原審、上訴審皆是）。 「（非）通用品要件」 （⇒見下一張投影片） 29 29

「（非）通用品要件」 為解決課題所特別構成之物，所以並不該當於通用品（原審） 被告製品包括了只限使用在本件發明的實施之部分，故不該當於通用品（控訴審） 有他用途的打字軟體中，若去除跟專利發明之實施相關部分（Help mode）後，並沒有其他專利發明以外之用途 ＝ 非「通用品」（控訴審） ⇒ 法院應是斟酌了：即使去除該部分，對專利實施以外的其他用途也沒有影響 此點。 另外，與「在日本國内廣泛流通之物」此一法文之關係 本案審理法院完全不考慮疑似侵權物之流通量等、有將之改換成「構造關聯性要件」。 30 30

3) 對於「考量間接侵權制度趣旨之本質部分說」之疑問 3) 對於「考量間接侵權制度趣旨之本質部分說」之疑問 規制多機能型間接侵權之理由何在？ ◎若為 對「本質部分」此一請求項之部分保護，那原本就不需以直接實施為要件。 ◎若為 針對直接實施之共同侵權行為中，規制所應停止之侵害行為， 著眼在系爭侵害專利權物品之物理構造，考慮其與直接實施之關係（不可欠要件中之條件關係説） 防止專利發明實施以外之用途萎縮（非通用品要件之活用） 此一理論較適合制度本身的趣旨 31 31

權利耗盡 光看條文，關於專利發明之讓與，在每次讓與時都構成侵權（§68、2Ⅲ①③） 　⇒權利耗盡理論為針對專利權人自己、或被授權實施人所販賣之物，其後可以將其自由讓與或使用之理論。   ∵若須逐一向專利權人取得許可會嚴重阻害流通。 　　故授予專利權人有一次回收對價之機會已足夠。 32

修理與回收再利用 製品之維修或回收再利用是否在權利耗盡之範圍內? [大概之基準] 若為細小之修理而並不會喪失專利製品之同一性時 ⇒使用之一環or耗盡之範圍内，故不構成侵權 相當於喪失專利製品同一性之再生産時 ⇒新的生産or耗盡之範圍外，故構成侵權 問題在於:判斷該製品同一性之基準 33

5 對於在耗盡與否之判断中，考量「本質部分」之疑問 5 對於在耗盡與否之判断中，考量「本質部分」之疑問 1)﹝Ink cartridge﹞事件知財高裁大合議判決所提示之判断基準 知財高判平成18・1・31判時1922号30頁［液體收納容器2審］ 進口販賣專利權者在海内外所販売之墨水匣回收品之行為，是否不在權利耗盡之對象範圍內？ 34 34 34

該當以上任一類型則否定權利耗盡，構成專利侵權 知財高等法院… 第1類型：效用終了類型 「該專利製品本來的耐用期間已過，效用終了後再使用或回收再利用之情形」 第2類型：本質部分替換類型 「第三人對構成專利製品中專利發明本質部分之零件材料之全部或一部進行加工或交換之情形」 該當以上任一類型則否定權利耗盡，構成專利侵權 35 35

交易相對人為防止取得侵權物，無論如何會先確認專利請求範圍 於此情形也有必要確認均等之範圍 第1類型：專利製品之物理状態 ＝ 取得之人相對較容易判斷 ∴有利交易安全 第2類型：專利發明之技術思想 ＝ 雖保護專利權人，但 取得之人在交易時判斷困難 反對見解 其一 交易相對人為防止取得侵權物，無論如何會先確認專利請求範圍 於此情形也有必要確認均等之範圍 ⇒ 在一般情形下，向製造業者詢問或以免責條款來對應可以分散風險。 但，在權利耗盡的情形下 須詢問之製造業者＝專利權人 故無法分散風險。 36 36

對修理回收再利用業者不需保障其預測可能性 反對見解 其二 對修理回收再利用業者不需保障其預測可能性 ⇒ 但在分工專業化之情形下，取得之人要自行修理所有部分有其困難 ∴ 若不能夠委託修理業者則無法保障產品之使用 回收利用業者其實也只是將其做同一加工而已？ 本來… 若修理部分為專利發明之本質部分的話，專利權人本應可取得以指定該部分為專利請求範圍之專利權 37 37

後者的情況下不必對專利權人做同樣有利之衡量 2) 與均等論之比較 即使做這樣的解釋，也不會跟做為補救申請專利範圍之均等論互相矛盾。 均等論： 在與單純為侵權者之關係上，優先救濟專利權人 權利耗盡：自專利權人或被授權人處購買製品之交易相對人與專利權人之關係 後者的情況下不必對專利權人做同樣有利之衡量 38 38

3) ﹝Ink cartridge﹞事件最高裁判決之定位 最判平成19・11・8判時1990号3頁［液體收納容器上告審］ 侵權與否，「應綜合考慮專利製品之屬性、專利發明之内容、加工及零件材料被替換之態様外，亦需考量交易實情等來做判斷」 第1類型： 有鑒於「專利製品之屬性」之「加工及零件材料替換之態様」 第2類型： 有鑒於「專利發明之内容」之「加工及零件材料替換之態様」　＋ 「交易實情等」 並不能因為該當於第2類型就馬上肯定侵害專利權，只能視其為綜合考慮的判斷要素之一。 39 39

Cf. 東京地決平成12.6.6判時1712号175頁［フィルム一体型カメラ］(拋棄式照相機) 以是否構成在專利製品構造上所預定之修理、更換範圍内，來決定侵權與否。 ⇒為達成確保交易安全此一耗盡原則理論之目的，應發展著眼在系爭侵害專利權物品之物理狀態的要件論較為理想。 40 40

6 結語 為何非得將「本質部分」設定為統一的基準一以貫之不可？ 推測其可能性1） 視專利權為發明人之自然權利？ 6 結語 為何非得將「本質部分」設定為統一的基準一以貫之不可？ 推測其可能性1）　視專利權為發明人之自然權利？ Ex. 對於人所創造出的發明思想，理所當然賦予其權利、享受保護。 將可以限制他人自由的智慧財産權視為自然權利來正當化是否有些困難? 至少就特許法而言，即使自己為發明之人，若不滿足先使用之要件，自己也無法實施，故特許法應非採自然權之理論？ 41 41

推測其可能性2） 將專利權視為發明公開之代償？ 推測其可能性2）　將專利權視為發明公開之代償？ 做為代償而賦予權利之理由在於一種衡平的考量的話， 若無法清楚釋明：為何對發明思想賦予權利是一種衡平，其最終仍會回歸到自然權論的解釋。 將促使發明之從事及其公開做為設定專利權之理由的話， 這與出於産業政策之考量而對發明之從事及其公開揭露賦予誘因之說明並無差異。 於此種情形下，不能認為首先要以本質部分之保護為前提， 而是應發展一套符合各制度趣旨之要件論。 均等：　促使將技術思想記載於專利說明書上之誘因 發明人之認定：　與均等同旨 間接侵害：　特定適於停止及預防侵權之對象 耗盡之範圍：　交易之安全 42 42

謝謝您的聆聽! Thank you for your attention!! 　　（引用本文請註明出處，禁止營利使用） 43