專利要件 楊智傑 老師

專利要件 產業上利用性 新穎性 進步性 充分揭露

產業上利用性 所謂產業上利用性者，或稱實用性，係指能供產業之利用價值，於產業上得以實施及利用者。其應符合「合於實用」及「達到產業上實施之階段」 產業之範圍 專利所謂產業之涵蓋範圍，應採廣義解釋，即各種行業均應包括在內，不限工業及商業本身。 不問實施成本是否過高、是否能獲取經濟利益、是否能符合市場上之需要

非可供產業上利用之發明 1.未完成之發明 2.非可供營業上利用之發明 3.實際上顯然無法實施之發明 欠缺達成目的之全部或部分技術手段的構想 有技術手段但顯然不能達成目的之構想 2.非可供營業上利用之發明 技術並無法在產業上加以實施利用 例如：吐煙圈之方法 3.實際上顯然無法實施之發明 理論上可實施、實際上無法實施 防止因臭氧層之減少而導致紫外線之增加已可吸收紫外線塑膠膜，包覆整個地球表面

與充分揭露之關係 未完成之發明，有時是因為申請人未充分揭露其技術所致 充分揭露，使熟習該項技術者可據以實施，亦即具有「可實施性」 第 26條II 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者， 能瞭解其內容，並可據以實施。 未充分揭露，主管機關可通知申請人補充或修正（49） 可實施性，包括一技術是否具有重複實施可能性 如果按照說明書只能偶能達成，或實施結果均有不同 目前認為未完成之發明，認定為屬於26II未充分揭露的問題

產業上利用性 第22 條凡可供產業上利用之發明，… 第120條凡可供產業上利用之新型，… 第122條凡可供產業上利用之設計， 並不需要全面性的優於申請前之先前技術（prior art）

新穎性 發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申 請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。 專利第22 條、新型第 120條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： 一、申請前已見於刊物者。 二、申請前已公開實施者。 三、申請前已為公眾所知悉者。 發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申 請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。

絕對新穎性 絕對新穎性者： 係指發明或創作一經公開，導致他人知悉或可得而知者，不論公開之方式及公開之地點為何（國內或國外），均視為喪失新穎性。我國採絕對新穎性，故世界任何地區之公眾，倘有知悉發明或創作之情事，即有喪失新穎性之適用。 相對新穎性者： 則依據公開方式及地點決定是否喪失新穎性。 美國、日本、中國 造成傳統知識與遺傳資源的生物剽竊

見於刊物 我國行政法院認為：「專利法所稱之刊物，係指國內、國外之雜誌新聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品，具有公開性之文書或圖畫，可公布特定之多眾閱覽」 打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等，應該也算入 以刊物實際發行時間為準，刊物上記載之發行日僅具有推定之效力 必須刊物上公開者以達到讓人知悉其技術內容之程度，如果只是抽象之理論或原則，不完整或過於簡略，尚不能稱為已見於刊物

公開使用 判斷是否構成公開使用，重點在於其技術或創作內容是否已經為公眾可得而知，至於使用之方式如何並不重要 單純製造，尚未達到公開使用 除非開放他人參觀製造過程 販賣或販賣要約，需視其行為是否足以達到讓不特定多數人知悉其技術內容之可能

申請前已為公眾所知悉者 包括以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或界公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態

例外（新穎性喪失之補救） 申請人出於本意或非 出於本意所致公開之事實 發生後十二個月內申請者 ，該事實非屬第一項各款 或前項不得取得發明專利 之情事。 因申請專利而在我國 或外國依法於公報上所為 之公開係出於申請人本意 者，不適用前項規定。

修正理由 為因應我國企業及學術 機構因商業或學術活動 ，在提出發明申請案前 即以多元型態公開其發 明，及為保障其就已公 開之發明仍有獲得專利 權保護之可能，並有充 分時間準備專利申請案 ，…，將 現行優惠期期間六個月 修正為十二個月，並鬆 綁公開事由，刪除現行 各款規定，不限制申請 人公開該發明之態樣， 以鼓勵技術之公開與流 通。

修正理由 （二）所謂申請人本意所致之 公開，指公開係導因於 申請人之意願或行為， 但不限由申請人親自為 之者。因此，申請人(包 括實際申請人或其前權 利人)自行公開或同意 他人公開，均應包括在 4 內。 (三) 所謂非出於本意所致之 公開，指申請人本意不 願公開所請專利技術內 容，但仍遭公開之情形 。按所請專利技術內容 遭他人剽竊公開者，固 應屬非出於本意之公開 ，若出於錯誤之認識或 疏失者，亦應屬之。例 如申請人誤以為其所揭 露之對象均負有保密義 務，但實非如此；申請 人本無意公開，但因經 其僱用或委任之人之錯 誤或疏失而公開者，亦 屬非出於本意之公開。

申請人所 請專利技術內容見於向 我國或外國提出之他件 專利申請案，因該他件 專利申請案登載專利公 開公報或專利公報所致 之公開，其公開係因申 請人依法申請專利所導 致，而由專利專責機關 於申請人申請後為之。 公報公開之目的在於避 免他人重複投入研發經 費，或使公眾明確知悉 專利權範圍，與優惠期 之主要意旨在於使申請 人得以避免因其申請前 例外不喪失新穎性及進 步性之公開行為而致無 法取得專利保護者，在 規範行為及制度目的上 均不相同，爰明定不適 用之。但如公報公開係 出於疏失，或係他人直 接或間接得知申請人之 創作內容後，未經其同 意所提出專利申請案之 公開者，依跨太平洋夥 伴協定(TPP)第一八‧三 八條註三十一之規定， 該公開仍不應作為先前 技術，併予敘明。

刪除申請時須主動告知規定 、現行第四項規定，主張 優惠期必須於申請時同 時主張，即須於申請時 敘明其事實及其年、月 、日，並應於專利專責 機關指定期間內檢附證 明文件。茲為避免申請 人因疏於主張而喪失優 惠期之利益，及充分落 實鼓勵創新並促進技術 及早流通之目的，爰刪 除現行第四項規定，以 資保障申請人權益。

考古題 甲於2008年1月間發明的一個「軟性紙喇叭」，擬向經濟部智慧財產局申請專利，試問：（35分）（一）甲在提出專利申請前，好友乙至甲研究室發現了該發明，回去後隨即複製數個，並將之販售出去，請問依專利法規定甲有何救濟途徑？（二）乙回去後立即以「軟性紙喇叭」向經濟部智慧財產局申請專利，在取得專利權後，甲始知乙已經以其發明取得專利，請問甲可為如何之處理？（99年高考智慧財產行政）

新穎性喪失之擬制 第23 條申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專 利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其 申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。 第31 條同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。

考古題 審查判斷系爭申請案是否符合專利法第31 條規定與審查判斷申請案是否符合第23條規定有何差異？（20 分）（96年專利商標審查人員）

新穎性之先前技術 申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。 能為公眾得知。 保密義務。

新穎性之引證文件 引證文件之公開日必須在申請案的申請日（或優先權日）之前（應注意各別主張之優先權日） 專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分。 引證文件中公開之內容 形式上明確記載的內容 實質上隱含的內容

新穎性之審查原則 逐項審查 單獨比對 獨立項具備專利要件時，附屬項應該也具備 獨立項不具備時，附屬則則繼續判斷 一發明與單一先前技術單獨比對（單一文件） 不得就多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合來比對

新穎性之判斷基準 完全相同 差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。 先有下位，上位則喪失新穎性 先有上位，下位不喪失新穎性 差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

系爭專利圖示第二圖─立體分解圖

引證專利─自行車轉動立管改良結構分解示意圖

裁判字號：99年度行專訴字第58號 要旨：按新穎性要件中有關「直接置換」之判斷，係指經比對單一先申請案與系爭案後，就其中部分技術特徵所存之差異，為該發行所屬技術領域中具有通常知識者利用通常知識即可置換，而該置換之技術特徵與通常知識對於系爭案整體技術手段並未產生不同功效。且該發行所屬技術領域中具有通常知識者所為之置換，僅限於依通常知識可直接思及之單一技術方法，如先以結合技術方法，再併同置換技術方法者，即不屬之。

觀諸原告此部分主張，係將系爭專利之結合部視成證據三中分離型式之樞接件與貫穿孔結合為一，故為分離型式以一體成型直接置換，亦即必須將證據三樞接件與圓孔先加以結合，再援引對比系爭專利申請專利範圍第1項「結合部之孔」之局部技術特徵，然此等需要進一步結合再行置換，非屬直接置換。況依原告所言同時結合及置換技術手法後，其結果仍必須將證據三定位用之螺絲及定位孔省略，續以證據三之六角形凹部改作成齒槽型式，如此證據三之結合部方與系爭專利之結合部相同。是以證據三如欲以系爭專利申請專利範圍第1項結合部之孔相同，即須運用結合、置換、省略及改作諸多技術方法，自非單一技術方法之直接置換。故原告此部分主張，業已逾越「直接置換」之範疇，要無可採。

進步性（非顯而易見性） 所謂進步性者，係指該發明或創作，並非運用申請前既有之技術及知識，而為其所屬技術領域中具有通常知識者或熟悉該項技術之人所輕易完成者。換言之，該發明或創作具有非顯而易見之性質，該申請專利範圍與先前技術比較，擁有突出之技術特徵或明顯優越之功效，非熟悉該項技術者所顯而易知者。 目的： 許多發明都會後續改良，如果小小的進步就給予專利，則會對後續研發造成阻礙 故縮小保護範圍，降低專利權對產業競爭秩序之不利影響

法條依據 22IV發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。 以申請日（或主張之優先權日）為判斷基準 不需要運用既有技術 輕易完成 94IV新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請 前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。 顯能輕易完成 刪除「增進功效」

進步性之概念 該發明所屬技術領域中具有通常知識者。 通常知識。 輕易完成與顯而易知。 引證文件實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。

進步性之審查原則 逐項審查 技術內容的組合： 多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合 一份引證文件中之部分技術內容的組合 引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合。

35 U.S.C. § 103 Under 35 U.S.C. § 103, a patent claim is invalid "if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art."

obviousness analysis The obviousness analysis is based on underlying factual inquiries including: (1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the art; (3) the differences between the claimed invention and the prior art; and (4) objective evidence of nonobviousness. Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 619 F.3d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2010).

進步性的判斷 美國聯邦最高法院於1966年之Graham v. John Deere Co.事件，認為法院及專利專責機關判斷進步性要件時，應先認定下列事實：1.先前技術之範圍及內容，使申請專利之發明或創作有可供比較之對象。2.探求先前技術及專利申請之差異處。3.專利申請所屬技術領域之技術水準或一般技術，作為判斷進步性之基準。4.客觀證據之評量（二次要因之考量）

「教示、建議或啟發」檢測法（teaching, suggestion, or motivation test） 簡稱TSM檢測法。採取此檢測法，如果在先前技術（prior art）、問題本身（the nature of the problem）或所屬技術領域中具有通常技藝之人的知識（the knowledge of a person having ordinary skill in the art）中，可發現某些結合先前技術教示的啟發或建議（some motivation or suggestion to combine the prior art teachings），而得出系爭發明，該發明則顯而易見

KSR International v. Teleflex案 本案的專利乃美國專利號第6,237,565專利，名為「電子節流閥控制的踏板組件」（Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control）。專利權人是Steven J. Engegau，故該專利以下簡稱為「Engelgau專利」。

美國專利號第6,237,565

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising: a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20); an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18); a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system; said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).

系爭專利請求項 「一支架固設於車體中； 一可調整的踏板組樞設於支架上，其包含有一可前後移動的踏板臂； 一用以樞接踏板組及支架的樞軸，其具有一樞轉軸線； 一電子控制裝置設於支架中； 其特徵在於，該電子控制裝置係用以反應該樞軸的動作而提供一訊號，該訊號對應於該踏板臂相對於該樞轉軸線所樞轉的位置，且當該踏板臂前後移動時，該樞軸位置不變。

原告 v. 被告 本案中的原告乃Teleflex公司，是該專利的專屬被授權人。其控告被告KSR公司，侵害其專利 。 Teleflex指控，被告KSR在自己之前設計的油門踏板上面加裝電子感應器，侵害其專利，但KSR則主張，系爭專利根據專利法第103條規定，乃屬於顯而易見（obvious）而無效

Redding專利踏板與樞軸同時調整 Redding申請的美國專利號第5,460,061號專利 (1993年9月17日申請)

Rixon專利將感應器加裝於可調整踏板上的專利 Rixon發明的美國專利號第5,819,593號專利(1995年8月17日申請) ，揭露了一個可調整踏板組件，包含電子感應器以偵測踏板位置。在Rixon專利中，電子感應器乃位於踏板的板面上，因此，一般認為，Rixon的踏板，踏板被踩踏時會磨損線路

Smith專利感應器應裝置於固定位置上 Smith申請的美國專利號第5,063,811號專利 (1990年7月9日申請) ，已經教示了，為避免連接感應器到電腦的線路被磨損，以及避免駕駛腳的損害，感應器應該裝置於踏板組件中的固定位置，而非裝置於踏板的板面上

Asano專利踏板位置調整時，樞軸的位置不變 Asano申請的美國專利號第5,010,782專利 (1989年7月28日申請) Asano專利揭露了一種支持結構，可容納腳踏板，讓踏板位置調整時，樞軸的位置不變。其也設計成，將踏板踩下所需的力量，與其位置的調整無關。

也有人申請獨立的模組感應器專利 模組感應器（modular sensor）是獨立於踏板的模組，可安裝於各種類型的機械踏板上，直接安裝於使用電腦控制節流閥的汽車。例如，美國專利號第5,385,068號專利 (於1992年12月18日申請) (簡稱'068號專利)就是這種發明。此外，在1994年，美國雪佛萊汽車製造一系列卡車，使用模組感應器，加裝於踏板組件支持架上

原本請求項範圍 先前技術結合而顯而易見 請求項乃因將前述的Redding專利和Smith專利結合而顯而易見，專利局解釋，將Redding專利中可調整踏板的設置，加上Smith專利所教示的將電子感應器加裝於踏板支撐架，就會讓系爭專利顯而易見 Engelgau對請求項做了修改，改成後來的第4項，亦即加上「感應器必須裝置於固定的樞軸上」此一限制，就與Redding的專利有所不同。

一審判決 在車踏板技術領域中的通常技藝水準，乃「一個機械工程領域的大學生，且熟悉車踏板控制系統」。 地區法院認定系爭專利相關的先前技術，包括上述所提到的各式專利。 地區法院比較先前技術的教示，以及Engelgau專利的請求項，發現差異非常小。因為，Asano專利已經教示了系爭專利請求項第4項的幾乎所有內容，只差了電子感應器以偵測踏板位置並將其傳送到控制節流閥的電腦。但這個差異部分，也已經被前述'068 號專利及雪佛萊汽車所使用的感應器所揭示

法院認為 1.工業的狀況將無可避免地走向將電子感應器與可調整位置踏板結合。 2.Rixon專利已經提供了這些發展的基礎。 3. Rixon 專利中所存在的線路容易被磨損的問題，Smith專利已經教示了解決之道，亦即，只要將電子感應器裝於踏板的固定結構上即可，而這將導向發明人採取Asano專利的結構加上電子感應器

二審判決 沒有提供教示 Asano專利的踏板，原是用來解決「固定比率問題」（constant ratio problem），亦即想確保，不論踏板的位置如何調整，所需施加在踏板上的力量都一樣。而Engelgau專利是想要提供一個更簡單、更小、更便宜的可調整位置之電子踏板。 至於Rixon專利踏板會有線路磨損的問題，而並非試圖解決這個問題。因此，Rixon專利並沒有提供任何教示，以幫助Engelgau完成其發明。

不會啟發 而Smith專利，則與可調整位置之踏板無關，對於將一個電子感應器加裝於踏板組件支架上，不必然會提供什麼啟發。 因此，上訴法院認為，上述這些專利並不會讓一個所屬領域中具有通常知識者，想到要將電子感應器加裝於Asano專利踏板上

組合專利判斷：97年度民專訴字第20號 新型雖無第94條第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第94條第4 項定有明文。所謂「顯能輕易完成」雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展

，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。

實務上認為不具備進步性 污水中加入清潔劑以分解油污及調解水之PH值等為水處理常用之方法，係爭技術之功效為習之技藝易於預期者 如果是組合發明，將複數個既有之構成要件組合而成之發明，此種組合必須在整體上要有「相乘」效果才算是創作，若只有「相加」效果，與發明要件不符。將已知之排檔桿鎖栓，鎖定組件及附加之已知汽車防盜裝置組合成「汽車防盜系統」，只有相加效果 系爭案與引證案皆是利用斜面、弧面等產生瞬間摩擦力具阻尼的效果，來減低撞擊力、噪音及衝擊所產生的震動，系爭案只是將引證案柱體上斜面、弧面移至殼體的內表面，此一差異乃屬簡易等效之轉換 將習用修正液之彈簧設計以控制出水量之技術轉用於香水筆上，而申請新型專利，為此行業者所極易思及，功效顯而易知

智財法院98年度行專訴字第9號 國際專利分類（IPC） 惟按國際專利分類（IPC）之分類體系係將有關專利之全部技術作階層性地細分，而一個完整的IPC 分類記號包含部（section）、次部（subsection）、主類（class）、次類（subclass）、主目（main group）或次目（subgroup）等階層結構，

同一技術可以放在二類 有關「部」、「主類」、「次類」之分類體系乃涵蓋與發明專利有關的全部知識領域及整體產業類別，而針對「主目」及其以下分類標題而言，則明確定義此分類範圍內的技術主題領域，且若其附屬部分具有不同的技術主題，仍可賦予兩種以上技術主題的分類位置（參見西元2000年之IPC 使用指南第7 版第9 章多重分類；混合系統）。

先前技術不一定要是同一類 準此而論，國際專利分類（IPC）之本質係一種分類導航式之檢索及歸類系統，且專利之發明亦可能有兩種以上技術主題的國際專利分類存在，是以，倘兩專利案在國際專利分類之分類記號縱有不同，並非必然表示二者之技術領域或技術主題不相關，仍應參酌國際專利分類所界定之技術主題及其專利說明書、申請專利範圍內容認定其所屬技術領域。

核系爭專利（IPC 分類：H05K 7/14,5/00）與證據2（IPC 分類：G06F 1/16）之國際專利分類記號雖有所不同，惟兩案之說明書及申請專利範圍所揭露之前述結構特徵，皆屬相關於電腦系統之組裝結構，所運用之技術自屬相關領域。

客觀證據之評量 次要因素 進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）包括︰ (1)發明具有無法預期的功效 (2)發明解決長期存在的問題 (3)發明克服技術偏見 (4)發明獲得商業上的成功

反向教示：98年度民專上字第58號 按先前技術對於組合某些已知元件具有反向教示（teach away）之效果時，則成功地組合該已知元件之發明，即難謂係熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性，惟所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，

至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術僅揭露部分實施例，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段，而影響其組合該已知元件之動機。

商業上成功 101年度行專訴字第46號 專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或原告所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要。如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項與證據2 至4 之差異，而為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，實無須再審酌進步性之輔助判斷。

又所謂「發明獲得商業上的成功」，乃判斷系爭專利是否具進步性之輔助因素，並非唯一因素，且專利商品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，而原告所提原證15、16僅為網址及搜尋引擎檢索筆數，並無產品列表，難能認屬原告實施系爭專利而為商業化之證據。

縱使原告確將系爭專利予以商品化並對外販售，然如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項已為證據2 至證據4 所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術顯能輕易完成，則原告所指系爭專利商品商業上銷售情形，是否單純起因於其技術特徵，而非基於其他技術以外之因素，即非無疑。因此，相關進步性的輔助判斷因素均不足證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項具進步性。

說明書 充分揭露 說明書 請求項 最佳實施例要求（美國有、我國無） 第26 條II 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者， 能瞭解其內容，並可據以實施。 請求項 第26 條III 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載 ，且必須為發明說明及圖式所支持。 最佳實施例要求（美國有、我國無）

35 U.S.C. § 112 The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly,(Fed. Cir. 2010) (en banc) 書面說明(Written Description)與可據以實施性(Enablement)要件 書面說明要件為獨立要件，若不具備，本身就可使專利無效

2014年 Nautilus v. Biosig 案

美國專利號專利第5,337,753號專利 一個與運動設備和運動程序一起使用的心律監測器，其至少包含下述元件： 一設置有一顯示裝置的長形構件（圓棒）； 包括一差動放大器（difference amplifier）的電子電路； 及以在圓棒的每個半部上，一活性電極（live electrode ） 與一共同電極 （common electrode ）形成彼此相間隔關係（in spaced relationship with each other ）。」

地區法院認為請求項不明確 地區法院最終解釋該文字，指的是「在圓棒一端的活性電極和共同電極間有一個清楚關係，且同樣或不同的清楚關係也存在於圓棒另一端的活性電極和共同電極之間」，卻沒有提到電極的寬度 。 Nautilus公司主張根據地區法院所解釋的「間隔關係」，違反第112條的請求項明確性原則。地區法院同意其請求，認為這段文字，無法告訴法院或任何人，到底精確的空間為何，也沒有提供任何決定適當空間的參考資訊

二審法院認為參考說明書並非不明確 上訴法院多數意見認為，可參考內部證據（intrinsic evidence），亦即請求項文字（claim language）、說明書（specification）及申請歷程（prosecution history），讓一個所屬領域中具有通常技藝者足以瞭解間隔關係的邊界 。 「不可以大於使用者手的寬度」，「因為請求項1要求活性電極和共同電極在一手的兩個不同位置點獨立地偵測電子訊號。」 此一距離「不可無止盡地小，小到讓活定電極和共同電極合併成為一個單一位置點上的一個電極。」

美國最高法院 專利法第112條所要求的請求項明確性，應該可參考專利說明書與申請歷程，看是否對所屬領域中具有通常技藝者，以合理確定性（reasonable certainty）之程度，告知該請求項的範圍（a patent's claims, viewed in light of the specification and prosecution history, inform those skilled in the art about the scope of the invention with reasonable certainty）。此一請求項明確性標準，是在認知到不可能達到絕對精確的前提下，盡量地要求清楚（clarity）

考古題 專利法第26條第2項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」此所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者係指何人？何謂通常知識?試舉例說明之。（25分）（99年專利商標審查人員）

申請專利範圍也要充分揭露 1.公益目的：國家為鼓勵技術之發明及創作，以促進產業之發展，故賦予專利權具有之排他性，為避免重複發明、減免專利侵害之發生及證明權利取得，專利權所有人就專利申請所示之內容，藉由充分揭露之規定，使專利權人之創新及產業上利用性之技術能完整揭露於社會大眾。反之，倘申請專利範圍未充分揭露，而有所保留，致該發明或創作之技術未公開，將無法促進產業發展，國家自無授予專利權之必要性。因專利權人對其所有之專利，擁有獨佔之實施權與禁止他人實施其專利之權利，故專利權之保護與公共利益之維護，應兼顧之。

2.私益目的：專利權之範圍，係指專利權人根據其所取得之專利，所能受到法律保護之範圍。故專利權人遭受侵害時所能主張之保護範疇，其端賴申請專利範圍所界定之領域而定。發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，在解釋申請專利範圍時，並得審酌發明、創作之說明及圖式。準此，申請專利範圍充分揭露專利之發明或創作，就專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義，故申請人應將請求保護之發明的技術特徵，具體明確記載於請求項。

自智慧財產法院101年度行專訴字第43號判決 【例題7】N發明了一個「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」，於民國93年4月29日將這藥物向智財局申請發明專利（下稱系爭案），專利說明書主張該藥物組合物能治療人體之過敏、腫脹、發炎等疾病。但經智財局審查之後以專利說明書雖主張藥物組合物能治療人體之過敏、腫脹、發炎等疾病，但缺乏相關實驗數據可以證明，因此，智財局以此說明書未具備充分揭露之要件，核駁此專利。

N不服，於97年10月17日申請再審查，並分別於100年8月30日提出申請專利範圍修正本。經智財局依N所提出的第2次修正本再審查，仍認本件專利未符合專利法之充分揭露要件，不給予專利。N不服，乃提起後續行政救濟。

1.無須過度實驗 專利法第26條第1項所定「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」，係指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

2. 藥物發明之充分揭露 申請專利之發明為醫藥組成物時，發明說明應記載其醫藥用途，例如所適用之病症或藥理作用，並記載其有效劑量、使用方法、以及對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。原則上，藥理試驗之記載必須包括進行該試驗所使用之方法及藥理試驗與發明所主張醫藥用途之關連性，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解其內容並可據以實施。

藥理實驗 上述進行藥理試驗所使用之方法，應包括所使用的化合物、使用劑量、給藥途徑、測試或分析方法或製劑方法、試驗結果等，其中藥理試驗結果通常應以數值資料記載，若無法以數值資料記載時，可提供一相當於數值資料之可接受的客觀記載。另藥理試驗應採用該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍採用的科學方法，例如體外試驗、動物實驗或臨床試驗。

考古題 發明必須具備專利法第22 條第1 項前段產業利用性、第22 條第1 項後段新穎性、第22 條第4 項進步性及第23 條擬制新穎性（或稱為擬制已知技術）的專利要件，始得取得專利。依專利法第25 條規定，申請發明專利應備具申請書、說明書及必要圖式。同法第26 條第2 項規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。請說明產業利用性要件與第26 條第2 項後段「並可據以實施」要件之關係。（96年專利商標審查人員三等）