國立雲林科技大學科技法律所教授 楊智傑 老師 商標法 商標註冊要件 國立雲林科技大學科技法律所教授 楊智傑 老師

商標註冊要件 商標註冊要件 法條依據 積極要件 1.識別性（商標法第18條第2項） 2.第二意義（商標法第29條第2項） 消極要件 商標法第30條

商標註冊積極要件 第18條II前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。 區別性（識別性） 第18條II前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。 消費者以我國消費者為原則 以商品或服務之相關消費者為範圍

識別性之強弱程度 （一）通用名稱商標 （二）描述性商標 通用名稱不得作為註冊商標而受到法律之保護 業界習慣上通用之形狀，基於公平競爭之考量，自不准其註冊 （二）描述性商標 描述性商標用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者。例如，將「healthy」用於營養食品，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標。除非取得第二重意義。 描述性商標或稱說明性商標。例如，大家說英文。

識別性之強弱程度 （三）暗示性商標 （四）隨意性商標 暗示性商標以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，其識別性較弱，屬於弱勢商標，亦具有註冊性。 一匙靈、快譯通 （四）隨意性商標 隨意性商標所使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，與該商品或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有識別性。例如，將「apple」使用於電腦上。 鱷魚用於床單、床罩等

識別性之強弱程度 創造性商標 具有較高之區別力，亦即該文字或圖樣並非存在於既有之詞彙或事物，而為商標註冊申請人所獨創者，例如「PANASONIC」、「SONY」、「COCA-COLA」、「Dopod」、「皮卡丘」

不具識別性 第29條 I 商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊： 一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。 二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。 三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。

例題7 假設下列報導為真：「『A』地區因環境優美，吸引大量之陶瓷藝術家到該地區定居，因該等陶瓷藝術家將相關技術引進，而導致『A』地區所生產之陶瓷藝術品遠近馳名」。試問，今甲擬以『A』地區之地名申請註冊商標，並指定使用於陶瓷製品，是否准予註冊？另『A』地區地名可否以地理標示加以保護？理由為何？（25 分）（96年商標審查人員）

鶯歌陶瓷博物館申請之商標 為推廣鶯歌陶瓷文化產業，新北市政府自2008年起推動「鶯歌燒品牌計畫」，對通過評鑑之陶瓷產品同意使用經濟部智慧財產局核准之「鶯歌燒商標」（註冊號數：01427222），期待消費者認識優質的鶯歌陶瓷品。 透過陶瓷文化的歷史元素為評鑑主題來塑造品牌形象，運用商標授權推薦在地生產，以此建立鶯歌陶瓷製品發表的平臺。評鑑著重於使用機能或技藝表現、美感創意、產品形象、市場時代性；主要是鼓勵作品結合古意與創新的方式，重現鶯歌陶瓷的特色。

第二意義（secondary meaning） 商標之標識雖未符合第18條第2項規定之識別性，如經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義。 第一、優美 人名，例如McDonald’s、Ford、Wang、Walt Disney

第二意義 第29條 II 有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。 後天識別性

熊讚註冊商標 https://www.youtube.com/watch?v=fq-fUsSPWdU 不具後天識別性 https://www.youtube.com/watch?v=uOtCJkKyVtg

例題6 某甲公司以蘇格蘭風之格紋作為商標，並申請商標註冊登記，指定使用於皮件布料等產品，審查人員認為不符合商標法第18條第2項，發出核駁理由先行通知書，申請人再提出其在國外使用與註冊之事實與相關證據，試圖證明其已使用並且在交易上已成為申請人商品之識別標識，即主張其已取得次要意義，依商標法第二十三條第四項，不適用第二十三條第一項第一款之規定，所以應准予註冊。請問審查人員應如何處理？（5 分）

Burberry商標 正註冊/審定號01209764 用於製造皮包、皮箱、皮夾、錢袋、背袋、背包、手提箱、手提包、手提袋、旅行箱、行李箱、公事包、公事箱、鑰匙包、化粧袋、化粧箱、購物袋、皮包背袋、陽傘、雨傘、傘套之布料；用於製造衣服、鞋子、帽子、襪子、圍巾、頭巾、領巾、披肩、絲巾、領帶、領結、服飾用手套、腰帶、布製服飾用腰帶、服飾用皮帶之布料。

聲明不專用 第29條III商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。 若具有第二重意義，可以不用聲明不專用

不以有「營業」或「使用意思」為必要 未使用構成廢止事由 第 2條欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。 刪除「營業」和「使用意思」 簡化註冊程序 註冊時，仍須在申請書上載名指定使用之商品或服務及其類別 未使用構成廢止事由 第 63 條商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註 冊： …二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用 者，不在此限。

商標註冊消極要件 立體商標註冊之限制 第30條 商標有下列情形之一，不得註冊： 一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。 第30條 商標有下列情形之一，不得註冊： 一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。 太陽能板 黑色 (顏色商標) 建築物隔熱板 銀色 (顏色商標)

立體商標 V. 功能性? 金莎巧克力的包裝順利取得台灣立體商標，智慧局於95.3.16.公告商標註冊，審定號為：01200291。

二、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。 三、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。

相同或近似政府或國際組織 四、相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。 五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。 六、相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。

七、妨害公共秩序或善良風俗者。

誤信誤認其品質 八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者 證明標章是否要排除？ 舉例 No.1 McDowell’s Centenary 註冊威士忌酒 「紅景天」註冊於蓮藕茶、人參茶、青草茶、冬瓜茶、落神茶 「台大」註冊於汽水、蒸餾水、鈣離子水 「花蓮麻糬」非產於花蓮

台東初鹿鮮乳

SANUKI 讚崎 烏龍麵

例題8 美商甲公司以「New York」為商標圖樣，指定使用於產製於紐約地區之影音光碟商品。商標專責機關如認為其屬於習知之地理名稱，試問：其不准予註冊之事由為何？倘若甲公司係我國公司，以「New York」為商標圖樣，指定使用於非產製於紐約地區之影音光碟商品時，其不准予註冊事由，是否與前一例之核駁理由相同？（30 分）（95年智慧財產行政高考三級）

New York商標 申請人： WNBA ENTERPRISES, LLC 地址：美國新澤西州西考克斯市哈蒙麥道大道450號

地理標示（GI） 九、相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。 限於酒類

金門高粱酒 金門高粱酒 遠東金門高粱酒 100年民商訴字30號

一般商標之混淆誤認 十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

申請在先之商標 相同或近似商標或申請在先之商標有致相關消費者混淆誤認 深圳唯冠科技與蘋果iPad http://www.youtube.com/watch?v=LCvYRLlKbBc

著名商標之混淆誤認 十一、相同或近似於他人著名商標或標章（不以註冊為限） ，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

業務往來關係之惡意註冊 十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

他人先使用於同一或類似商品或服務之商標 他人先使用，但未註冊 從先使用者那邊得知，搶註冊 但得他人同意，不在此限

星宇商標搶註冊 長榮集團故總裁張榮發二房獨子張國煒，2016年宣布籌設星宇航空公司 該公司近日向智慧財產局申請註冊「星宇航空」中英文商標時，卻發現「星宇」二字已被台中松霖旅行社成功註冊，雖然智財局仍未審議「星宇航空」商標案，但為免未來發展「星宇假期」、「星宇旅遊」等事業爆發商標爭議，星宇航空發言人聶國維表示，本月已對「星宇」商標提出異議。

使用他人著名之姓名 十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。 林來瘋、林瘋狂 以喬丹之名註冊體育用品店 http://ap.ntdtv.com/b5/20120224/video/88891.html 林來瘋、林瘋狂 http://www.youtube.com/watch?v=8q37fIY-QVg

著名法人與團體名稱之保護 十四、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。 不以相同或類似為限 但必須是著名 非法人團體也受保護

釋字486 （88年6月11日） …前段所稱「其他團體」，係指自然人及法人以外其他無權利能力之團體而言，其立法目的係在一定限度內保護該團體之人格權及財產上利益。自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力之「團體」，如有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，且有受保護之利益者，不論其是否從事公益，均為商標法保護之對象，而受憲法之保障。商標法上開規定，商標圖樣，有其他團體之名稱，未得其承諾者，不得申請註冊，目的在於保護各該團體之名稱不受侵害，並兼有保護消費者之作用，與憲法第二十二條規定之意旨尚無牴觸。

十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

廢止日三年內不得註冊 第63 條商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註 冊： 一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之 註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。 第65條III註冊商標有第六十三條第一項第一款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止日後三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

著名商標或標章之認定 施行細則第31條 本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。 應在國內著名 是否有註冊 施行細則第31條　　本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。 應在國內著名 是否有註冊 有註冊，可以排除他人侵害與賠償（70） 無註冊，只能禁止他人註冊(30 I 11) 應以相關事業或消費者之認知為依據 知名度之認定因素 質：良好聲譽 量：市場調查其知名度

著名商標之混淆誤認 十一、相同或近似於他人著名商標或標章（不以註冊為限） ，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

著名商標之視為侵權 第70條 未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權： 第70條　未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權： 一、明知為他人著名之註冊商標（以註冊為限） ，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。 二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

著名商標之保護 商標混同理論：有致相關公眾混淆誤認之虞 商標淡化（dilution）理論：有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞

例題9 甲擁有一知名高級服飾品牌，其於我國註冊取得商標權保護已經有相當長期間，乙見該品牌頗受歡迎，容易被消費者認識，乃以相同之商標申請註冊使用在清潔用品上，於審查期間，乙就開始使用該商標於清潔用品行銷於市面。甲知悉後，擬（一）阻止乙取得商標權，（二）禁止乙繼續使用該商標。試問甲對於(一)與（二）可如何分別處理，以確保自身的權益？（102年警察法制）

商標近似 十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。 商標圖案是否相同或近似 使用類別是否同一或類似

所謂近似商標 外觀近似：「HARO」和「HARD」 觀念近似：正金」與「真金」，「國王」與「King」、「雙胞胎」與「雙生子」 讀音近似： 「麥當勞」和「麥當樂」，「愛德恩」和「Edwin」 ，「史奴比」和「司諾比」 三者有其一近似就構成混淆，三者有兩者近似更容易構成 但外觀與讀音近似，觀念卻不近似：「千里眼」與「千里馬」，「貓頭」與「貓頭鷹」 觀念近似，而外觀或讀音不近似：「畢卡索」與「Picasso」

判斷之方法 應符合消費者之消費情境 判斷商標近似之認定方法 商標之知名度亦應列入考慮 抽象（腦中之印象）與具體（眼前之圖樣）之比對 以相關領域之消費者來判斷 判斷商標近似之認定方法 「總體觀察法」或「主要部分觀察法」 異時異地觀察法 以相關消費者之識別力與注意力為準 商標之知名度亦應列入考慮

例題10 試論商標近似之認定原則，並藉此等原則說明使用於衣服、靴鞋及帽子之兩商標GUCCI 與 CUGGI 是否構成近似？（25分）（90年檢查事務官）

GUCCI 與 CUGGI

例題11 本案系爭商標係由左方為「日日旺」、右方為「弭泰廊」之二排並列中文文字所組成，指定使用於軟糖、米果。據爭商標則由左上方為「金明弘」文字、右下方為「日日旺」之左高右低二排中文文字所組成，指定使用於脫水果蔬、糖漬果蔬等商品。經整體觀察後，系爭商標與據以核駁商標二排中文文字有左右二排並列或左高右低排列之不同，系爭商標圖樣之文字「弭泰廊」係置於右方，「日日旺」置於左方，而據以核駁商標圖樣之文字「金明弘」則係置於左方，「日日旺」置於右方之差異。試問：本案系爭商標與據爭商標兩者是否構成混淆誤認之虞？請詳加論述之。（35 分）（96年智慧財產行政高考三級）

貿易公司 的金名鴻日日旺商標

最高行政法院判決94年度判字第01925號(第三十類之茶葉、茶葉包、軟糖、水果糖、巧克力糖、米果、蛋捲、煎餅．．．等商品) 最高行政法院判決94年度判字第01733號(第29類之牛奶、羊奶、脫水果蔬、糖漬果蔬等商品)

商品或服務類似之認定 類似之商品或服務，彼此間通常具有 相同之功能（原子筆與鉛筆及鋼筆） 相近之功能（英文補習班與數理補習班） 相輔之功能（鋼筆、鋼筆水與鋼筆盒） 相同或近似之材質 來自於相同之產製或提供者（地毯與壁毯、指壓按摩與三溫暖）

混淆誤認之虞 消費者是否有混淆之虞（likelihood of confusion） 誤認兩商標為同一來源之商品 消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標為同一來源之系列產品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係 例如「寧久靈」和「零疤靈」 「104人力銀行」「104購物銀行」

嬌蕉包 v. 愛碼仕 控告侵權 申請商標被駁回 http://www.youtube.com/watch?v=BUOGbIVX6_A http://tv.people.com.cn/GB/150716/157447/17346503.html

嬌焦包商標註冊駁回 智慧財產法院行政判決100年度行商訴字第104號 最高行政法院101年度裁字第391號裁定

例題12 甲取得「日日安」註冊商標，使用於｢中藥材、補血劑｣。乙則擬以「月月安」圖樣，使用於其生產之｢草藥、補血丸｣商品，並申請註冊商標。問：（一）參酌本案，說明我國商標實務上，審查商標註冊時，判斷有無混淆誤認之虞之參考因素為何？（15 分）（二）上開｢月月安｣商標申請案與｢日日安｣商標是否因近似而有構成混淆誤認之虞？（15 分）（94年檢察事務官）

日日安 v.月月安

異議處分書 92）智商0202字第9280564860號 本件系爭審定第1021959號「日日安」商標圖樣，與異議人據以異議之註冊第號「月月安」商標圖樣相較，二者皆係單純由橫書中文三字所構成之文字商標，依兩造商標圖樣所呈現之字體觀之，「日日安」與「月月安」在外觀上已相彷彿。其次，日、月2字常為國人併用，以比喻光陰、時間或每日每月、時時等意，例如：論語陽貨篇：「日月逝矣，歲不我與」，又如論語雍也篇：「回也，其心3月不違仁，其餘則日月至焉而已矣」等，而日、月以疊字方式呈現之「日日」、「月月」，原有「日復一日」、「月復一月」而指涉1段持續進行時間之意，嗣後皆以此比喻「逐漸」或「成為慣例」之意，例如：漢書食貨志：「淫侈之俗，日日以長，是天下之大賊也」，又如警世通言：「他喫了甜頭，只管思想，惜草留根，倒是個月月紅了」等。

是兩造商標異時異地隔離觀察，在外觀、觀念上有使1般消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於中西藥品等同1或類似之商品，自有首揭法條規定之適用。又系爭商標既應依商標法第37條第12款之規定撤銷其審定，則其是否尚有違同條第7款之規定，即毋庸審究，併予敘明。爰依商標法第49條規定審定如主文。