專利權歸屬 楊智傑老師

專利人之權利 專利申請權 姓名表示權 專利權 創作人創作完成，即享有專利申請權 人格權 84IV得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分 專利權

專利申請權人 第5 條專利申請權，指得依本法申請專利之權利。 專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或 其受讓人或繼承人。 若事後沒有申請到專利，則專利申請權、姓名表示權視為自始不存在 數人各別完成相同發明，各享有專利申請權和姓名表示權，但最後只會有一人取得專利，其他人則喪失

讓與、繼承與設質 第6條專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。 專利申請權，不得為質權之標的。 以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利 權。 第59 條發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非 經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

職務上發明（受雇） 第7  條受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬 於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。 適當之報酬，只薪水以外，另外給予獎勵 前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所 完成之發明、新型或新式樣。 依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者， 發明人或創作人享有姓名表示權。

受雇人非職務上之發明 第8條受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權 屬於受雇人。 但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。 性質為法定授權、非專屬授權 受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如 有必要並應告知創作之過程。 雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不 得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。

受雇人發明專利權之保障 第 9 條前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式 樣之權益者，無效。 第 10條雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者， 得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認 有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

考古題 張三任職於大華化學股份有限公司研發部門，主要從事廚房清潔劑新產品的研發。張三個人對皮膚保養品很感興趣，常利用下班時間留在實驗室研究皮膚保養品。某日，張三終於研發出一項新穎且效果相當好的保養品。張三擬申請專利，此時，專利申請權暨專利權究竟屬張三或大華化學股份有限公司所有？就該保養品之申准專利，張三與大華化學股份有限公司各有何權利義務？請說明之。（97年專利師）

考古題 某甲受僱於乙公司擔任研發部總經理，甲於任職之初與乙簽訂工作契約中，約定甲於任職期間所有發明之權益應歸乙所有，甲於乙公司任職期間，利用公餘時間發明A技術並取得專利權，但甲完成該發明時並未通知乙。今乙公司主張該A技術專利權屬於該公司所有，請分析乙公司之主張是否有理？（30分）（100年警察法制人員）

考古題 甲擔任 A 科技研發公司之執行董事，於任職期間以「充電電池之全接觸式極耳構造」、「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經 經濟部智慧財產局分別核准公告上述二項專利，請從專利法相關規定分析，上述二項專利權應歸屬甲或 A 公司所有。（35 分）（101年智慧財產行政）

公司之執行董事，是否屬於專利法第7條的受雇人？ 1.狹義解釋 依公司法規定，董事和公司之間是委任關係，經理人和公司之間也屬於委任關係，其餘職員和公司才是僱傭關係。因此，如果「受雇人」包括委任關係之受任人在內，則經理人也是受雇人，亦應有其適用。如依文義解釋，第7條第1項似限於民法僱傭契約，如此就不包括經理人與董事。

2.廣義解釋 但有學者認為，應採取廣義解釋，即「受雇人」包括僱傭關係之受雇人與委任關係之受託人，故公司的總經理、副總經理的發明，亦適用第7條第1項。至於董事長或董事的發明，是否屬於第7條第1項之職務上發明？實務上有些董事也兼任公司經理人的職務，尤其是執行董事

出資聘人 第7  條III 一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方 契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明 、新型或新式樣。

姓名表示權 專利法第7條第4項：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」

考古題 甲公司出資委請乙公司代為開發某項技術，乙公司將該研發工作交給內部員工丙進行。如果甲乙丙之間均未就權利之歸屬有所約定，丙研發完成後，誰可取得專利申請權？誰可取得姓名表示權？請分析說明之。（89年專利商標審查人員二等）

例題6 甲任職於乙公司從事研發工作，於研發時程進行到一半時，甲即離職，不久甲加入丙公司亦擔任研發工作。嗣後乙公司發現丙公司申請取得一專利，其技術內容有一半是乙公司原先之研發成果。經查是甲離職後將其於乙公司未完成之研發帶至丙公司繼續進行並完成。甲對此坦承不諱，惟辯稱乙公司並未與其有競業禁止之約定，是以其所為並不違法。而丙公司則表示事先並不知情，並於得知上情後立即將甲解職，以維持公司聲譽。試問乙公司對甲與丙可分別為如何之主張，以維護其權益？（93年檢事官）

共有人 專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請（第12條第1項）。專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄 (第13條第1項)。專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人（第2項）。專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人（第3項）。

政府補助、出資之研究之智財權歸屬 國有財產法第2條第1項規定：「國家依據法律規定，或基於權利行使，或由於預算支出或由於接受捐贈所取得之財產，為國有財產。」 該法第7條：「國有財產收益及處分，依預算程序為之；其收入應解國庫。」

政府資助之研究 美國1980拜杜法 科學技術基本法第六條 科學技術基本法第六條   政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。 前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。

政府介入權 針對受資助者行使專利時未能妥適授權時，政府的「介入權」（march-in rights）。 大學雖然保有研發成果專利，但資助機構事後可以因為其授權不當，而選擇強制介入，調整其授權內容。 但資助機構採用介入權是有條件的，35 U.S.C. § 203規定：「受資助者在適當的合理期間內，未能採取有效的措施以達到該創新的實際應用或使用…」或者強制授權是「其他聯邦法律規定的保護公共健康、安全需要或公共使用」所必要者

教育部長吳茂昆在美國設公司申請大陸專利爭議 部長是不是發明人？ 申請權人是師恩沛公司還是東華大學？ 可否先自行申請專利，再通知東華大學？ 國立大學到大陸申請專利的困難 臺灣利用PCT（專利合作條約）的限制

誰才是專利發明人 以美國和臺灣判決，研究學生與老師兼爭搶專利權，討論誰才是專利發明人 對發明之構思之完成有貢獻者。該貢獻不能「微不足道」 結果：在指導教授所提出之觀念下，學生若只是執行實驗，或只是將指導教授已完成之發明構思，付諸實施（實際作出來），不是共同發明人。 填寫實驗記錄簿非常重要

美國專利法第116條(a) 1984年美國修正專利法，增加美國專利法第116條(a)規定：「當一發明為兩人或兩人以上共同完成，除本法令有規定外，他們應共同提出專利申請，並個別進行宣誓。即便存在下述情況，發明人亦可共同提出申請： (1)他們未在同一地點或同一時間一起工作， (2)每個人貢獻的方式與程度不同， (3)並非每個人都對專利的所有請求項都有貢獻。

構思（conception） 法院定義為「發明人腦中形成一完成（complete）且可運作發明的明確、永久（definite and permanent）之概念。 」但並不需要每一個共同發明人在腦中都形成此種概念，而是全體共同發明人一起滿足此一概念即可 。但所構思之發明，必須包含所申請專利之發明標的的所有特徵

「付諸實施」（reduction to practice）

實質貢獻？ 「在質上非不重要」（not insignificant in quality）

有某種程度的合作（collaboration）或連結（connection）

貢獻不重要 （一）執行實驗：Stern v. Trs. of Columbia Univ.案 （二）協助製作產品原型：Acromed v. Danek案 （三）建議研發目標：Garrett Corp. v. United States案 （四）貢獻眾所周知觀念：Nartron Corp. v. Schukra案 （五）解釋現行技術狀態：Hess v. Advanced Cardiovascular Systems案

美國錯列發明人之更正與後果 專利無效 並非意圖欺騙，可請求更正 侵權被告取得漏列發明人授權，可免於侵權

臺灣專利無效事由 專利法第71條：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：…三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。（第1項）以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。（第2項）」 從此一條文可知，發明人並非真正發明人時，專利不會被舉發撤銷或無效，只有在專利權人非申請權人，或未由全體申請權人共同申請時，專利才會無效。

臺灣專利法不重視發明人、重視申請人 臺灣專利法並不著重正確列名發明人，專利法舉發撤銷事由中，只強調錯誤將非專利申請權人，可作為專利無效事由，但錯列發明人並非專利無效事由。 因為錯列發明人沒有嚴重後果，實務上某些中小企業也不在乎，而傾向把老闆自己名字列為唯一發明人。

職務上發明（受雇） 第7  條受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬 於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。 前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所 完成之發明、新型或新式樣。 第8條受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權 屬於受雇人。 但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。

中國職務發明 中國專利法第6條 　　執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。  　　非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。 

東華大學「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理要點」 第2點：「(一)發明人因職務或運用本校資源所產生之研發成果，除了另訂有契約之外，其智慧財產權歸屬本校所有。…(三)研發成果歸屬本校所有之智慧財產權，應以「國立東華大學」為專利申請人。」 只要是「職務或運用本校資源所產生之研發成果」，權利歸屬學校，「應」以「國立東華大學」為專利申請人。

大學教授的研發是否為職務？ 甲為乙大學之教授，聘任期間完成一項研發成果，甲自行申請專利，並取得專利權。事後，乙大學發現，認為此屬於僱傭關係期間所完成之職務上發明，專利申請權及專利權應歸屬於乙大學。 甲教授認為，大學教授之工作雖然包括教學、研究、服務，但不代表其所完成的所有研究，都是屬於「職務上發明」。

吳茂昆部長說可以自己先申請專利再報備學校 吳茂昆部長公開聲明中說：「…而根據「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」的規定，發明人是可以在專利申請通過前、後，向學校的專技審議會申請。」是否大學老師真的可以自行先申請專利，不用向學校報備或取得學校同意？

專技委員會審議 東華大學研發成果要點第6點規定：「六、專利申請程式 (一)發明人須填具「國立東華大學研發成果專利申請表」及「國立東華大學研發成果揭露書」，送專技委員會審議。(二)經專技委員會審議通過補助者，由委員會決議專利權之申請國別與相關費用之分攤。(三)經專技委員會審議未通過補助者，發明人得自行辦理專利權申請。」

可自己先以東華大學名義申請 第7點：「七、專利申請費用之分攤。經專技委員會審議通過補助者，……(二)經專技委員會審議未通過補助者，或未經專技委員會審議徑以「國立東華大學」名義申請專利者，費用由發明人自行負擔。發明人獲得專利後，可再申請專技委員會審議追認費用，分攤比例依第七條第一款規定辦理。」

以國立大學為名在大陸申請的困難 在中國知識產權局，以「國立大學」為名，確實不會被接受。過去台灣大學、台北科技大學、雲林科技大學在大陸申請專利時，並不會寫「國立」二字，以避免受到阻礙。 部分台灣的國立大學與大陸高校有名稱重疊者，包括東華大學、交通大學、清華大學，若不願意掛上「國立」二字，也不願意掛上「台灣」二字，確實就不方便以學校為名義在大陸知識產權局提出專利申請。

專利申請權約定轉讓及事後事宜 專利申請權可以轉讓，但必須以契約約定清楚相關權利義務。此時，學校應該與該老師簽訂契約書，一方面約定將專利申請權轉讓給該老師，二方面約定老師申請到專利後，專利權需轉讓或專屬授權回原大學。這樣會是比較妥當而周全的作法。 倘若吳茂昆部長等師生，在思考申請大陸專利時，以「國立東華大學」為名申請會有困難，仍應該主動與學校研發處報備，簽署「專利申請權轉讓與相關事宜」等類似契約，將專利申請權由吳茂昆等師生進行申請，申請到專利後轉讓或專屬授權回東華大學。

未經東華大學同意直接開公司申請 吳茂昆部長在決定到美國申請PCT專利程序、申請美國專利、大陸專利時，均沒有事先知會東華大學校方，反而自己在美國與台灣成立公司，以公司名義申請專利。此點，東華大學有權利主張，相關研發成果的專利申請權受侵害，要求與吳茂昆師生等人，簽署和解契約，補簽「專利申請權轉讓與後續事宜」等契約。

利用專利合作條約（PCT）申請各國專利 吳茂昆部長的聲明似乎是，因為想透過PCT（專利合作條約）申請，而台灣並非會員國，所以成立美國公司，才能使用PCT的國際階段（international phase）提出專利申請，進而再進入到各國的國家階段（national stage）申請，包括向大陸申請專利。 但實際上師沛恩生技公司是在2015年9月2日在美國提出PCT國際階段申請，並於同一天於大陸申請大陸專利。 師沛恩生技公司向大陸申請專利，並非使用PCT程序。如果在大陸申請專利沒有要使用PCT程序，則將專利申請權由美國公司提出申請，似乎沒有基礎。