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标准必要专利许可与竞争秩序 ——以禁令积极与RAND声明关系为例
赵 启 杉 中国社会科学院法学研究所博士后
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对技术标准中专利纠纷的关注 “专利和标准应用的个案，有时甚至会惊动一些国家的最高层出面交涉。” ——国际电信联盟副秘书长赵厚麟。
“过去标准化被认为是工程师们所关心的技术问题，然而在今天，人们对标准对于商业的战略重要性有了更好的认识。与公司的知识产权战略一样，有些公司建立了战略性标准化策略，将其作为商业模式的一部分和企业战略。” ——2008年《WIPO标准与专利研究报告》
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对技术标准中专利纠纷的关注 近期动态： 1.在世界各国法院标准专利侵权诉讼不断
2.各标准化组织的高度关注，积极推进其专利政策的修订：ITU、ETSI 3.世界各国反垄断执法机构的高度关注 热点问题： （1）给予标准必要专利禁令救济的可能性 （2）合理许可费的计算 （3）非歧视的许可条件……
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专利侵权禁令救济与RAND许可声明 关系的争议
学术界的争议： Mark A. Lemely，Carl Shapiro：Patent Holdup and Royalty Stacking Damien Geradin, Reverse Hold-ups: The (Often Ignored)Risks Faced by Innovators in Standardized Areas. 争议焦点：专利劫持 vs. 专利反劫持 禁令救济成为RAND许可谈判中谈判双方的重要筹码，是否能够获得禁令救济成为确定谈判双方地位的重要因素。
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专利侵权禁令救济与RAND许可声明 关系的争议
成员加入 SSO 成员 RAND 许可声明 SEPs许可谈判 寻求禁令救济/以寻求禁令救济相威胁 竞争法的关注 专利侵权诉讼 颁发或者不颁发禁令
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专利侵权禁令救济与RAND许可声明 关系的争议
两个层面：对 已经做出RAND许可声明的SEPs专利权人寻求禁令救济的权利是否要给予限制/法院就RAND许可声明所覆盖的SEPs专利颁布禁令的条件有哪些？ 三方讨论: 标准化组织 法院和反垄断执法机构
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可关系的纠纷案例分析
一、美国有关典型判例 （一）ITC判例： ITC排除令颁布条件： 1.是否已经构成专利侵权； 2.进口专利侵权产品是否会对美国国内产业产生不利影响；3.是否存在阻碍排除令颁布的豁免情形存在。 ITC排除令豁免考虑因素：考虑排除令对公共健康和福利、美国经济竞争条件、在美国生产同类或直接竞争产品生产情况和对美国消费者福利的影响
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
典型案例：（1）摩托罗拉移动公司诉苹果公司337调查案 ITC就RAND与排除令关系的8个问题公开征求意见 FTC给出了两点建议：第一，建议ITC在专利权人已经给予了符合RAND许可原则的要约且当事人已经以诚信方式就侵权赔偿或禁令救济进行调解之后才考虑给予禁令救济；第二，如果专利权人拒绝提供合理的要约或者拒绝接受潜在被许可人提出的合理要约，则ITC应该拒绝其禁令救济请求。 OUII则认为：“FTC的建议会将委员会置于就许可费是否合理问题对私人企业间的商业谈判活动进行裁判的角色，而有时标准化组织都不愿充当这种角色” 2013年4月ITC最终裁决苹果并未侵犯摩托罗拉近距离传感器专利。
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
典型案例（2）：苹果诉三星337调查案 2013年6 月，ITC裁定 Apple 侵犯 Samsung “传输格式组合标识符” （TFCI ) 专利技术， Apple 相关智能手机及平板计算机包括 iPhone 3 、 iPhone 3S 、 iPhone 4 、 iPad 2 及 iPad 3G 判裁定限制进口，禁止有关机种于境内发售。 2013年8月3日，美国贸易代表迈克尔.佛罗曼（Michael Froman）写信ITC主席欧文.威廉姆森（Irving A. Williamson），否决了该案颁布的排除令，理由是该排除令未充分考察相关公共利益。
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
“I would like to underscore that in any future cases involving SEPs that are subject to voluntary FRAND commitments, the Commission should be certain to (1) to examine thoroughly and carefully on its own initiative the public interest issues presented both at the outset of its proceeding and when determining whether a particular remedy is in the public interest and (2) seek proactively to have the parties develop a comprehensive factual record related to these issues in the proceedings before the Administrative Law Judge and during the formal remedy phase of the investigation before the Commission, including information on the standards essential nature of the patent at issue if contested by the patent holder and the presence or absence of patent hold-up or reverse hold-up.”
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
2. 美国地方法院判例：Apple Inc. v. Motorola, Inc.（ ) 波斯纳法官： ““在禁令威胁下发生的许可费谈判过多的支持了专利权人，构成了与RAND承诺的紧张关系。尽管有RAND承诺，高昂的转移成本以及禁令的威胁使专利权人获得了不合理的许可条件，而这不仅因为其发明的价值，也因为标准实施者被标准锁定。如果禁令针对的专利只是一个复杂多部件产品的一个小部分，专利技术价值和对创新奖励间的不平衡变得尤为强烈。从这些角度而言，禁令的威胁让RAND原则下标准必要专利拥有者认识到许可费反应的是专利劫持的价值，而非专利自身的价值。” .
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
再次强调eBay案确定的永久禁令救济四原则： （1）证明其有不可弥补的损害；（2）金钱赔偿的不足，（3）救济措施应当保证平衡考虑了各方的困难（4）同时不会对公众造成危害。 “通过承诺按照FRAND条款许可其专利，摩托罗拉承诺将’898专利许可给愿意支付FRAND许可费的任何人，而因此含蓄地表明：许可使用该专利以获取许可费已是适当的补偿。” ——波斯纳 类似观点： Judge Robart：Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.
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小结一 美国法下： 与RAND有关ITC排除令颁布将会更多考察排除令对竞争的影响，并着力考察有无专利劫持和专利反劫持现象出现。
与RAND有关的法院禁令：坚持衡平法原则，坚持e-Bay案确定的四个标准进行审查，但是RAND许可声明的存在使得证明“不可弥补的损害”和“金钱赔偿的不足”条件很难达到。 最新变化：CAFC ：Apple,Inc. vs. Motorola,Inc and Motoroal Mobility,Inc.
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有关专利侵权禁令救济与RAND许可 关系的纠纷案例分析
（二）欧洲判例： 德国法院典型判例： （1）橙皮书案(2009) 被告申请强制许可抗辩的限制性条件： （I）被告提出无条件的、真实的、合理的和易于被接受的要约;(II)被告预期履行其合同相关义务 （2）摩托罗拉公司诉苹果公司案（2011） 卡尔斯鲁地区高等法院裁定苹果公司必须在许可协议中加入“不挑战专利有效性”条款才可以申请强制许可抗辩 （3）华为诉中兴案（2013） 杜塞尔多夫地区法院请求欧洲法院就与RAND许可侵权救济有关的5个问题进行解答
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小结 二 1.德国法下，停止侵害是专利侵权诉讼中的首要救济方式，法院在认定侵权事实成立后一般都会判决被告“停止侵害”，其法律效力类似于（但不完全等同于）永久禁令。此时被告则可以选择提起强制许可抗辩，主张专利权人存在滥用市场支配地位行为，从而阻却停止侵害判决。 年、2012年两个摩托罗拉诉苹果公司案，在有关RAND许可的强制许可抗辩问题上沿“橙皮书案”标准，并进一步提高 3.2013年华为诉中兴案后可能会有所变化
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我国法院对专利侵权禁令救济与RAND许可关系的关注
法律依据： 针对临时禁令： 《专利法》第66条和2001年最高人民法院颁布的《关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》 针对：停止侵权 2009年最高人民法院发布了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》
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我国法院对专利侵权禁令救济与RAND许可关系的关注
2013年10月深圳中院：华为诉IDC案 在双方还处于谈判阶段时，在被告（IDC）方自身在缔约阶段违背公平、合理、无歧视义务的情况下，被告方向美国特拉华州地方法院和美国国际贸易委员会对原告提出必要专利的禁令之诉，要求禁止原告使用其必要专利，由于原告在于被告的谈判中一直处于善意状态，被告在美国提起诉讼的目的，在于逼迫原告接受过高的专利交易条件，必要专利权人不能禁止善意的谈判对方使用其必要专利，被告的行为属于滥用市场支配地位的行为。
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我国法院对专利侵权禁令救济与RAND许可关系的关注
2014年7月31日最高法院《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）： 第二十七条 非强制性国家、行业或者地方标准明示所涉专利的信息，被诉侵权人以其实施该标准而无需专利权人许可为由主张不构成专利侵权的，人民法院一般不予支持。但是，专利权人违反公平、合理、无歧视的原则，就标准所涉专利的实施许可条件恶意与被诉侵权人协商，被诉侵权人据此主张不停止实施行为的，人民法院一般应予支持。
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小结三 我国目前尚欠缺就禁令救济与RAND许可声明关系进行深入分析的案例，这一问题仅在深圳中院判决的华为诉IDC案中被一笔带过。
标准必要专利是否能够获得禁令救济的问题已经引起了最高法院的关注，所以在其相关司法解释征求意见稿中专门就这一问题进行了讨论。 目前面临的难题是：如何与我国专利法整个禁令制度的设计进行协调。
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
反垄断执法机构的三个担忧： 1.在禁令和禁止进口的威胁下所发生的许可权谈判将有利于专利持有人，而与RAND承诺产生冲突。 2.通过威胁使用禁令，这些持有专利的公司同样可以要求他们的商业伙伴在正常情况下无法获得许可。 3.担心被排除在市场，企业可能会被迫与竞争对手分享有价值的发明专利或支付过多的特许权使用费，然后转嫁到消费者身上。
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
1.欧盟委员会： （1）摩托罗拉移动公司的反垄断调查案（2013年5月6日初步意见，2014年4月29日最终裁定） 基本案情： 摩托罗拉移动公司拥有ETSI颁布的GPRS标准所涵盖的必要专利，并按照ETSI的专利政策规定承诺将基于FRAND条款对相关的必要专利进行许可。虽然苹果公司已经宣布愿意接受德国法院基于FRAND原则判决的专利费率，摩托罗拉移动公司仍然向德国法院提出颁发永久禁令的请求。
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
EC基本观点： “在双边谈判未获成果的情况下潜在被许可人愿意接受第三方决定的FRAND费率是一个明确迹象，足以表明该潜在被许可人有意愿基于FRAND原则获得许可，这已经使得标准必要专利持有人获得足够报酬，因此再寻求或执行禁令不再是正当的 ……（而且）专利被许可人对标准必要专利有效性、必要性和侵权性提出调整是符合公共利益的。”
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
（2）三星公司反垄断调查案与三星标准必要专利禁令救济法律限制声明 2014年4月29日，三星公司向EC承诺在未来五年内不在欧盟地区针对任何接受其智能手机和平板电脑相关标准必要专利许可框架的公司寻求禁令救济。 三星公司提出的标准必要专利许可框架是：（1）双方进行为期12个月的谈判；（2）如果双方未达成协议，则由任一方选择的法院或双方选择的仲裁机构确定RAND条款。
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
三星承诺书的意义： 1.首次为善意的标准必要专利许可谈判人提供了“避风港”。 2.EC的反垄断执法措施开始转向对RAND谈判流程的引导 3.对标准化组织专利政策明晰禁令问题可能产生影响和推动
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
2.美国: （1）DOJ和USPTO《标准必要专利权利人基于FRAND原则下获取救济的政策声明》（联合发布）（2013年1月） （2）FTC《第三方联邦贸易委员会关于公共利益的陈述》 （3）FTC与谷歌公司关于标准与禁令关系的协议书
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各国反垄断执法机构对禁令与RAND许可声明关系的关注
3.中国 商务部：2014年4月9日附条件批准微软与诺基亚并购案 工商总局：2014年6月 《工商行政管理机关禁止滥用知识产权 排除、限制竞争行为的规定》（征求意见稿）第十三条
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小结三 反垄断执法机构基于对竞争的保护，对标准必要专利权人寻求禁令救济的行为也给予了高度的关注。欧盟和美国反垄断执法机构对这个问题保持了比较谨慎的态度，坚持以个案处理的原则。我国反垄断执法机构在近期也做出的探索性的尝试。
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关于禁令问题在标准化组织内部的探讨 问题1:RAND许可声明是否意味着专利权人对禁令救济权的放弃？
问题2：专利权人申请适用禁令救济的条件是什么？ 观点A：保持现有规则，不做特殊规定 观点B：在许可谈判过程中不可申请禁令救济——以法院判决或者第三方仲裁作为前提条件 问题3：SSOs能够在禁令问题做些什么？又应该做些什么？
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结论：可能的解决途径 目标：维护市场竞争秩序、尽力推动RAND许可谈判、为标准化营造公平竞争的市场环境
第一层面：SSOs专利政策的细化规定 申请禁令的条件：被许可人拒绝谈判、被许可人恶意拖延谈判、被许可人拒绝接受法院/仲裁机构的判决/裁定 第二层面：竞争执法机构提供RAND许可谈判流程模版——免除反垄断审查 第三层面：法院颁布禁令救济的条件控制 对专利劫持与反劫持问题的同时考察，禁令救济限于被许可人恶意拖延许可谈判 目标：维护市场竞争秩序、尽力推动RAND许可谈判、为标准化营造公平竞争的市场环境
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