「侵害行為所得之利益」之 法律定位、功能與適用 評最高法院97年度台上字第227號判決 「侵害行為所得之利益」之 法律定位、功能與適用 評最高法院97年度台上字第227號判決 報告人：黃銘傑 教授

報告大綱 事實概要 判決理由 判決評析

事實概要 「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」新型專利。專利權人X 1.A製造之PU發泡成型機涉及侵害該專利。 2.Y自A處購買該機器，並使用於生產浪板成品。 X主張該機器侵害本案專利，而Y「使用」機器之行為屬於對其專利權之侵害。

事實概要 X於他案中請求Y停止使用系爭機器從事生產，並取得勝訴判決

事實概要 一審法院：判決X勝訴。Y不服，上訴二審。 二審法院：判決Y勝訴。X不服，上訴三審。 ★二審判決理由論及專利法§85Ⅰ(二)之適用要件：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。X並未製造系爭專利之機器販售，亦未授權他人製、售系爭專利權之機器，當不致因A製、售系爭機器予Y而受有任何專利權之損害，其既無損害，自無賠償可言。」

事實概要 ★續：「至專利法§84、§85Ⅰ之規定，亦以有『發明專利權受侵害』致專利權人受有損害為前提要件，同法§85Ⅱ亦僅係針對如何計算損害數額而已，仍須專利權人受有損害時始得適用，茍專利權人實際並無損害，仍不得據此請求賠償。」 ★續：「且專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。故就A製、售系爭機器予Y使用，縱有侵害系爭專利權，亦不能依Y事後使用系爭機器所生產之浪板產品銷售額，憑以認定係違反專利法所直接造成之損害而作為請求損害賠償之依據。

事實概要 最高法院：逕以「X未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因A製、售系爭機器予Y而受有任何專利權之損害，X不能請求損害賠償……」發回更審（第一次）。 95年度智上更(一)字第1號判決：X勝訴。 ★判決理由中論及Y因侵害行為所得利益之認定： 「鑑定結果認定，上訴人Y使用系爭機器生產浪板，其每月停產扣除成本後之損失即每月所得利益為132萬元……侵害人因侵害行為所得之利益為3,300萬元。」

上訴理由 Y上訴主張1：「X自承僅製造機器供自己使用，未曾實際製造、銷售，當不致因A製、售系爭機器予伊而受有損害，既無損害，自無賠償可言。」

判決理由 本案判決發回更審之理由：「X既係依修正前專利法§89Ⅰ(二)規定，作為計算其損害之依據，故於Y不能就其成本或必要費用舉證時，自應以A仿造系爭專利權所製造售予上訴人Y生產之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認使用系爭機器之全部收入所得若干？徒以第一審囑託國立中興大學就Y於侵害系爭專利權期間，使用系爭機器生產浪板，所為鑑定每月停產扣除成本後之損失報告，計算上訴人連帶賠償之金額，即有未合。」

判決評析 Y所主張者：無損害即無賠償、專利法§58(二)前段之計算不應以非侵權產品銷售所得作為侵害行為(利用)之所得利益。 §85(二)前段：總利益說 §85(二)後段：總銷售額說 　(減輕專利權人舉證責任) 最高法院卻要求原審應基於同款後段進行「調查審認」，導致未來Y將必須於更審程序中就其為本案侵權行為所支出之成本及必要費用加以舉證，否則將以其全部收入之總銷售額計算本案賠償額。

判決評析大要 專利法§85Ⅰ(二)之法律定位與規範功能 專利法§85Ⅰ(二)前段與後段二者之適用關係 Y銷售系爭產品之行為，是否構成對系爭專利權的侵害。 依據專利法第85條第1項第2款請求損害賠償，於此將衍生出有關該款適用時之主觀要件、損害舉證之要否、何種成本及必要費用可以扣除及其扣除方式、依據上開條款為請求時可否同時依據同條第3項請求三倍以下之倍數賠償額等問題

歷來判決回顧 依專利法§85Ⅰ(二)請求賠償時，是否得同時依據第3項請求倍數賠償？最高法院97年度台上字第1081號判決，持肯定見解 「所得利益」之認定： 最高法院97年度台上字第892號判決：依專利法§85Ⅰ(二)前段總利益說請求時，若無法確切舉證其所得利益，得以侵權人稅捐申報資料及同業一般利潤標準計算之。唯台灣高等法院台中分院96年度智上第7號判決不採之。 96年度台上字第435號判決：與本案幾近相同

歷來判決回顧 認定§85Ⅰ(二)係以侵權人已有實際銷售侵權商品並獲得利益為前提：96年度台上字第435號判決：「依此項規定計算其損害，既以侵害人因侵害行為所得之利益為準，自以侵害人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。」 肯定專利權侵害行為之損害賠償訴訟應回歸一般侵權行為訴訟原則，原告應就其損害發生及其與行為間之因果關係負舉證責任：89年度台上字第1754號判決。

§85Ⅰ(二)之法律性質 專利法之民事救濟規範架構 1.第84條賦予專利權人損害賠償及侵害停止（預防）請求權。 2.第85條第1項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害‧‧‧」立法者有意將同條項第二款定位於整體損害賠償制度內。 若著重於剝奪侵權人因侵害行為所得利益，而非填補專利權人所受損害，則上開條款法律性質似近於民法§177Ⅱ2之準無因管理；惟上開條款規定並非單獨請求權規範基礎，而係含括於同法第84條之侵權行為損害賠償整體規範中。

§85Ⅰ(二)之法律性質 日本學者對於該國發明專利法中相當於我國專利法第85條第1項第2款規定之見解：「銷售量之多寡，並非單僅取決於專利權一事，而係因各種不同要素綜合互動而成。雖然經驗法則如此教示……則以侵權人所得利益推定為專利權人之損害額者，或許原非立法者本意，但亦非不可認定，專利法實有意創設出與通常的侵權行為損害賠償制度不同之賠償制度。」

§85Ⅰ(二)之規範功能 民法第177條第2項準無因管理之立法理由：「請求之範圍卻不及於管理人因管理行為所獲致之利益；如此不啻承認管理人得保有不法管理所得之利益，顯與正義有違……使不法管理所生之利益仍歸諸本人享有，必能除去經濟上之誘因而減少不法管理之發生」 藉由剝奪所得利益，將可對不法行為的發生，產生抑制、遏阻之效用。

§85Ⅰ(二)之規範功能 規範功能： 1.不當利得之剝奪 侵權人因侵害行為受有利益，必須將其所得利益盡數吐出，否則如同獎勵侵害行為 　侵權人因侵害行為受有利益，必須將其所得利益盡數吐出，否則如同獎勵侵害行為 2.侵權行為之遏止 　因智財權之無體公共財特性而致侵權行為易生，僅依靠損害填補功能以為規範理念，無法有效預防、遏止專利權侵害行為

§85Ⅰ(二)前段與後段間之適用關係 專利權人之舉證責任： 1.專利權人依前段請求：其須證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額（淨利） 2.專利權人依後段請求：專利權人僅需證明銷售之全部收入（毛利）即足。 專利權人主張後段(總銷售額)時，侵權人得舉證成本及必要費用而扣除，唯其他因素(本身努力、經營能力等)並不與之，原則上較前段(總利益說)於適用上有利於專利權人(視實務態度而定。

§85Ⅰ(二)前段與後段間之適用關係 於計算損害額時，§85Ⅰ(一) 本文、§85Ⅰ(一) 但書、 §85Ⅰ(二) 前段、§85Ⅰ(一) 後半等四種計算方式，係由專利權人選擇其一主張之。 於本案中之差異： 1.依 §85Ⅰ(二) 前段：賠償額3千3百萬元 2.依 §85Ⅰ(二) 前段：毛利為3億3千萬元，扣除侵權人舉證之成本及必要費用。

§85Ⅰ(二)前段與後段間之適用關係 判決理由：「X既係依修正前專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，故於Y不能就其成本或必要費用舉證時，自應以A仿造系爭專利權所製造售予上訴人Y生產之物品全部收入之所得利益為憑。」 最高法院似認為專利法第85條第1項第2款前、後段僅為一種統一採行總銷售額說的計算方法，而非為總利益說及總銷售額說二種不同計算方式。 將專利法§85Ⅰ(二)解釋為僅總銷售額說一種計算方法之見解，非最高法院之定論。 法律見解的不統一，充滿不確定性。

銷售非專利物品是否構成侵權行為 專利法§106Ⅰ：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」 專利法§56Ⅱ方法發明：「販賣……該方法直接製成物品之權」 兩相比較，可知販賣方法發明直接製成物品之權利內容，乃是方法發明專利權人特別享有之權利，物品專利權利人無與之。

銷售非專利物品與專利法85Ⅰ(二)之適用 X是否得以Y「使用」系爭機器之侵權行為，主張以使用行為結果所生之商品的銷售所得為損賠額？ 專利法§85Ⅰ(二) 文義解釋：「以銷售該項物品全部收入為所得利益」，對照§56Ⅰ「該物品」，當指擁有專利權之物品，而非其本身不具專利權但係由具專利權的機器所製成之物品。 本案判決「原審未遑調查審認使用系爭機器之全部收入所得若干」似有將系爭機器之使用行為等同於系爭產品之銷售行為，其因此而肯定X得基於現行專利法第85條第1項第2款請求損害賠償之見解，不無商榷餘地。

銷售非專利物品與專利法85Ⅰ(二)之適用 採取限縮解釋，認為僅限於銷售具專利權物品之收入，則X於本案中似應主張專利法§85Ⅰ(一)：X原本享有之系爭產品交易機會，因Y侵權利用行為製成商品進入市場而受到不當剝奪，其因此所受損害與「就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」相當。 依§85Ⅰ(一)計算損害賠償額之彈性化： 系爭專利強勢而使得欲製造產品非使用系爭專利不可時：侵權行為實施前後之差額將因此拉大。 系爭產品亦可藉由其他技術或機器生產時：侵權行為實施前後之差額不致於過大；侵權人毋庸將其全部所得全部賠償給專利權人，令其「不當得利」。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 「損害」證明之要否 Y主張：「既無損害，自無賠償可言……被上訴人以修正前專利法§89Ⅰ(二)規定請求賠償，但該條款係針對計算損害數額之規定，如專利權人無損害，仍無該條之適用。」似可認本案法院並不認為專利權人須先證明其損害，方得主張適用上開條款規定。 唯如此見解與89年台上字第1754號判決相左：「按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法§82Ⅰ（現行法§89Ⅰ)計算損害額之特別規定而異。」

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 兩種觀點： 專利法上損害賠償規範僅具有損害填補之功能：則專利權人未能證明損害時，理當駁回其訴。 著眼於專利法§85Ⅰ(二) 剝奪不當利得及預防、遏止侵權行為發生等規範功能：則適用亦當跳脫傳統損害賠償規範之思維窠臼，不須要求專利權人必須於證明其確有損害後，始得依據本款請求損害賠償。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 專利權人依專利法第§85Ⅰ(二)計算損害之原因： 可聚焦於侵權人所得利益，不須公開獲利能力或實際獲利率等企業內部機密。 專利權人本身獲利能力相對較弱，但侵權人之獲利能力強，將可取得更高賠償金額 自己並未實施系爭專利（如再發明），故而亦難謂因他人之實施而受有損害，從而無法依據同條項第1款、特別是其但書規定，請求賠償。 上述1、3之情形，若強制要求專利權人必須先行舉證損害，方得請求賠償，實違背常理。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 外國立法例： 美國法：著重於預防、遏止功能，故而對於專利權人本身損害之舉證，並不特別要求，而將其重心置於侵權人所得利益的計算上。 德國法：未要求權利人必須證明其損害，方能依據類似規定請求損害賠償。 我國學界：尚未清楚表明其見解，惟論者於類似該當條款之公平交易法第32條第2項的闡釋上，亦主張毋庸舉證損害。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 故意vs.過失 民法§117Ⅱ準無因管理係以「明知」為前提；則法律性質相近之專利法§85Ⅰ(二)規定，似亦應作相同解釋。 唯§85Ⅰ(二)並未言明主觀要件，從而解釋上不論是故意或過失之侵權行為，皆適用該款規定。 德國實務肯定過失行為之適用，惟其學界批判。 從預防與遏止侵權行為之角度，過失行為適用該當規定，並無法有效防止、遏阻侵權行為之發生，從而應將其適用限定於故意侵權行為為宜。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 故意vs.過失 解釋論：參考美國法制實務運作經驗並針對該款規定實際之規範功能，而將之限定於故意侵權行為。 立法論： 修法直接限定其應適用於故意侵權行為 賦予法院得裁量酌減依據各種計算方法所算出之賠償金額。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 倍數懲罰性賠償之同時適用 專利法§85Ⅲ：「基於同條第1項請求賠償時，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定三倍以下之倍數賠償金額。」 為預防、遏阻侵權行為之發生，並以高額賠償金為經濟誘因。 則專利法第§85Ⅰ(二)與§85Ⅲ同時適用之情形，似有疊床架屋之嫌。

專利法§85Ⅰ(二)適用上之其他問題 97年度台上字第1081號判決肯定得以同時適用。 美國商標法限定其倍數懲罰性賠償之適用，係以具體損害（actual damage）為基礎，而不及於侵權行為所得利益。 同時適用二者將可能造成賠償金額過高，為達成預防、遏止之規範功能，卻課以侵權人過份嚴苛之賠償責任，有違反比例原則之虞。 即便專利法§85Ⅲ以故意為其適用前提要件，唯因故意侵權而必須負擔鉅額損害賠償，仍有比例原則上的疑慮。